TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de agosto de 2016 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente: VISTOS 640-1P-2015 interpretación Prejudicial Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 2014-00025 Marcas involucradas BLACK OUT (mixta) y OREO (mixta) Hugo Ramiro Gómez Apac El Oficio 3991 del 1 de diciembre de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Literales a) y h) del Artículo 136 y del Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00025, y;
El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A. 1.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: Demandante Demandado: Panadería San Jorge S.A.: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2.1. 2.2. 2.3. Tercero interesado: Intercontinental Great Brands (antes Kraft Global Brands LLC) Hechos relevantes: El 28 de marzo de 2012, Panadería San Jorge S.A. (en adelante, San Jorge) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia el registro de la marca BLACK OUT (mixta) en la Clase 30 la Clasificación Internacional de Niza?.
Intercontinental Great Brands (en adelante, Kraft) formuló oposición fundamentándose en la supuesta similitud y confundibilidad entre el signo solicitado y el conjunto de marcas OREO inscritas con Certificados 164092, 294869 y 294987. Asi, alegó que el signo se encontraría incurso en los Literales a) y h) del Artículo 136 y en el Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Certificado 164092 Certificado 294869 Certificado 294987 San Jorge absolvió el traslado de la oposición manifestando que no puede existir riesgo de confusión entre los signos en conflicto, dado que el signo solicitado posee elementos diferenciadores respecto de las marcas opositoras. Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo. 2 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.
Mediante Resolución 58950 del 28 de septiembre de 2012, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC decidió declarar fundada la oposición y, por consiguiente, denegó el registro de ta marca BLACK OUT (mixta), bajo las siguientes consideraciones: a) Los signos confrontados son susceptibles de crear confusión, por lo que el signo solicitado se encuentra incurso en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b) La marca OREO es notoria para la industria de los bizcochos, paneciilos, galletas de sal y galletas de dulces, para el periodo comprendido entre el año 2004 hasta principios del 2012. c) El signo solicitado se encuentra incurso en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. d) El signo solicitado no se encuentra incurso en el Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
San Jorge interpuso recurso de apelación contra la Resolución 58950 del 28 de septiembre de 2012. Mediante Resolución 46907 de 12 de agosto de 2013, el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial de la SIC confirmó la decisión contenida en la Resolución 58950. Dicha instancia consideró lo siguiente: a) El signo solicitado emplea la misma disposición central y perpendicular del elemento denominativo, la disposición particular de una galleta de color negro con crema blanca en su interior ubicada en la parte derecha, utilizando así una similar disposición de los elementos que componen al conjunto marcario. b) El signo solicitado se encuentra incurso en los Literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
San Jorge presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado. La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante Auto del 11 de junio de 2014, en el cual ordenó notificar a la SIC y Kraft, este último como tercero interesado. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. Argumentos de la demandante San Jorge: Las Resoluciones demandadas vulnerarían los Literales a) y h) del Artículo 136 y el Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
No es cierto que exista similitud entre las expresiones OREO y BLACK OUT, por lo que la SIC no debió de haber negado el registro del signo solicitado. Entre los signos en conflicto existen diferencias, tales como el hecho de que en ambas etiquetas el elemento predominante es la parte nominativa OREO y BLACK OUT, y que la figura de la galleta tiene características particulares, entre otros aspectos.
Los signos en conflicto comparten únicamente el color azul, lo cual no sería suficiente para determinar similitud dado que los colores no son susceptibles de apropiación de forma exclusiva por un tercero. Resulta común encontrar en los supermercados y almacenes, empaques de galletas de color azul, por tanto, no se podría afirmar que el signo BLACK OUT está limitando los tonos azules y blancos de su etiqueta, ya que existirían diversas marcas que distinguen galletas que utilizan los tonos azules y blancos en sus empaques.
Es titular en Perú de las marcas BLACK OUT (mixta) que distinguen productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuenta con derecho de propiedad industrial sobre la marca BLACK OUT (mixta) desde hace 10 años y nunca ha existido ningún tipo de confusión fonética o gráfica por parte de los consumidores. Asimismo, Kraft tiene registrado en Perú sus marcas OREO (mixtas), con lo cual se demostraría la coexistencia de los signos confrontados en el Perú, sin que se genere ningún tipo de confusión fonética o gráfica por parte del consumidor.
Así, si no ha existido en el Perú ningún tipo de confusión entre las marcas BLACK OUT y OREO en la Clase 30 de la Clasificación internacional de Niza, lugar en el cual se comercializan los productos, no lo habrá tampoco entre los signos confrontados en Colombia, toda vez que existe entre estos una coexistencia pacífica de varios años. El signo solicitado BLACK OUT no es una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción de la marca registrada OREO, y tampoco podría causar riesgo de confusión respecto a la marca OREO, por lo que no resulta aplicable el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 7 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7.
Argumentos de la contestación de SIC: La SIC no contestó la demanda ni remitió los antecedentes administrativos, tal como consta en el informe de la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, del 22 de septiembre de 2014. Argumentos del tercero interesado, Kfrat: La SIC aplicó correctamente la normativa comunitaria al denegar el registro de la marca BLACK OUT (mixta), con fundamento en la marca mixta previamente registrada y notoriamente conocida OREO.
San Jorge no justificó ni demostró la supuesta indebida o falta de aplicación de la norma comunitaria. San Jorge se limitó a comparar los elementos denominativos de las marcas mixtas, lo cual desdibuja la naturaleza misma de estas. Existe una reproducción total de los elementos gráficos y combinación de colores de las marcas mixtas en conflicto.
La marca mixta OREO de la sociedad Intercontinental Great Brands (antes Kraft Global Brands LLC) es notoriamente conocida. Permitir la coexistencia de ambos productos en el mercado que pertenecen a la misma clase o a clases relacionadas generaría riesgo de confusión y/o asociación al consumidor. Respecto a la coexistencia de las marcas mixtas en conflicto en Perú, debe tenerse presente el carácter territorial de los derechos de propiedad industrial.
NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Literales a) y h) del Artículo 136 y del Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de fos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(.) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus 5 1.1. 2.
No procede la interpretación prejudicial del Artículo 150 de la norma antes citada? por no corresponder a la materia controvertida en el presente caso. 3. Porlo tanto, sólo procede la interpretación de los Literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre marcas mixtas. La marca notoriamente conocida. Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones. Pon ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado BLACK OUT (mixto) y la marca OREO (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o fa dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
(y "Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegaloria del registro de la marca mediante resolución.” Al respecto, si bien la Corte consultante ha solicitado la interpretación del Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la revisión de los hechos materia del presente caso se advierte que la demandante ha pretendido basar su demanda únicamente en los supuestos normativos contemplados en los Literales a) y h) del Artículo 136 de la referida Decisión. En tal sentido, este Tribunal considera que no corresponde la interpretación prejudicial del articulo antes mencionado. 6 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos O servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.* a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.
En ese sentido, se deberá verificar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser? a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Sl Ibidem. 1.4. 1.5. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:* a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Ibidem.
E 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Comparación entre marcas mixtas Como la controversia radica en la confusión entre el signo solicitado BLACK OUT (mixto) y la marca OREO (mixta), es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en ta mente del consumidor.
Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.” Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.
En este tipo de signos se pueden distinguir tres elementos!: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. - Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro?.
Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se debe tomar en cuenta lo siguiente?” Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las siguientes reglas:* () Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener 10 341 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016.
Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 161-IP-2015 de fecha 27 de octubre de 2015. Ibídem. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472A1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 9 en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
(ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. (iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.5.
Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras!?, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:*3 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. pa Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. iS Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.
Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial**, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, tomando en cuenta la disposición y combinación de los elementos tanto fonéticos, gráficos y cromáticos.
La marca notoriamente conocida En el presente caso, la demandante alegó que su marca OREO (mixta) es notoriamente conocida, por lo que el registro del signo solicitado vulnera el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; en ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el supuesto contenido en dicha norma, cuyo tenor es el siguiente: 14 Ibidem. 11 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.
“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero oO con sus productos O servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.
El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.
Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella!*, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad.
De conformidad con lo establecido en el Literal a) del Artículo 229 de la Decisión 486, no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.
En efecto, el Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 dispone que no Ibídem. 12 3.7. 3.8. 3.9. se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro. 'é La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición." El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.
En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado**, Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.*? 3.10.
En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Artículo 136 y los Literales a), b), y c) del Artículo 226 de la 16 17 13 19 De modo referencial, ver Proceso 17-IP-2014 de fecha 1 de octubre de 2014, pp. 22-23.
Ibídem. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina." "Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su ulilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; €) la duración, amplilud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, )_ la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 13 Decisión 486.
Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario:? a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo N siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”. 2 Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.?? d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la 20 Ibidem. E MONTEAGUDO, Montiano. La Protección de la Marca Renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p. 283. De modo referencial, ver Proceso 66-1P-2015, p. 19. G. 14 AN reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.? 3.11.
En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad. La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc. 2 3.12.
Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 3.13. En tal virtud, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor. 3.14.De lo expuesto, se advierte que corresponde establecer si la marca 4.1.
OREO (mixta) es notoria o no y desde qué momento, tomando en cuenta los medios probatorios presentados y los criterios de análisis citados. Asimismo, para la protección de la marca notoria se debe probar alguno de los riesgos en el mercado. Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones La demandante San Jorge argumentó que su marca registrada BLACK OUT (mixta) se encuentran coexistiendo en Perú con la marca OREO (mixta) de Intercontinental Great Brands LLC (antes Kfrat), sin que se genere ningún tipo de confusión fonética o gráfica por parte del consumidor, lo que significaría que no exista tampoco riesgo de confusión entre los signos confrontados en Colombia.
En tal sentido, resulta pertinente abordar el tema de la independencia y autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones. 23 24 Ibídem. De modo referencial, ver Proceso 151-1P-2014 de fecha 2 de enero de 2015. 15 3 4.2. 4.3. 44. 4.5. 4.6. 4.7. Respecto a la autonomía que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capitulo ll de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas macionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. En relación al primer tema, si bien las oficinas competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar los pronunciamientos de las mismas*, En este sentido, el principio de independencia de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes.
En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los países miembros”. De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los países miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro”.
Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento. 25 26 27 28 De modo referencial, ver Proceso 69-1P-2015 de 21 de agosto de 2015, p. 10.
Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 71-1P-2007 de 15 de agosto de 2007, p. 9. Ibidem. 16 4.8. 4.9. En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas observaciones.
En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado”. Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares”, 4.10.
No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites 4.11. a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”. En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros países miembros de la Comunidad Andina; o, coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros países miembros.
Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero si puede ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 29 De modo referencial, ver Proceso 69-1P-2015 de 21 de agosto de 2015, p. 11 Ibidem. Ibídem. Ibidem. 17 4.12.Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar integramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2014-00025, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en ei último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. MI. Y, MN y Cecilia Luisa AMS Quinteros Martha Ruéda Merchán MAGISTRADA Hernán caca cama il Hugo Ramiro Gómez Apac ISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Hernán us argía Brito DENTE SECRETARIO 18 Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19