RS ya TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 1 de septiembre de 2016 Proceso: 411-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 05867-2013-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Signos E / YE Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 5867-2013-0/5taSECA-CSJLI, recibido el 21 de agosto de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 05867-2013-0- 1801-JR-CA-286; y, El auto de 25 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: BORA CREATIONS S.L. ———_— ——— 2.1. 2.2. 2.3. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI -— REPÚBLICA DEL PERÚ. Hechos Relevantes: El 13 de octubre de 2010, BORA CREATIONS S.L., solicitó el registro como marca del signo mixto E?, para amparar los siguientes productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: “Jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares”.

(Expediente Administrativo 435097-2010/DSD). = El 13 de noviembre de 2010, EBEL INTERNATIONAL LIMITED formuló oposición sobre la base de su marca mixta E ESIKA (Certificado 84559), para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. El 26 de octubre de 2011, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI mediante la Resolución 2724-2011/CSD-INDECOPI, declaró infundada la oposición y denegó de oficio el registro solicitado.

Argumentó que el signo solicitado es confundible con la marca mixta YE? (Certificado 139424), registrada a favor de la sociedad ALFA PARF GROUP S.p.A. (en adelante ALFA), para amparar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza? (Expediente administrativo 342529-2008). 2 “( ) la representación de la letra 'e' presenta trazos característicos y está contenida dentro de una figura circular de fondo oscuro”, fl. 50.

Con trazos peculiares y característicos. Asi mismo, está conformada por una figura circular de fondo oscuro que incluye la letra “y” y debajo la letra “e”. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos, preparaciones para el cuidado del cuerpo, el cuero cabelludo y el cabello. 17 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1.

El 23 de noviembre de 2012, BORA CREATIONS S.L. presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. El 17 de abril de 2013, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI mediante la Resolución 1277-2013/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución impugnada. BORA CREATIONS S.L. interpuso demanda contenciosa administrativa contra el anterior acto administrativo.

El 22 de enero de 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas del INDECOPI de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete declaró infundada la demanda. El 2 de febrero de 2015, BORA CREATIONS S.L. presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. El 21 de agosto de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de República del Perú, mediante Oficio 5867-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ, — solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la Demanda presentados por BORA CREATIONS S.L.: Manifiesta que los signos en conflicto no son confundibles entre sí en los aspectos gráfico, fonético y semántico. indica que existen registradas a favor de distintos titulares marcas que incluyen la letra “e”. Por lo tanto, la autoridad nacional está desconociendo sus propios precedentes.

Adiciona que los signos en conflicto coexisten en Colombia sin ningún inconveniente. Por lo tanto, la negativa del registro solicitado se convierte en una barrera de acceso al mercado. Señala que la especificidad de los productos de la Clase 3 hace que el consumidor sea cauto o prevenido a la hora de escogerlos. Argumentos de la Contestación presentada por el INDECOPI: Indica que los signos en conflicto son confundibles entre si.

No influye en nada que existan otros signos dentro de la Clase 3 que empleen la (A p p 4.2. 4.3. 5.1. 6. 6.1. letra “e”, puesto que en el caso sub examine la presencia de la vocal “e” en minúscula en ambos signos, genera riesgo de confusión. Precisa que existen diversas marcas que contienen en su conformación la letra “e" la cual es de uso frecuente para la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y que aquello no es determinante para el posible el registro de signos que contengan esta letra.

Complementa que el elemento relevante del signo solicitado es el gráfico, además que la letra "y" dentro del signo mixto YE no elimina el riesgo de confusión. Sentencia de primera instancia: El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de INDECOPI de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete de 22 de enero de 2015, declaró infundada la demanda argumentando que:

VIGÉSIMO QUINTO: Desde el aspecto fonético, ( ) se colige que los signos confrontados suscitan diferentes impresiones fonéticas, conforme lo señala el demandante. No obstante, ello no implica que la confusión no se pueda dar en otros planos ( ).

TRIGÉSIMO: El demandante ha argumentado que a nivel semántico, el consumidor peruano no podrá confundir los dos signos porque tienen distintos significados; ( ) Sobre el particular, hay que señalar que dicho argumento resulta incorrecto; puesto que en el caso concreto las marcas en cotejo no son palabras, sino letras, y como tales, no tienen significado lexical; por tanto no es posible realizar una comparación desde el plano semántico o conceptual de ellas.

TRIGÉSIMO TERCERO: En tal sentido, de conformidad con el criterio adoptado por el referido Tribunal y con la normativa andina vigente, la decisión de la autoridad administrativa colombiana de registrar la marca solicitada no vincula a las autoridades de este país para otorgar el registro solicitado, debiendo anotarse además que se desconoce el razonamiento seguido en Colombia y las particularidades del caso colombiano. En el caso que nos ocupa, se ha advertido que la coexistencia de las marcas confrontadas generaría riesgo de confusión en el público consumidor debido a la semejanza gráfica que presentan los signos y a la identidad de los productos, todo lo cual constituye motivos suficientes, razonables y coherentes para denegar el registro solicitado.

Recurso de apelación interpuesto por BORA CREATIONS S.L.: Reiteró los argumentos expuestos en la demanda. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 del literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente, de igual manera el Tribunal al referirse en esta providencia al análisis de registrabilidad de los signos compuestos por elementos de uso común, en razón de discutirse este aspecto dentro del proceso, habrá de referirse también a la causal de irregistrabilidad prevista en el literal g) del artículo 1351.

De otra parte, la Corte Consultante formuló las siguientes preguntas: *1. De conformidad con lo establecido en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486: ¿Cómo debe efectuarse el análisis de confundibilidad entre dos signos que distinguen productos similares? ¿El grado de atención del consumidor medio es un criterio determinante para el análisis de confundibilidad de dos signos en disputa? 2.

De conformidad con la Decisión 486: ¿Si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro de la Comunidad Andina, esto significa que se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países Miembros?”. Igualmente, las mismas le serán atendidas. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. El consumidor medio y su nivel de atención en los productos de la Clase 3. Comparación entre signos mixtos. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por elementos de uso común. El signo mixto cuyo elemento denominativo es una letra.

El principio de territorialidad. La autonomía de la oficina de registro de marcas. El examen de registrabilidad. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- ( ) “Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”;

( ) Articulo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

( Y. 1.1. 1.2.

1.3. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. El consumidor medio y su nivel de atención en los productos de la Clase 3 Como en el proceso interno se discute si signo mixto E es confundible con la marca mixta YE, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinas, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, ( )”.

El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico? o semejante? a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013; y 114-1P-2013 del 29 de agosto de 2013.

Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

Ss 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.

En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. La Corte Consultante realizó la siguiente pregunta: De conformidad con lo establecido en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486: ¿Cómo debe efectuarse el análisis de confundibilidad entre dos signos que distinguen productos similares? Si los signos en conflicto amparan productos diferentes, se deberá determinar si estos tienen conexión competitiva y, sobre esta base, se procederá a establecer la posibilidad de error en el público consumidor (riesgo de confusión y/o de asociación).? Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorias O subcategorias disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines", la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.

El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.? En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.? Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el 0 1.9. 1.10. 1.11 Si los signos en conflicto coinciden en algunos de los productos amparados, no hay necesidad de analizar la conexión competitiva.

En estos casos se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.9.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.9.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.9.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.9.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Asimismo es de tener en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerado los productos o servicios que se identifican con las marcas, en este caso los productos amparados con los signos mixtos E y YE, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas tiene adoptadas este Tribunal.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas generales para el cotejo entre signos distintivos?: precio de un producto origina una mayor demanda en el otro?. Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-1P-2009. <> 1.11.1. 1.11.2. 1.11.3. 1.114. En principio, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

Como quiera que el caso particular se refiere a la comparación entre signos mixtos, se deben aplicar las reglas específicas determinadas en el acápite 2 de la presente providencia. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Para la mencionada comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general y, en consecuencia, para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

En relación con lo anterior, la Corte Consultante realizó la siguiente pregunta: ¿El grado de atención del consumidor medio es un criterio determinante para el análisis de confundibilidad de dos signos en disputa? El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 3, es importante que se establezca el 2.1. 2.2. 2.3. nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de articulos cosméticos, de limpieza, etc. Comparación entre signos mixtos Como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos E y YE, debe tenerse en cuenta al compararlos que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico.

El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas*? para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habria riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento gráfico es el preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. - Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la 10 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-1P-2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P- 2014. 10 A: contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.'' En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3.

Si por el contrario el elemento denominativo es el preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: 2.3.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.3.2.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.3.3.5.

Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 2.4. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos mixtos E y YE para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por BORA CREATIONS S.L. conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollarán a continuación en esta providencia. 3“ Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 de 27 de octubre de 2015, 11 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

Análisis de registrabilidad de signos compuestos por elementos de uso común. El signo mixto cuyo elemento denominativo es una letra. Como se argumentó en el proceso interno que existen registradas a favor de distintivos titulares marcas que incluyen la letra “e”, el Tribunal abordará este tema siguiendo su línea jurisprudencial al respecto!? y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina.

El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, letras, expresiones o partículas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

De ahí que el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohiba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.

Si bien la norma trascrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, esta prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los elementos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar a representar una designación común. Sin embargo, es posible que palabras, letras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otros elementos, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.

En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de Entre otras, en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2006 dentro del Proceso 151-IP-2006; Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2010 dentro del Proceso 22-Ip-2010, Interpretación Prejudicial del 20 de mayo de 2015 del Proceso 184-1P- 2014 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-IP-2015.

W f 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. donde su marca podria considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras, letras o partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. No obstante, si la exclusión de los componentes de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto.

Para el caso particular merece especial importancia referirnos a los signos mixtos cuya parte denominativa es una letra, ya que en el evento de que dicha letra sea considerada de uso común, el signo en su conjunto podría ser considerado como distintivo si los elementos gráficos son de tal potencia que impacten en la mente del consumidor de manera tal que la letra quede en un segundo plano. Cuando la estilización sea tal que las letras sean secundarias en la apreciación global de la marca, el carácter distintivo de la misma será mucho mayor.

Mientras más aleatoria y atípica sea la forma de graficar las letras, existen más probabilidades de que sea considerada prima facie como distintiva. De igual manera, un borde llamativo e inusual puede ayudar a revestir la marca de carácter distintivo. Para finalizar el tema comprendido en este punto, los elementos de uso común en una clase determinada pueden no ser así en otra.

Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es de tener en cuenta que hay productos y servicios con estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando dicha situación se podría establecer si el estatus de uso común en una clase, afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo cual hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios intimamente relacionados. 3.10.De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, se deberá determinar si la letra E es de uso común en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y «seguidamente realizar la comparación excluyendo los elementos de uso común que se hubiere llegado a determinar, considerando, de ser pertinente, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo 3.6. 13 4.1. 4.2.

El principio de territorialidad. La autonomía de la oficina de registro de marcas. El examen de registrabilidad. Como la demandante argumentó que la Autoridad Nacional está desconociendo sus propios precedentes, el Tribunal se referirá al tema, reiterando lo que ha sostenido sobre el particular en múltiples asuntost. El examen de registrabilidad que realiza la entidad competente reúne las siguientes caracteristicas: 4.2.1.

Es autónomo: sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relación con las emitidas por la propia oficina. Significa esto que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas no tengan límites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus funciones, sino que tiene la obligación al hacer el análisis de registrabilidad, de estudiar cada caso en particular, considerando todas sus caracteristicas y teniendo en cuenta las pruebas que obren en el respectivo trámite, y desde luego las Normas Comunitarias aplicables.

Por lo mismo, el límite de sus actuaciones está dado por el Derecho Comunitario, en concordancia con las garantías procesales consagradas en las respectivas legislaciones de los Países a través de las acciones judiciales correspondientes para conocer de la legalidad de los actos administrativos que en el desarrollo de su función emitan. 4.2.2.

Es de oficio: se debe realizar aunque no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 4.2.3. Es integral: Se debe hacer un examen total del signo solicitado para registro, lo cual implica analizar si incurre en las causales Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, expedida dentro del proceso 03-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, en el proceso 167-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 17-IP-2013. 14 AS de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los artículos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4.2.4.

Es motivado: debe ser plasmado en la Resolución que concede 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional debe fundamentarlo y no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia la resolución respectiva, que finalmente es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.

La Corte Consultante realizó la siguiente pregunta en relación con el análisis de registrabilidad: ¿De conformidad con la Decisión 486: ¿si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro de la Comunidad Andina, esto significa que se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países Miembros? No, si se ha obtenido el registro de marca en un país miembro no se extiende dicha concesión a los otros paises miembros.

Los derechos de propiedad industrial se protegen bajo el principio de territorialidad, el cual se puede enunciar de la siguiente manera: los derechos de propiedad industrial concedidos en un pais miembro únicamente tendrán efectos en el territorio de dicho Estado. Significa lo anterior que para adquirir derechos sobre algún bien intelectual en el marco del derecho de propiedad industrial comunitario andino, se deberán seguir los procedimientos de concesión o registro, según sea el caso, en cada uno de los países miembros y bajo exámenes autónomos, de oficio, integrales y motivados.

No obstante lo anterior, la normativa comunitaria ha consagrado algunas excepciones como la protección a la marca notoriamente conocida y la oposición andina, que operarán bajo los requisitos y condiciones determinados en la normativa comunitaria y la jurisprudencia del Tribunal Comunitario. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 05867-2013-0-1801-JR- CA-26, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 15 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal., Ñ / / Mé Cecilia LASA yHóñ € Quinteros MAGISTRADA Hugo Rami Ó Apac MAGISTRADO De acuerdo ] del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la icial el Presidente y el Secretario. aruta ECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16