TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de agosto de 2016 Proceso: 128-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00370 Referencia: Marcas involucradas AMERICAN GENERICS (denominativa) y AMÉRICA (denominativa) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 0696 del 1 de marzo de 2016, recibido vía correo electrónico el 11 de marzo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00370; y, El Auto del 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 41. Partes en el Proceso Interno: Demandante: American Generic S.A. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado: Laboratorios América S.A. Hechos relevantes: El 9 de agosto de 2002, American Generics S.A. (en adelante, American) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia, el registro de la marca AMERICAN GENERICS (denominativa) para distinguir servicios de comercialización, distribución, exportación, importación, mercadeo y toda otra actividad relacionada en cuanto a productos farmacéuticos, medicamentos y alimentos de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza (Expediente 02-69449).
El 7 de mayo de 2003, Laboratorios América S.A. (en adelante, Laboratorios) formulé oposición contra la solicitud de registro de la marca AMERICAN GENERICS (denominativa), alegando riesgo de confusión con su marca previamente registrada AMERICA (denominativa) que distingue productos de la Clase 51 y servicios de la Clase 40? de Clasificación Internacional de Niza.
Por Resolución 23732 del 24 de septiembre de 2004?, la Dirección de Signos Distintivos (antes División de Signos Distintivos) de la SIC declaró infundada la oposición, y concedió el registro de la marca AMERICAN GENERICS (denominativa) a favor de American. Laboratorios interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la Resolución 23732*.
Por Resolución 5035 del 28 de febrero de 2006*, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución 23732. Tuvo en cuenta que la solicitante American ya era titular de marca denominativa AMERICA GENERICS que De la revisión de documentación que obra en el expediente, así como de la revisión en línea de ta página de consulta de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia no se ha podido verificar qué productos distingue dicha marca.
En: http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ConsultaEnLinea/2013/RegistroSignos.php?zaqwscersderwerrtey r=pol%F 1mkjuiutdrsesdfrcdfds8.qwx=HtSOsLc2L2gbWRinZ6ZmQ Transformación mecánica o quimica de sustancias inorgánicas u orgánicas. Se ha verificado que la referida resolución no obra en el expediente. No se ha podido verificar la fecha de presentación de dicho recurso.
Cabe precisar que en el Considerando Primero de dicha resolución se señaló que en la Resolución 23732 del 24 de septiembre de 2004, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC consideró que el signo solicitado no se encontraba incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los Literales a), b) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486, 2 = Sp 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. distinguen productos de la Clase 5 y que guardan relación con los servicios de la Clase 35 que pretende distinguir en el presente caso.
Por Resolución 12522 del 4 de marzo de 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación interpuesto revocando la Resolución 5035. Tuvo en consideración la decisión adoptada por el Consejo de Estado mediante Sentencia del 21 de febrero de 2008, en el Expediente 99/16364, en la cual declaró la nulidad del registro de la marca AMERICAN GENERICS que distinguia productos de la Clase 5 por considerarla confundible con la marca AMÉRICA registrada también en la referida clase.
Indicó que los servicios de la Clase 35 que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran referidos a productos de la Clase 5 que distingue la marca base de la oposición. American presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado a fin de que se declare nula la Resolución 12522. Mediante Auto del 15 de diciembre de 2010, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda.
Mediante Auto del 30 de septiembre de 2013, ta Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda de American: La SIC fundamentó su decisión en un proceso distinto al presente caso, relacionado a la marca AMERICAN GENERICS para la Clase 5, mientras que el presente caso está referido a servicios de la Clase 35. La marca AMÉRICA, base de la oposición, ha coexistido con su marca AMERICAN GENERICS (denominativa) por más de 5 años, lo que demuestra que al momento de emitir la resolución que denegó el registro de AMERICAN GENERICS (denominativa), no existía riesgo de confusión del público consumidor con la marca registrada AMÉRICA (denominativa).
La explotación de la marca AMERICAN GENERICS (denominativa) se ha hecho de manera pública y habitual al amparo del nombre comercial reconocido por la SIC mediante Resolución 18001 del 30 de mayo de 2001. 3.4. 3.5. 3.6. 4.2. 4.3. 4.4. La marca solicitada pretende distinguir servicios de la Clase 35 y la marca objeto de oposición se encuentra inscrita en la Clase 5, por lo que resulta evidente que un producto jamás se va a confundir con un servicio.
Si bien mediante Sentencia del 21 de febrero de 2008, el Consejo de Estado anuló la resolución que concedía el registro de la marca AMERICAN GENERICS para productos de la Clase 5, por considerar que dicha marca era confundible con la marca AMÉRICA inscrita en la misma clase a favor de Laboratorios, se debe tener en cuenta que las decisiones judiciales recaen sobre hechos particulares y concretos, y no pueden extenderse a casos distintos.
En el presente caso, se encuentran circunstancias de hecho completamente diferentes a las analizadas en el proceso de nulidad antes mencionado, por lo tanto, lo decidido en otro proceso no puede ser vinculante para denegar el registro de la marca AMERICAN GENERICS (denominativa) en la Clase 35. La marca registrada AMÉRICA (denominativa) debe considerarse como una marca débil, en tanto que ya existen registradas un gran número de marcas que contienen las expresiones AMÉRICA, AMERICAN o AMER en distintas clases de la Clasificación Internacional de Niza.
Argumentos de la contestación de la SIC:. Los signos confrontados son similares, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. Los signos en conflicto AMÉRICA (denominativo) y AMERICAN GENERICS (denominativo) presentan semejanzas fométicas y ortográficas, en atención a que ambos signos están compuestos por un solo vocablo “AMERICA”.
A pesar de que los signos en controversia protegen productos y servicios en distintas clases, estos pertenecen a un mismo grupo de productos y servicios, es decir, medicamentos farmacéuticos, situación que genera confusión entre los consumidores. Existe conexión competitiva entre los productos farmacéuticos de la Clase 5 y los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que amparan los signos en conflicto.
Argumentos de la contestación del tercero interesado, Laboratorios: En el expediente no obra contestación del tercero interesado. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!. Sin embargo, no procede la interpretación solicitada por no ser materia de controversia aquello que puede constituir una marca.
Este Tribunal considera pertinente interpretar de oficio el Literal a) del Artículo 136 y el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, por ser materia de controversia el riesgo de confusión con una marca previamente registrada, así como si la marca constituye un signo débil. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. Comparación entre una marca denominativa compuesta y una marca denominativa simple. Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marca débil. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea aplo para distinguir productos a servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro O registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(J7 “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; (JP 5 1.1. 1.2. Conexión competitiva entre las Clases 5 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
Análisis de registrabilidad de signos posiblemente confundibles con marcas farmacéuticas. Solicitud de marca previamente registrada como nombre comercial. Coexistencia de hecho de marcas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas En vista de que en el proceso interno se discute si la marca AMERICAN GENERICS (denominativa) y la marca AMÉRICA (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..)" Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.* a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 6 1.3 1.4 b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
En tal sentido, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:* a) b) a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: *? a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es 10 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en Proceso 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. Ibidem. e 15 2.1. 2.2. procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. En consecuencia, teniendo en cuenta las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre una marca denominativa compuesta y una marca denominativa simple Como la controversia radica en la confusión entre las marcas denominativas AMERICAN GENERICS y AMÉRICA, es necesario que se proceda a compararlas teniendo en cuenta que están conformadas únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.** Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.*? De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en Proceso 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. ibídem. 2.3. 2.4. 2.5.
Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado o concepto, con o sin el acompañamiento de un gráfico.*? En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas, se debe identificar cuál de las denominaciones prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, y debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:!* a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en ta distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: '* a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. 14 15 Ibídem. Ibidem. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en Proceso 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 9 2.6. 3.1. 3.2. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre las marcas denominativas AMERICAN GENERICS y AMÉRICA. Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marca débil En el presente caso se alegó que la marca denominativa AMÉRICA debe considerarse como una marca débil, en tanto que ya existen registradas un gran número de marcas que contienen las expresiones AMÉRICA, AMERICAN o AMER en distintas clases de la Clasificación Internacional de Niza.
El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: 10 Y 3.3. 3.4. 3.5. 4,1. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) g) consistan exclusivamente O se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
(.)J” Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. ** No obstante, si la exclusión de esta clase de expresiones llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto.!” En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflicto en la clases correspondientes de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo precedente.
Conexión competitiva entre las Clase 5 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza En el presente proceso se discute si existe o no conexión competitiva entre los servicios de la Clase 35 que pretende distinguir el signo solicitado AMERICAN GENERICS y los productos de la Clase 5 que Y De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 93-1P-2015 de fecha 27 de mayo de 2015, p. 6.
De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 327-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, p. 12. 11 4.2. 4.3. 4.4. distingue la marca registrada AMÉRICA. En ese sentido, resulta necesario analizar dicho tema. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486.
Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. *? Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. w Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Regístro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 12 b) d) La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de complementariedad de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.
Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.
De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. 13 Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 4.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro. 5.
Análisis de registrabilidad de signos posiblemente confundibles con marcas farmacéuticas 5.1. La marca AMERICAN GENERICS (denominativa) ha sido solicitada a registro para distinguir servicios de comercialización, distribución, exportación, importación, mercadeo y toda otra actividad relacionada en cuanto a productos farmacéuticos, medicamentos y alimentos de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
La marca AMERICA (denominativa), registrada a favor de la opositora, distingue productos de la Clase 5 y servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, es pertinente abordar el análisis de registrabilidad de signos posiblemente confundibles con marcas farmacéuticas. A 5.2. Una vez establecida la conexión competitiva de los productos que A amparan los signos en conflicto, el estudio merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de riesgo de confusión entre los consumidores.
En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. 5.3. El Tribunal ha abordado el tema del análisis de registrabilidad de las marcas que amparan productos farmacéuticos, lo que es perfectamente aplicable en el presente asunto:? “Lo que se trata de proteger evitando la confusión es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.
Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros E) Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 25-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, 14 x 5.4. 5.5.
Países sobre la cultura “curativa personal, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.
Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de tumo.
Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas”. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de riesgo de confusión al adquirir dichos productos.
El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. De conformidad con lo anterior y de resultar cierta la conexión competitiva, la corte consultante debe determinar la registrabilidad del signo AMERICAN GENERICS (denominativo), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que 15 or, 6.1. 6.2. 71. 7.3. podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.
Solicitud de marca previamente registrada como nombre comercial En el presente caso se alegó que la explotación de la marca solicitada AMERICAN GENERICS (denominativa) se ha hecho de manera pública y habitual al amparo del nombre comercial reconocido por la SIC mediante Resolución 18001 del 30 de mayo de 2001. Al respecto, este Tribunal ha señalado que si bien la normativa comunitaria otorga protección al nombre comercial en relación con el registro de marcas idénticas o similares, esto no le da el derecho inexorable a su titular para registrarlo como marca.
El titular de un nombre comercial debe someterse al análisis de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario, en el cual intervienen muchos factores y lo convierten en un análisis complejo y autónomo; en este proceso se deben analizar factores como la confusión o riesgo de asociación del signo que se pretende registrar como marca, la notoriedad del signo a registrar, la distintividad intrinseca del signo, el uso en el mercado del nombre comercial, entre muchos otros.** Coexistencia de hecho de marcas En el presente caso se ha señalado que la marca AMÉRICA, base de la oposición, ha coexistido con la marca AMERICAN GENERICS (denominativa) por más de 5 años, lo que demuestra que al momento de emitir la resolución que denegó el registro de la AMERICAN GENERICS (denominativa), no existía riesgo de confusión del público consumidor con la marca denominativa AMÉRICA.
El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. 21 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 156-1P-2012 de fecha 6 de febrero de 2013, p. 17. 16 e 7.4. 7.5. 7.6. 7.7.
Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores.
La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado). En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros) sin que hubiera riesgo de confusión. En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: 7.7.1.
Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. 7.7.2. La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. 7.7.3.
Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios. 7.7.4.
La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. 17 7.7.5. La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2010-00370, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Ha E Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA / Zambrano Hugo Ramiro Gómez Apac Herná el SISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese a la Corte consuitante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18