TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 05 de septiembre de 2016 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS 171-1P-2016 Interpretación Prejudicial Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia 116/2015-CA Marcas involucradas COCAKOLLA BOL (mixta) y COCA-COLA (denominativa), COCA- COLA (denominativa), COCA-COLA LIGHT PLUS (denominativa) COCA-COLA C2 (denominativa), COCA COLA ESO ES (denominativa), COCA COLA, LIFE TASTES GOOD (denominativa) COCA-COLA (mixta) COCA-COLA (mixta), COCA-COLA LIGHT (mixta), COCA-COLA ZERO (mixta) COCA COLA CLASSIC (mixta) COCA COLA INTERACTIVE MUSIC (mixta) y COCA COLA EN CURSIVA Y CINTA DINAMICA (mixta) Hugo Ramiro Gómez Apac El Oficio 41/206 del 6 de abril de 2016, recibido el 21 de abril de 2016, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 134, de los Literales a) y b) del Artículo 135 y de los Literales a), f), g) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 116/2015-CA; y, El Auto del 23 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. 2.1. 2.2. Partes en el Proceso Interno: Demandante: THE COCA-COLA COMPANY Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia Tercero Interesado: Organización Social para la Industrialización de la Coca - OSPICOCA Hechos relevantes: El 28 de abril de 2010, la Organización Social para la Iindustrialización de la Coca (en adelante, OSPICOCA) solicitó al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia (en adelante, el SENAPI) el registro de la marca COCAKOLLA BOL (mixta)! para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. ? El 25 de octubre de 2010, THE COCA-COLA COMPANY (en adelante, COCA-COLA) formuló oposición contra el registro del signo solicitado, sobre la base de las marcas COCA-COLA (denominativa), COCA-COLA (denominativa), COCA-COLA LIGHT PLUS (denominativa), COCA-COLA C2 (denominativa), COCA COLA ESO ES (denominativa), COCA COLA, LIFE TASTES GOOD (denominativa), COCA-COLA (mixta) COCA-COLA (mixta), COCA-COLA LIGHT (mixta), COCA-COLA ZERO (mixta), COCA COLA CLASSIC (mixta), COCA COLA INTERACTIVE MUSIC (mixta) y COCA COLA EN CURSIVA Y CINTA DINAMICA (mixta), previamente registradas con Certificados 1164-C, 122666-C, 110778-C, 100216-G, 4395-C, 86369-C, 92868-C, 142327-C, 105502-C, 105465-C, 45427-C, Expediente administrativo SM 1549-2010, Clase 32: cervezas, aguas minerales, gaseosas y bebidas sin alcohol, 2.3. 119708-C y 45441-C, respectivamente, que distinguen productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza?, Asimismo, alegó que la marca COCA-COLA, con Certificado 92868-C, es notoriamente conocida.* Por Resolución Administrativa 306/2013 del 25 de junio de 20135, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI declaró improbada la oposición y concedió el registro de la marca COCAKOLLABOL (mixta)? a favor de OSPICOCA.
Dicha instancia consideró lo siguiente: a) Existen varias marcas con el término COCA registradas a favor de terceros que distinguen productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza”, por lo que dicho término es uno de uso común y débil, excluyéndose del cotejo marcario. b) Los signos en conflicto cuentan con elementos que son fácilmente diferenciables y en el plano conceptual son muy distintos8, por lo que no se genera riesgo de confusión o de asociación. c) El signo solicitado no constituye una copia, transliteración ni imitación de la marca notoriamente conocida COCA-COLA, por lo que no está inmerso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. d) No se probó ni se presentaron indicios de la mala fe alegada por COCA-COLA respecto del registro del signo solicitado.
El 19 de julio de 2013, COCA-COLA interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución 306/2013. Las marcas sustento de la oposición se desprenden del informe de antecedentes consignado en la Resolución 306/2013 del 25 de julio de 2013. Por otro lado, en este punto se ha omitido reproducir las marcas mixtas de COCA-COLA, toda vez que en la Resolución 306/2013 no se han identificado dichas marcas con sus respectivos certificados.
En la Resolución Administrativa 306/2013 se señaló que la marca COCA-COLA fue declarada notoriamente conocida mediante Resolución Administrativa 1142/2011 del 29 de noviembre de 2011, dentro de un proceso de oposición. Se consideró al signo solicitado como una sola palabra (COCAKOLLABOL) con grafia especial. Asimismo, en el cotejo de los signos en conflicto se reprodujo una marca distinta a la solicitada: COCACOLLABOL (mixta).
En el signo solicitado se aprecia la denominación COCAKOLLA y al lado la denominación BOL dentro de un circulo. COCA EVOLUCION, COCAMBA, MAKCOCA y CERVECERIA TROPICAL BOLIVIANA CTB CERVICOCA. Para llegar a esta conclusión, se tomaron los significados de las palabras COCA y COLLA, obtenidos de la página web de la Real Academia de ta Lengua Español, y la descripción de COCA- COLA obtenida en la página web: https://es.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola. 3 Sn 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.
Por Resolución Administrativa DPOP/REV-No. 143/2014 del 13 de junio de 2014, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI rechazó el recurso de revocatoria y confirmó la Resolución 306/2013. El 2 de julio de 2014, COCA-COLA interpuso recurso jerárquico contra la Resolución DPIOP/REV-No. 143/2014. Mediante Resolución Administrativa Jerárquica DGE/OPO/J-No. 339/2014 del 28 de octubre de 2014, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI rechazó el recurso jerárquico interpuesto y confirmó la Resolución DPI/OP/REV-No. 143/2014.
El 18 de mayo de 2015, COCA-COLA interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución Administrativa Jerárquica DGE/OPON- No. 339/2014. 2.10, Mediante Auto del 21 de mayo de 2015, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, admitió la demanda y dispuso correr traslado al SENAPI. 2.11.El 10 de agosto de 2015, el SENAPI contestó la demanda. 2.12.La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia decidió suspender el proceso y solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Asimismo, solicitó responder las siguientes preguntas: - ¿La oposición andina tiene como base fundamental evitar inducir en error o confusión al consumidor? - ¿Qué se entiende por confusión en materia de registro de marcas? - ¿Cuáles son los elementos que deben tomarse en cuenta para evitar confusión en el registro de marcas? - ¿Para evitar confusión debe prevalecer el derecho del titular o el derecho del consumidor? - ¿Qué se entiende por identidad de marca? - ¿Qué se entiende por distintividad? a ¿Qué se entiende por dilución de la marca? - ¿Si no se configuran la similitud y semejanza entre los signos, es posible la coexistencia de las marcas registradas? - ¿Qué se entiende por marcas notorias? - ¿Cómo se acredita una marca notoria? - ¿Cuál es la ponderación entre una marca notoria y una nueva marca? - ¿Qué debe entenderse por actos de competencia desleal? - ¿Qué debe entenderse por indicios razonables de competencia desleal? 4 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. - ¿Causa confusión en el consumidor utilizar una marca fraccionada? - ¿Si el signo COCAKOLLAbol tiene similitud o semejanza ortográfico, fonético e ideológico con el signo COCA COLA? - ¿Puede registrarse un signo o una marca cuando ya existe un registro similar, con el argumento de tratarse de un producto considerado tradicional como es la sagrada hoja de coca? - ¿Puede causar confusión en el consumidor las marcas similares en nombre, sean mixtas o denominativas, aun cuando la elaboración, fabricación y comercialización de productos sean diferentes? - ¿Es posible apropiarse de una palabra tradicional --en este caso, COCA- por una empresa que alega que se trata del derecho a su marca? Argumentos de la demanda de COCA-COLA: La resolución impugnada no ha sido debidamente motivada.
No se ha otorgado una protección especial a la marca notoria y de alto renombre COCA-COLA contra el riesgo de confusión, asociación, dilución y Uso parasitario que supone el registro del signo solicitado, debido a la extrema similitud que guardan los signos en conflicto. El daño económico que se ocasionará a COCA-COLA es muy importante, toda vez que desde hace décadas invierte grandes cantidades de dinero en campañas publicitarias, encontrándose su marca completamente acuñada en la mente del consumidor boliviano. El consumidor no excluirá de las marcas en conflicto el término COCA, el mismo que no evoca el concepto de la hoja de coca.
La marca notoriamente conocida exige un reconocimiento de la totalidad de sus elementos. Las marcas registradas en el SENAPI que contienen el término COCA son diferentes de la marca COCA-COLA. Es titular de una familia de marcas en las que el elemento distintivo predominante y común es precisamente la denominación COCA-COLA. OSPICOCA actuó de mala fe y el registro del signo solicitado pretende consolidar actos de competencia desleal.
Por las razones indicadas, solicitó declarar probada la demanda contencioso administrativa y ordenar al SENAPI denegar la marca solicitada. 4.2 4.3 Argumentos de la contestación del SENAPI: En el cotejo marcario se evidenció la diferencia de los signos en conflicto, generándose la posibilidad de coexistencia pacífica entre estos. La prueba aportada por COCA-COLA solo hace referencia a la notoriedad de la marca COCA-COLA en la República de Venezuela y en la República de Perú, pero no demuestra que OSPICOCA solicitó la marca de mala fe ni para para perpetrar actos de competencia desleal.
Por tanto, solicitó rechazar la demanda y confirmar la Resolución DGE/OPO/J-No. 339/2014. Argumentos de la contestación de OSPICOCA: No consta en el expediente que el tercero interesado haya contestado la de demanda. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 134, de los Literales a) y b) del Artículo 135 y Literales a), f), g) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) tas palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logolipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) tos sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una fonma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolluras; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: aj no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; ( ) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ra consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; 6 Y No procede la interpretación prejudicial de los siguientes artículos: - Del Artículo 134 por no ser materia de controversia aquello puede constituir una marca. - De los Literales a) y b) del Artículo 135, por no ser materia de controversia la irregistrabilidad de un signo que no cumpla con los requisitos establecidos en el primer párrafo del Artículo 134 de la norma antes citada ni la falta de distintividad intrínseca del signo solicitado. - Del Literal f) del Artículo 136 por no ser materia de controversia la irregistrabilidad de un elemento de propiedad industrial distinto de una marca. - — Del Literal g) del Artículo 136 por no ser materia de controversia sí el término KOLLA se encuentra inmerso en las causales de irregistrabilidad de dicho literal.*0 Por tanto, procede la interpretación de los Literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser materia de controversia el riesgo de confusión del signo solicitado con una marca previamente registrada y que ostente el carácter de notoriamente conocida.
De oficio procede la interpretación de los siguientes artículos: - — Del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 4861!, por ser materia de controversia si el término COCA constituye una palabra de uso común. - Del Artículo 137 de la Decisión 4861?, en tanto que COCA-COLA ha manifestado que el signo COCAKOLLA BOL (mixto) ha sido solicitado 10 g) consistan en el nombre de las comunidades indigenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” El SENAPI no argumentó que dicho término fuera el nombre de una etnia indigena, como alega COCA-COLA, ni que se encontrara inmerso en los supuestos del literal en comentario.
Adicionalmente, en la Resolución 339/2014 el SENAPI realizó la evaluación del término COKACOLLABOL, como es analizado el signo solicitado a lo largo del procedimiento, considerándolo como uno de fantasia. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
(..J” de mala fe y con la intención de consolidar actos de competencia desleal. - Del Artículo 150 de la norma antes citada!??, dado que se cuestionó la debida motivación del examen de registrabilidad realizado en el proceso interno. - De los Artículos 224, 228 y 229 de la norma en comentario!*, puesto que se alegó la notoriedad de la marca registrada sustento de la oposición. *2 14 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
J) los aspectos del comercio intemacional; o, k) la existencia y antigúiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pais Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.” 8 SS
1.1. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas y denominativas compuestas. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta.
Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marca débil. Familia de marcas. La marca notoriamente conocida. Actos de competencia desleal en la obtención de un registro de marca. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos. Preguntas formuladas por la Corte consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si la marca solicitada COCAKOLLA BOL (mixta) y las marcas COCA-COLA (denominativa), COCA-COLA — (denominativa) COCA-COLA LIGHT PLUS (denominativa), COCA-COLA C2 (denominativa), COCA COLA ESO ES (denominativa), COCA COLA (denominativa), LIFE TASTES GOOD (denominativa), COCA-COLA (mixta), COCA-COLA (mixta), COCA- COLA LIGHT (mixta), COCA-COLA ZERO (mixta), COCA COLA CLASSIC (mixta), COCA COLA INTERACTIVE MUSIC (mixta) y COCA COLA EN CURSIVA Y CINTA DINAMICA (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos O servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..)J” 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. 9 1.3. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.?** a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:*8 a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 15 16 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 470-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016.
Ibídem. 10 1.4. 1.5. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:?? a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza gue pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas mixtas y denominativas compuestas.
Como un extremo de la controversia radica en la presunta confusión entre la marca solicitada COCAKOLLA BOL (mixta) y las marcas COCA- COLA (denominativa), COCA-COLA (denominativa) COCA-COLA LIGHT PLUS (denominativa), COCA-COLA C2 (denominativa), COCA COLA ESO ES (denominativa) y COCA COLA, LIFE TASTES GOOD (denominativa) es necesario compararlas teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro.
Los elementos denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. Los figurativos, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.1$8 17 Ibidem. 11 2.2. 2.3. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.1? En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,2 salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:?! () Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en Procesos 472-1P-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016. ibidem. Ibídem. Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 12 (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.
Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras”?, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:2 2.5. a) b) d) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.
Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con 23 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. De modo referencial, ver Proceso 12-1P-2014, p.10. De modo referencial, ver Proceso 178-1P-2015, p. 12. 13 3.1. 3.2. el fin de determinar el presunto riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca solicitada COCAKOLLA BOL (mixta) y las marcas COCA-COLA (denominativa) COCA-COLA LIGHT PLUS (denominativa), COCA-COLA C2 (denominativa), COCA COLA ESO ES (denominativa) y COCA COLA, LIFE TASTES GOOD (denominativa).
Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta Como la controversia radica en la posible confusión entre el signo COCAKOLLA BOL (mixta) y las marcas COCA-COLA (mixta), COCA- COLA (mixta), COCA-COLA LIGHT (mixta) COCA-COLA ZERO (mixta), COCA COLA CLASSIC (mixta), COCA COLA INTERACTIVE MUSIC (mixta) y COCA COLA EN CURSIVA Y CINTA DINAMICA (mixta), es necesario compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.
En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, se deberá determinar si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.?.
Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos se pueden distinguir dos elementos: el trazado y el concepto.?5. Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se debe tomar en cuenta lo siguiente?: a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos previamente citada. 24 25 26 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 del 13 de junio de 2016.
Ibídem. Ibidem. 14 b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. c) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,?? salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 3.5.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 4. Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marca débil 4.1. El SENAPI señaló la palabra COCA es de uso común en la Clase 32 de la Clasificación Internacional.
Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. 4.2. El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse corno marcas los signos que: (..) g) consistan exclusivamente oO se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; 27 Ibidem. e] ' Y 4.3. 4.4. 4.5.
Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.? No obstante, si la exclusión de esta clase de expresiones llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conílicto.?2 En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Familia de marcas En el presente proceso, se discute la existencia de una familia de marcas “ sobre la base del término COCA-COLA. Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial,20 28 29 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-1P-2015 del 23 de junio de 2016.
De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, p. 12. De modo referencial, ver Proceso 23-1P-2013 del 15 de mayo de 2013, p. 16. Asimismo, en los Procesos 91-1P-2002 y 42-1P-2012, este Tribunal explicó que una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre si y las relaciona con un mismo origen empresarial. 16 5.3. 5.4. 5.5. 6.1.
En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.?* El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.
Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.32 En el presente proceso, se deberá determinar si el término COCA-COLA constituye o no una familia de marcas.
La marca notoriamente conocida COCA-COLA alegó que su marca COCA-COLA es notoriamente conocida, sin embargo, no se le ha concedido la protección especial que supone dicha calidad. Sobre el particular, el SENAPI consideró que los signos en conflicto son diferentes, por lo que no se configura el riesgo de confusión; en ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 29 32 En los Procesos 84-1P-200, 91-1P-2002, 94-IP-2006 y 42-1P-2012, este Tribunal explicó que las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, con relación a los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o con relación a los elementos accesorios que la acompañan.
Sin perjuicio de lo antes mencionado, en el Proceso 12-1P-2014 este Tribunal afirmó que la figura de la marca derivada forma parte de la familia de marcas. Ibidem. Ibídem. 17 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal h), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos O servicios;
Un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.33 El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca. La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad.
Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual 3 35 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016. Ibidem. Ibidem. 18 6.6. 6.7. 6.8. sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.
En efecto, el Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, O para identificar actividades o establecimientos en el país miembro.36 La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición.9 El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.
En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado.38 Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.3% En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Artículo 136 y los Literales a), b), y c) del Artículo 226 de la 3 39 Le 6 De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12.
Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, íi) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras O almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca protección;
J) tos aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016, 19 Decisión 486. Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario:% a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.** Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.*2 d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la ba Ibidem. cu MONTEAGUDO, Montiano. La Protección de fa Marca Renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p. 283. 42 De modo referencial, ver Proceso 66-1P-2015, p. 19. a 20 £ Mm 124 reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.% 6.9.
En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad. La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.“ 6.10.
Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 6.11. Por lo expuesto, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor.
Consecuentemente, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. 7. Actos de competencia desleal en la obtención de un registro de marca 7.1. COCA-COLA señaló que el registro del signo solicitado por OSPICOCA ha sido efectuado de mala fe y con la finalidad de consolidar actos de competencia desleal.
Añadió que no se ha valorado la prueba aportada respecto de la prohibición establecida en el Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina: “Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”. 6 Ibidem.
Ca) De modo referencial, ver Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 21 7.2. 7.3. 74. 7.5. 7.6. La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.
La norma trascrita consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o consolidar. El primero se realiza cuando la solicitud por sí misma se configura como un acto de competencia desleal. El segundo se realiza si la solicitud de registro permite la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas. Es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dicha naturaleza, bajo el soporte de la posible obtención de un registro de marca.
Y el tercero se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal. Esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como finalidad realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro de marca.*6 En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la oficina nacional competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
El primer grupo de actos, "actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca. Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada.* El análisis que haga la oficina nacional competente debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.
Por "indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.*8 En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. ** 45 47 48 49 De manera referencial, ver Proceso 6-1P-2015 del 29 de abril de 2015, pp- 23 y 24.
Ibidem. Ibidem. Ibidem. Ibídem, 22 7.7. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. Para establecer la posible conducta desleal en el marco del Artículo 137 de la Decisión 486 se debe determinar lo siguiente:9 - Posible práctica deshonesta: solicitud de registro de marca. - Indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena.
Para esto se debe probar la existencia de la reputación ajena que se quiere aprovechar. Si no existe prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no se podría sancionar la conducta como desleal. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos COCA-COLA manifestó que no se ha fundamentado debidamente la resolución impugnada.
El Artículo 150 de la Decisión 486 determina lo siguiente: “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.
A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando se presenten o no oposiciones. La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486.*! El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.
La aplicación que de estas se realice Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 242-1P-2013 de fecha 20 de febrero de 2014, p.12. 23 — 8.5. 8.6. 8.7. en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina.
Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados”.*2 En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas.
Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos. Preguntas formuladas por la Corte consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Corte consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
Ibidem. 24 9.1. 9.2. 9.3. ¿La oposición andina tiene como base fundamental evitar inducir en error o confusión al consumidor? Considerando que la oposición andina no es materia de controversia en este caso, no corresponde atender la consulta efectuada. ¿Qué se entiende por confusión en materia de registro de marcas? La confusión en materia marcaria se refiere a la falta de claridad para poder distinguir un producto o servicio de otro o su origen empresarial, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo de manera extrínseca.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos O servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de tos consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión, los mismos que han sido desarrollados en el numeral 1.2. de la Sección D de la presente interpretación prejudicial. ¿Cuáles son los elementos que deben tomarse en cuenta para evitar confusión en el registro de marcas? Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos, (ii) o identidad entre los signos y similitud o vinculación entre los productos o servicios, (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios, (iv) o semejanza entre los signos y también similitud o vinculación entre los productos y servicios.
En atención a lo expuesto, se concluye que para evitar el riesgo de confusión entre las marcas, estas no deben presentar ni identidad ni semejanza, así como tampoco deben estar dirigidas a distinguir productos idénticos, similares o vinculados. ¿Para evitar confusión debe prevalecer el derecho del titular o el derecho del consumidor? Primero debemos recordar que la marca es una herramienta que contribuye a que el público consumidor pueda diferenciar los productos y/o servicios ofrecidos por diversos competidores en el mercado, 25 9.5. 9.6. generando de esta manera vínculo entre el producto y/o servicio, su calidad, así como su origen empresarial.
En ese contexto, es preciso considerar que en el supuesto que se genere un riesgo de confusión entre dos signos distintivos, no sólo debe prevalecer el interés o derecho del titular de la marca registrada sino, por sobre todo, el derecho del público consumidor —quien resulta por lo general ser la parte más débil en una relación contractual— a fin de que este no se vea inducido a error con la presencia de dos marcas similares en el mercado y destinadas a amparar productos de la misma clase o clases conexas.
Así, a fin de salvaguardar el interés general del público consumidor, la normativa comunitaria andina ha consagrado en el Literal a) del Artículo 136 que no podrán acceder a registro como marca, los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para distinguir los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso del signo sea susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación. Tal premisa normativa faculta a la Autoridad competente a evaluar cada caso en concreto, teniendo como finalidad primordial cautelar el interés general de los consumidores.
¿Qué se entiende por identidad de marca? Un signo es idéntico a la marca registtada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. ¿Qué se entiende por distintividad? De conformidad con lo estipulado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.
La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación.53 De modo referencial, ver Procesos 50-IP-2014 del 26 de agosto de 2014 y 122-1P-2013 del 16 de julio de 2013. 26 A 9.7. 9.8. 9.9.
Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrinseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado, y, 2) distintividad extrinseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
El Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 establece qué signos no podrán registrarse como marcas debido a su falta de distintividad intrínseca. ¿Qué se entiende por dilución de la marca? En relación a la pregunta formulada, se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el numeral 6.9. de la Sección D de la presente interpretación prejudicial.
¿Si no se configuran la similitud y semejanza entre los signos, es posible la coexistencia de las marcas registradas? En caso de que los signos no sean idénticos ni semejantes no se configuraría riesgo de confusión o de asociación, dado que estos podrían ser diferenciados por los consumidores en el mercado, por lo que nada impediría que dichos signos se encuentren registrados para distinguir productos y/o servicios idénticos o similares.
¿Qué se entiende por marcas notorias? Las marcas notorias son signos distintivos que han adquirido dicha calidad debido al reconocimiento de las mismas por el sector pertinente. En el Titulo XIII de la Decisión 486 de la Comunidad Andina se regula qué debe entenderse como signo distintivo notoriamente conocido para efectos de la normativa andina, su ámbito de protección, qué factores determinan que adquiera el carácter de notorio, cuál es el sector pertinente, entre otras cuestiones.
En el numeral 6 de la Sección D de la presente interpretación prejudicial se han tratado temas relacionados a la protección especial que merecen estos signos, la carga de la prueba y los riesgos de los que deben ser resguardados los signos notoriamente conocidos. 9.10. ¿Cómo se acredita una marca notoria? El Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina señala una lista no taxativa de aquellas cuestiones que pueden ser tomadas en consideración a efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo.
No obstante, la autoridad competente podrá analizar otro tipo de pruebas 27 que acrediten de manera fehaciente que la marca ha alcanzado reconocimiento por parte del sector pertinente y atribuirle tal calidad. 9.11.¿Cuál es la ponderación entre una marca notoria y una nueva marca? La protección especial que merece una marca notoria frente al registro de signos que no ostentan tal calidad ha sido desarrollada en el numeral 6 de la sección D de la presente interpretación prejudicial 9.12.
¿Qué debe entenderse por actos de competencia desleal? $* El Artículo 258 de la Decisión 486 estipula: “Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” El acto contrario a los usos y prácticas honestas, es aquel que se produce cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.
El concepto de tal acto parte de lo que se denomina buena fe comercial: “La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios".** Los actos de competencia desleal además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.
Por su parte, el Artículo 259 de la citada norma enumera de manera no taxativa aquellos actos que pueden considerarse desleales: - Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. - Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
E De modo referencial, ver Proceso 100-IP-2015 del 25 de setiembre de 2015, pp. 8-11. =) NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO, parte general. Editorial Legis, Colombia, p. 316. 28 - Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
Un acto para ser desleal debe tener ciertas particularidades: - Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la victima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. - — Que el acto o la actividad sea indebido. - Que el acto sea susceptible de producir un daño. El primer grupo, actos de competencia desleal por confusión, ha sido desarrollado en el numeral 7.4. de la Sección D de la presente interpretación prejudicial.
El segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos de descrédito comercial, está referido a todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor. El tercer grupo de actos se refiere a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que una especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión. 9.13.¿Qué debe entenderse por indicios razonables de competencia desleal? En relación a la pregunta formulada, se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el numeral 7.5. de la Sección D de la presente interpretación prejudicial. 9.14.
¿Causa confusión en el consumidor utilizar una marca fraccionada? Dependerá del examen de registrabilidad que se realice en el caso concreto. Si del resultado de dicho examen se determina que existe semejanza entre el signo solicitado y la marca registrada y, además, existe identidad, similitud o vinculación entre los productos o servicios que distinguen los signos en conflicto, se generará riesgo de confusión en el mercado, por lo que el signo solicitado no deberá acceder al registro. 29 IS 9.15.
¿Si el signo COCAKOLLAbo! tiene similitud o semejanza ortográfico, fonético e ideológico con el signo COCA COLA? No corresponde absolver esta pregunta en tanto que está directamente relacionada con el caso materia de la interpretación prejudicial. 9.16.¿Puede registrarse un signo o una marca cuando ya existe un registro similar, con el argumento de tratarse de un producto considerado tradicional como es la sagrada hoja de coca? Para dar respuesta a esta pregunta debe analizarse un caso en concreto, debiendo verificar si el signo está constituido por elementos descriptivos, genéricos o de uso común para los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado a registro. 9.17.
¿Puede causar confusión en el consumidor las marcas similares en nombre, sean mixtas o denominativas, aún cuando la elaboración, fabricación y comercialización de productos sean diferentes? La pregunta no es clara. No obstante ello, causará confusión en el público consumidor la existencia de signos similares destinados a distinguir productos o servicios idénticos, semejantes o que estos guarden conexión competitiva entre sí. En caso de que uno de los signos sea una marca notoría deberá tenerse presente el rompimiento de las reglas de especialidad y territorialidad. 9.18.¿Es posible apropiarse de una palabra tradicional —en este caso, COCA-— por una empresa que alega que se trata del derecho a su marca? No corresponde absolver esta pregunta en tanto que está directamente relacionada con el caso materia de la interpretación prejudicial.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 116/2015-CA, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 de! Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 30 Y ¿Ma Cecilia Alza. MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO Hernán De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario, Hernán ENTE Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Oficial del Acuerdo de Cartagena. 31