y y TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 09 de septiembre de 2016 Proceso 5 179-.1P-2016 Asunto E Interpretación Prejudicial Consultante E Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante s 06618-2014-0-1801-JR-CA-14 Referencia E Marcas involucradas TORRES + ASOCIADOS BOUTIQUE LEGAL (mixta) y ESTUDIO TORRES Y TORRES LARA ASOCIADOS - ABOGADOS (denominativa) Magistrado Ponente y Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 6618-2014-0/5StaSECA-CSJLI-PJ del 2 de mayo de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita la Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 06618-2014-0-1801-JR-CA-14; y, El Auto del 23 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: 2.1. 2.2. Demandante 8 Narghis Martín Torres Pérez Demandado E Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú Tercera Interesada: Silvia Abigail Mercedes Morales Corrales Hechos relevantes: El 26 de julio de 2012, Narghis Martin Torres Pérez (en adelante, Narghis Torres) solicitó al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad intelectual (en adelante, el Indecopi) de la República del Perú el registro de la marca TORRES + ASOCIADOS BOUTIQUE LEGAL (mixta)! para distinguir servicios de la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza.? TORRES + ASOCIADOS BOTIDUI LEGAL. ——_———— - Por Resolución 4772-2003/DSD-INDECOPI del 8 de abril de 2013, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi denegó el registro del signo solicitado, considerando lo siguiente: a) Se encuentra registrada a favor de Silvia Abigail Mercedes Morales Corrales (en adelante, Silvia Morales) la marca ESTUDIO TORRES Y TORRES LARA ASOCIADOS - ABOGADOS (denominativa) para distinguir servicios de la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza. b) Existe identidad entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, los cuales también son semejantes, dado que incluyen el término TORRES en su conformación, el cual no se encuentra presente en otras marcas registradas a favor de terceros para distinguir servicios de la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza. c) Los demás elementos que se presentan en los signos en conflicto no desvirtúan la semejanza entre estos.

Por tanto, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Expediente administrativo 502001-2012. Clase 45: servicios jurídicos. Clase 45: servicios jurídicos. 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.3. 3.4. El 2 de mayo de 2013, Narghis Torres interpuso recurso de apelación contra la Resolución 4772-2003/DSD-INDECOPI.

Por Resolución 289-2014/TPI-INDECOPI del 4 de abril de 2014, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi resolvió la apelación confirmando la Resolución 4772- 2003/DSD-INDECOP!I. El 23 de julio de 2014, Narghis Torres presentó demanda contenciosa administrativa contra el INDECOPI, solicitando la nulidad de la Resolución 289-2014/TPI-INDECOPI.

Mediante Resolución 9 del 10 de diciembre de 2015, se declaró fundada la demanda y se declaró nula la Resolución 0289-2014/TPI-INDECOPI. El 21 de diciembre de 2015, el INDECOPI presentó recurso de apelación contra la Resolución 9 del 10 de diciembre de 2015. Mediante Auto del 15 de marzo de 2016, la Quinta Sala Especializada en to Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Asimismo, formuló la siguiente consulta: (i) ¿Cuáles son los criterios que debemos utilizar para juzgar el riesgo de confusión entre dos signos destinados a identificar la prestación de servicios legales que comparten un término (apellido) que no es común en la clase? Argumentos de la demanda de Narghis Torres: Se ha aplicado incorrectamente el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

No se ha considerado que el signo solicitado es uno de carácter mixto y que cualquier consumidor medio podrá diferenciarlo de otros existentes en el mercado. En el mercado existen otros casos de empresas que prestan servicios legales que poseen en sus signos distintivos el nombre de algún socio que también está incluido en el signo distintivo de otro estudio.* Los signos en conflicto no evocan un mismo concepto, tienen una impresión visual distinta, la naturaleza del servicio jurídico y la forma de su Considerando que el examen de registrabilidad de un signo constituye un examen de derecho y no de hecho, este argumento no resulta relevante para el presente análisis. 3 4.2 4.3 4.4 45 prestación es distinta.

Además, la marca registrada no forma parte de una familia de marcas, mientras que el signo solicitado sí.5 Argumentos de la contestación del Indecopi: Los signos en conflicto presentan similitudes al grado de causar confusión respecto del origen empresarial de los mismos. En el examen de registrabilidad se consideró como elemento relevante el término TORRES, dado que los términos ASOCIADOS y BOUTIQUE LEGAL son descriptivos.

Es evidente la confusión entre los signos debido a que identifican servicios idénticos, y presentan semejanzas fonéticas y gráficas que impedirán que los usuarios los diferencien en el mercado. Narghis Torres no invocó el argumento de la familia de marcas en sede administrativa, por lo que de valorarse dicho argumento se configuraría una violación al principio de congruencia y se causaría indefensión al Indecopi.

La Resolución 289-2014/TPI-INDECOPI se encuentra plenamente arreglada a ley. Argumentos de la contestación de Silvia Morales: No consta en el expediente que la tercera interesada haya contestado la demanda. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Literal b) del Artículo 135 y del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.* Narguis Torres alega la supuesta existencia de una familia de marcas en base a las siguientes marcas que tendría registradas a su favor: (i) Y + A Experiencia Creando Valor y (ii) T+A y logotipo; sin embargo, se advierte que ello no fue materia controvertida en la resolución impugnada, por lo que no resulta relevante para el presente análisis.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) b) carezcan de distintividad; (.J” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 2. No procede la interpretación prejudicial del Literal b) del Artículo 135 de la norma antes citada, en tanto no es materia de controversia la falta de distintividad intrínseca del signo solicitado. 3.

Por tanto, solo procede la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser materia de controversia el riesgo de confusión del signo solicitado con una marca previamente registrada. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. — Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2. Comparación entre una marca mixta y una denominativa compuesta. 3. Pregunta formulada por la Corte consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca solicitada TORRES + ASOCIADOS BOUTIQUE LEGAL (mixta) y la marca registrada ESTUDIO TORRES Y TORRES LARA ASOCIADOS - ABOGADOS (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar A el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su [pos Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de fos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(y 5 > 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.” a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen. Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 470-1P-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016.

Ibídem. 1.6. 1.7. 2.1. d) palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificiimente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre una marca mixta y una denominativa compuesta Como un extremo de la controversia radica en la presunta confusión entre la marca solicitada TORRES + ASOCIADOS BOUTIQUE LEGAL (mixta) Ibídem. 2.2. 2.3. y la marca registrada ESTUDIO TORRES Y TORRES LARA ASOCIADOS - ABOGADOS (denominativa) es necesario compararlas teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro.

Los elementos denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. Los figurativos, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, iconos, etc. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con tas particularidades de cada caso.” En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, ? salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*? (1) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 10 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junto de 2016. Ibidem. Ibídem.

Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016. (ii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.

Como el elemento denominativo en los, Signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras**, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: ** a) b) d) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.

Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es 15 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. De modo referencial, ver Proceso 12-1P-2014, p.10. De modo referencial, ver Proceso 178-1P-2015, p. 12. 2.5. 3.1. una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de determinar el presunto riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca solicitada TORRES + ASOCIADOS BOUTIQUE LEGAL (mixta) y la marca registrada ESTUDIO TORRES Y TORRES LARA ASOCIADOS - ABOGADOS (denominativa).

Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Pregunta formulada por la Corte consultante Antes de dar respuesta a la pregunta formulada, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, asi como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

¿Cuáles son los criterios que debemos utilizar para juzgar el riesgo de confusión entre dos signos destinados a identificar la prestación de servicios legales que comparten un término (apellido) que no es común en la clase? Dado que la pregunta refiere el análisis del registro de signos que involucran un apellido en su conformación, es necesario mencionar lo que establece el Literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486 sobre este tema.

La norma antes citada ha previsto que no se podrán registrar signos que afecten la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, cuando se trate del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato, o caricatura de una persona distinta de la solicitante o identificada por el sector pertinente como una persona distinta de la solicitante, excepto cuando se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, de quienes fueran declarados sus herederos.

La protección a la que se refiere el artículo en comentario se deberá aplicar exclusivamente cuando el nombre, apellido y los otros señalados en la norma, corresponda a uno totalmente identificable y conocido por el 10 público, debido a su publicidad, difusión y explotación de la imagen que hubiera hecho la persona que lo ostenta en razón de su profesión o actividad, pues solo en esos casos se afectaría la identidad y prestigio de la persona cuyo nombre o apellido notorio, etc., se solicita a registro, pudiendo únicamente ser la persona titular del mismo, o sus herederos directos, los autorizados a realizar dicho pedido.

Si el nombre, apellido, u otros señalados en la noma en comentario, no logran identificar e individualizar a una persona especifica, reconocida ampliamente por su profesión o actividad, no será aplicable lo dispuesto en el Literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486. En los casos que no se configuren los supuestos establecidos en el Literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486, el nombre, apellido, etc., deberá recibir el mismo tratamiento que cualquier otra denominación solicitada a registro y los criterios para determinar el riesgo de confusión y/o asociación a aplicarse son los desarrollados en el numeral 1 de la Sección D de la presente interpretación. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 06618-2014-0-1801-JR-CA-14, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ¡] |) É Cecilia Li A ¡ón Quinteros MAGISTRADA 11 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12