TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 09 de septiembre de 2016 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente: VISTOS 184-1P-2016 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 2011-00345 Patente de invención para “O-CICLOPROPIL- CARBOXANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS” Hugo Ramiro Gómez Apac El Oficio 1556 del 2 de mayo de 2016, recibido vía correo electrónico el 3 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00345; y, El Auto del 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Syngenta Participations AG. A 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Hechos relevantes: - Mediante escrito presentado el 3 de setiembre de 2004, ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia, Syngenta Participations AG.

(en adelante, Syngenta) ingresó a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “O-CICLOPROPIL-CARBOXANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS”, que corresponde a la Solicitud Internacional PCT/I1B03/00687 del 21 de febrero de 20031. Mediante Oficio 8146, la División de Nuevas Creaciones de la SIC realizó el examen de patentabilidad determinando que la solicitud carecía de nivel inventivo debido a que en registros anteriores está sugerido el uso de compuestos similares.

El 28 de octubre de 2008, Syngenta contestó las objeciones realizadas por la División de Nuevas Creaciones de la SIC e incluyó un nuevo capítulo reivindicatorio. Mediante Oficio 140 notificado el 8 de enero de 2010, la División de Nuevas Creaciones de la SIC realizó un segundo examen de patentabilidad, en el cual no aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio modificado dado que introducía materia no divulgada en la solicitud original, reiterando las objeciones realizadas en el Oficio 8146.

El 5 de abril de 2010, Syngenta contestó las objeciones realizadas por la División de Nuevas Creaciones de la SIC. Por Resolución 53760 del 30 de setiembre de 2010, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC resolvió denegar la patente de invención titulada “O-CICLOPROPIL-CARBOXANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS”, toda vez que consideró que dicha invención carecía del requisito de nivel inventivo.

El 3 de noviembre de 2010, Syngenta interpuso recurso de reposición contra la Resolución 53760. Por Resolución 17689 del 30 de marzo de 2011, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución 53760, Expediente administrativo PCT/04-086944. < 2.9. Syngenta presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, a fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones 53760 y 17680. 2.10.

Mediante Auto del 13 de octubre de 2011, la Sección Primera de la Sala 2.11. 3.1. 3.2. 3.3. 4.2. 4.3. de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda. Mediante Auto del 21 de marzo de 201 3, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial a este Tribunal.

Argumentos de la demanda de Syngenta: La SIC no motivó técnicamente cómo la solicitud de privilegio de patente de invención deriva de manera evidente del estado de arte previo, sino que se limitó a afirmar que para un técnico medianamente versado en la técnica habría sido evidente hacer la investigación para determinar las posibles modificaciones, probarlas y así llegar a los compuestos de la solicitud.

En cuanto a los compuestos de la invención, estos constituyen un grupo muy especifico y reducido del estado de arte previo por lo que no es sugerida su efectividad en bajas concentraciones. La SIC reconoció que algunos de los compuestos presentes en la invención tienen una actividad superior, pese a ello insiste en que la materia descrita es demasiado general sin tener en cuenta que la estructura química fundamental para obtener la mejora de la actividad fungicida no hace parte evidente del arte previo.

Argumentos de la contestación de la SIC: - La invención cuyo privilegio de patente fue denegado no tiene nivel inventivo porque deriva de manera evidente del estado de la técnica previo a la presentación de la solicitud. La solicitud reclamaba el privilegio sobre más de cincuenta compuestos por lo que no cumplió con el requisito de concisión exigido en el Artículo 30 de la Decisión 486.

El análisis de patentabilidad tuvo como base dos documentos de patente del estado del arte, que pertenecen al mismo campo tecnológico de la invención denegada. 4.4, 1.1. 1.2. Si bien es cierto que los estudios técnicos presentados en el trámite administrativo muestran una diferencia cuantitativa, ello no es un adelanto en la técnica actual sino un efecto inesperado que no valida la inventiva.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?. Procede la interpretación solicitada dado que la patente de invención solicitada fue denegada por no cumplir con el requisito de nivel inventivo. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Nivel inventivo y estado de la técnica. invenciones de selección. Proscripción del análisis tipo “hindsight” o “ex post facto”. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial En su demanda Syngenta ha sostenido que la SIC no motivó técnicamente cómo la solicitud de privilegio de patente de invención deriva de manera evidente del estado de arte previo, sino que se limitó a afirmar que para un técnico medianamente versado en la técnica habría sido evidente hacer la investigación para determinar las posibles modificaciones, probarlas y así llegar a los compuestos de la solicitud.

Por su parte, la SIC ha señalado que La invención cuyo privilegio de patente fue denegado no tiene nivel inventivo porque deriva de manera evidente del estado de la técnica previo a la presentación de la solicitud. El Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 14.- Los Palses Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial, * Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, sí para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” 4 1.3, 1.4, 1.5. novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. A la pregunta ¿qué se entiende por invención?, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: “( ) el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del “estado de la técnica- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.? Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento.

Respecto del nivel inventivo, la invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, que permita alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. Ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso N* 21-IP-2000 del 21 de octubre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 631, del 10 de enero de 2001.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámile ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.” pa 1.6. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, Respecto del requisito de susceptibilidad de aplicación industrial, es necesario que para que un invento pueda ser protegido a través de una patente pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios$5, Nivel inventivo y estado de la técnica En relación al requisito de nivel inventivo, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.S En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.? Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios8: De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 182-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p. 17.

Ibídem, p.12. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 141-1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015. p. 11 Cfr. Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes.

Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 76-78, Disponible en: http:/Awww.comunidadandina.org/publicipatentes.pdf. (Consulta: 18 de agosto de 2016). 6 - El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. - El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias.

La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo. - El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales. En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano. - Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. - En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. 2.5.

Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas: (i) Identificación del estado de la técnica más cercano: En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? (ii) Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad: Las diferencias, en términos de caracteristicas técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención. (ii) Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano: Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente.

En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo, La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) relvindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos (.J3. la búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención. La invención debe ser considerada en su conjunto.

Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos, “.. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sín que haya relación técnica entre las distintas características ” 10 * Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto 9 +0 Ibidem.

Ibídem. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo ”.1? - En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: a) ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; b) ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y C) ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres Casos, no hay nivel inventivo, En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia.

Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente. Invenciones de selección En su demanda, Syngenta señala que la SIC reconoció que algunos de los compuestos presentes en la invención tienen una actividad superior, pese a ello insiste en que la materia descrita es demasiado general sin tener en cuenta que la estructura química fundamental para obtener la mejora de la actividad fungicida no hace parte evidente del arte previo.

En razón a ello, corresponde hacer énfasis en las invenciones de selección. Las invenciones de selección están referidas a aquella materia que constituye una selección sobre algo ya conocido en el estado de la técnica!2, en el cual sus características no se encuentran descritas expresamente. En el mismo sentido, es importante tener en cuenta lo siguiente: “ la Asociación Internacional para la Propiedad Intelectual (AIPPI) define la invención de selección como una invención que es idéntica a la invención de la técnica anterior excepto por lo menos en un elemento 1 2 Ibidem.

Cfr. Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes. Departamento de Patentes e Información Tecnológica. Oficina Española de Patentes y Marcas. Versión 1, Octubre 2006. Disponible en: http:/Awww.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/DirectricesExamenP atentes.pdf (Consulta: 01 de setiembre de 2016). 9 3.4. 3.5. constituyente que es expresado como una especie, mientras que el elemento constituyente correspondiente en la invención de la técnica anterior es el género.

Estas invenciones de selección pueden estar dadas por un compuesto químico o también pueden comprender incorporaciones específicas que son seleccionadas dentro de un rango más amplio de características numéricas y que reivindican un rango numérico limitado "3 Sobre el análisis de nivel inventivo en el caso de invenciones de selección, el Tribunal considera pertinente adoptar los criterios plasmados en el Manual Andino de Patentes, que respecto de este tema señala lo siguiente: “ tienen nivel inventivo si todos los compuesto en el subgrupo presentan un efecto o propiedad técnica no descrita en el arte anterior y que además es inesperada.

Asimismo, es necesario que todos los compuestos que entran en la fórmula presenten nivel inventivo. Esto quiere decir que si el nivel inventivo se basa en un efecto técnico, todos los compuestos posibles que la fórmula Markush tienen que presentar nivel inventivo. Por lo tanto, si el examinador puede demostrar que en una parte de la reivindicación no se presenta ese efecto (por ejemplo por el tipo de sustituyente que hace insoluble o tóxico el compuesto, porque el compuesto es inestable, etc.), entonces no habría nivel inventivo en todo el conjunto de compuestos de la fórmula Markush y el solicitado tendría que restringir a aquellos compuestos que si presentan actividad.

En el caso de productos intermedios, que se utilizan para la producción de compuestos inventivos y que no presentan por sí mismos un nivel inventivo, se consideran inventivos si contribuyen estructuralmente al producto final inventivo, y esa contribución es responsable al menos de una de las características que diferencian el producto final del estado de la técnica.

Si el intermedio es un compuesto que se utiliza en un proceso inventivo, su nivel inventivo se puede derivar de su contribución al proceso. Las composiciones suelen presentar nivel inventivo por la presencia de un efecto sinérgico. El efecto que presentan es superior al que se podría esperar si se sumaren los efectos o actividades de componentes tomados por separado ” ** El Manual Andino de Patentes cita el siguiente ejemplo: 13 14 ARANA C. María del Carmen. invenciones de Selección: Concepto y patentabilidad en el Perú. En: Anuario Andino de Derechos intelectual, Año VI, N* 6, Lima 2010.

Disponible en: http://wenw.anuarioandino.com/Anuarios/Anuario08/ari08/ANUARIO%20ANDINO%20ARTOB pdf (Consulta: 01 de setiembre de 2016). Cfr, Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes.

Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 82 y 83 Disponible en: http://www. comunidadandina org/publicípatentes pdf. (Consulta: 18 de agosto de 2016). 10 Y ) Cc) Invenciones de selección Supongamos que un documento del estado de la técnica describe una serie de compuestos de formula general A-R, en la cual A es la parte mayor de la molécula y R es un grupo alquilo que tiene de 1 a 20 átomos de carbono. El solicitante ahora reivindica un grupo más reducido dentro de este grupo conocido, con R igual a 3-5 átomos de carbono. Supongamos que este grupo específico no está explicitamente descrito en ningún antecedente del estado de la técnica, ni por nombre químico, o por su fórmula química, oO por sus características físico-químicas, y que además los ejemplos están fuera del grupo reducido reivindicado (ej.

C16- C17). Además, los miembros del grupo reducido reivindicado exhiben unos efectos técnicos sorprendentes no descritos en el estado de la técnica. En este caso, el grupo reducido reivindicado es nuevo (selección) y posee altura inventiva si el efecto técnico es sorprendente frente a las indicaciones del estado de la técnica” 3.6. La Oficina Europea de Patentes ha redactado sus propias Directrices para analizar las invenciones de selección, definiendo las selecciones que serán consideradas inventivas y no inventivas, de la siguiente manera: *( ) Selecciones evidentes o no inventivas Y La invención consiste simplemente en elegir entre un determinado número de alternativas igualmente apropiadas. li) La invención consiste en la elección de determinados parámetros dentro de una gama limitada de posibilidades, y resulta claro que dichos parámetros podrían ser determinados por pruebas de rutina o mediante métodos habituales de investigación. lli) Es posible llegar a la invención mediante la simple extrapolación directa de la técnica conocida. iv)La invención consiste simplemente en seleccionar determinados compuestos o composiciones químicas dentro de grupo extenso [en el que] los compuestos que resulten de dicha selección no se describen ni se presentan como compuestos con propiedades interesantes que no hubieran tenido los compuestos mencionados en el estado de la técnica, O se los describe como compuestos con propiedades interesantes respecto de los compuestos indicados especificamente en el estado de la técnica, pero estas propiedades son tales que una persona capacitada en la técnica de que se trate esperarfa encontrarlas en dichos compuestos, y por lo tanto, es probable que él mismo se vea conducido a realizar dicha selección. Selecciones no evidentes o inventivas l) La invención consiste en seleccionar, dentro de un procedimiento, condiciones de operación particulares a una gama conocida dicha selección tendrá resultados inesperados en la puesta en marcha del procedimiento o en las propiedades del producto obtenido. 11 3.7. 4.2. li) La invención consiste en seleccionar, dentro de un grupo extenso, ciertos compuestos o combinaciones químicas que presentan ventajas inesperadas ( )"5 En consecuencia, para examinar el nivel inventivo en invenciones de selección, se deberá verificar que los compuestos en el subgrupo reivindicado presentan un efecto técnico sorprendente frente a los conocimientos existentes en el estado de la técnica.

Proscripción del análisis tipo “hindsight” o “ex post facto” En el proceso interno, la SIC señaló que el análisis de patentabilidad tuvo como base dos documentos de patente del estado del arte que pertenecen al mismo campo tecnológico de la invención. En razón a ello, se procederá a desarrollar el tema de la proscripción del análisis tipo hindsight o ex post facto.

El Tribunal, en el Proceso 141-1P-2015 de 20 de julio de 2015, acogiendo el pronunciamiento adoptado en el Proceso 258-IP-2014 de 22 de abril de 2015, ha considerado que es importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: - El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal” en la materia que se trate.

Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista “obviedad”, y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. - El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre; es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de “hoy en día” pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraido del nivel inventivo. 2 $ EPO Examination Guidelines, Capítulo IV y analizadas en T Cook A Users Guide to Patents (Butterworih, Londres 2002) pág. 292. En: Guía sobre Patentes Farmacéuticas. Volumen Il. Editado por Carlos M. Correa. Centro del Sur, Buenos Aires.

Julio 2008 12 4.3. En tal sentido, el análisis de tipo hindsight o ex post facto es uno de los inconvenientes que se plantea durante la evaluación de una solicitud de patentes, para determinar si esta cumple con el requisito de nivel inventivo; debido a que el análisis que efectúa el técnico medio en la materia es particularmente subjetivo", siendo necesario que los conocimientos en el estado del arte que este posee sea determinado al momento de la solicitud de patente de la invención o de la fecha prioridad y no cuando se efectúa el análisis del nivel inventivo. 4.4.

En correlación con lo antes expuesto, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se use la figura del técnico medio en la materia y un análisis retrotraído del nivel inventivo, que no resulte a posteriori; esto es, hindsight o ex post facto.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2011-00345, la que deberá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ' Y AR, Cecilia Lulsá Ayttón Quinteros MAGISTRADA E Cfr. Hindsight Bias in Patent Law: Comparing the USPTO and the EPO, por Zacary Quinfan, publicado en Fordham International Law Journal (2014) Volume 37, Issue 6, Article 3.

New York, pp. 1794-1795. Disponible en http:/fir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.ogi?articie=23608:contextsil, (Consulta: 18 de agosto de 2016). 13 A ESE Hernán Q Hugo Ramiro Gómez Apac DO MAGISTRADO De acuerdo con e! Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

A Hernán í rano - ENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14