Sa TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: 215-1P-2016 Asunto E Interpretación Prejudicial Consultante 8 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 08500-2013-0-1801-JR-CA-24 Referencia E Marcas involucradas ELITE (denominativa) y las marcas ELITE MAXIMA SUAVIDAD (mixtas), ELITE (mixtas) ELITE MEGA ROLLO (mixta), ELITE RINDE (denominativa), ELITE MEGAROLLO (denominativa), ELITE (denominativas) Magistrado Ponente E Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 8500-2013-0/5taSECA-CJLI-PJ del 13 de mayo de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 08500- 2013-0-1801-JR-CA-24; y, El Auto del 19 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. 2.1. 2.2. Partes en el Proceso Interno: Demandantes E EMPRESA CMPC S.A. CMPC TISSUE S.A. Demandado E Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Tercero Interesado: POINT AMERICAS, INC. Hechos relevantes: El 11 de mayo de 2011, POINT AMERICAS, INC. (en adelante, POINT AMERICAS) solicitó al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el Indecopi) el registro de la marca ELITE (denominativa)* para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.? El 05 de agosto de 2011, EMPRESAS CMPC S.A. (en adelante, EMPRESAS CMPC) formuló oposición contra el registro del signo solicitado, basándose en la titularidad que ostenta sobre las siguientes marcas en Perú:3 MARCA CERTIFICADO | CLASE PRODUCTOS Preparaciones para blanquear y otras - sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, 166255 3 desengrasar y raspar, jabones; productos de perfumeria; aceites Mo esenciales, cosméticos, — lociones Mtrima > Sucios ) capilares, dentífricos.

Impresos, papelería, papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón; ELITE RINDE 26886 16 papel higiénico, pañuelos de desmaquillar de papel, servilletas de mesa (de papel), papel de tocador (papel toalla), pañuelos de bolsillo (de papel). Expediente administrativo 449844-2011. Clase 5: insecticidas, fungicidas (con exclusión de productos farmacéuticos de uso humano) y herbicidas.

EMPRESA CMPC también sustentó la oposición en el signo inscrito con Certificado 81700 y en los signos solicitados a registro en los expedientes 457565-2011, 457566-2011, 457567-2011, 457568-2011 y 457569-2011; sin embargo, en la Resolución 1334-2012/CSD-INDECOPI se dejó constancia que dichos signos no serian considerados al momento de realizar el examen de registrabilidad respectivo, toda vez que el Certificado 81700 fue cancelado el 23 de diciembre de 2008 y las referidas solicitudes de registro fueron presentadas con posterioridad a la solicitud de registro de la marca ELITE (denominativa), materia de oposición. Por tales razones, los signos antes mencionados no han sido considerados en el cuadro siguiente. 2 MARCA CERTIFICADO CLASE PRODUCTOS ELITE MEGARROLLO 120053 16 Papel higiénico. 166565 16 Papel higiénico, servilletas para desmaquillar de papel, servilletas de mesa (de papel), servilletas de tocador (toallas de papel), pañuelos de bolsillo (de papel), pañales desechables de papel o celulosa; papel y articulos de papel, artículos de papelería, cartón y artículos de cartón 32650 16 papel higiénico, servilletas de desmaquillar de papel, servilletas de mesa (de papel), servilletas de tocador (toallas de papel), pañuelos de bolsillo (de papel), papel y artículos de papel, papelería, cartón y artículos de cartón 101903 16 Servilletas de papel, impresos, papelería, papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón. 177371 16 Papel higiénico, servilletas de desraaquillar de papel, servilletas de mesa (de papel), servilletas de tocador (toallas de papel), pañuelos de bolsillo (de papel), papel y articulos de papel, papelería, cartón y artículos de cartón. 166566 16 Papel higiénico, servilletas para desmaquillar de papel, servilletas de mesa (de papel), servilletas de tocador (toallas de papel), pañuelos de bolsillo (de papel), pañales desechables de papel o celulosa; papel y artículos de papel, artículos de papelería, cartón y artículos de cartón. 166567 16 Descripción de productos idéntica a los productos que distingue la marca anterior.

La a A 166568 16 Descripción de productos idéntica a los productos que distingue la marca anterior. 166569 16 Descripción de productos idéntica a los productos que distingue la marca anterior. 166570 16 Descripción de productos idéntica a los productos que distingue la marca anterior. 84040 16 Papel higiénico, servilletas de desmaquillar de papel, servilletas de mesa (de papel), servilletas de tocador (toallas de papel), pañuelos de bolsillo (de papel), pañales desechables; papel y artículos de papel, papelería, cartón y artículos de cartón. CERTIFICADO CLASE PRODUCTOS 84043 16 Descripción de productos idéntica a los productos que distingue la marca anterior. 84042 16 Descripción de productos idéntica a los productos que distingue la marca anterior. 84179 16 Descripción de productos idéntica a los productos que distingue la marca anterior. 84823 16 Papel higiénico, servilletas de desmaquillar de papel, servilletas de mesa (de papel), servilletas de tocador (toallas de papel), pañuelos de bolsillo (de papel), papel y artículos de papel, papeleria, cartón y articulos de cartón. 86336 16 Papel higiénico, servilletas de desmaquillar de papel, servilletas de mesa (de papel), servilletas de tocador (toallas de papel), pañuelos de bolsillo (de papel), pañales desechables; papel y artículos de papel, papelería, cartón y artículos de cartón. 30044 16 Papel higiénico, servilletas de desmaquillar de papel, servilletas de mesa (de papel), servilletas de tocador (toallas de papel), pañuelos de bolsillo (de papel), papel y artículos de papel; papelería, cartón y artículos de cartón.: 30045 16 Papel higiénico, servilletas de desmaquillar de papel, servilletas de mesa (de papel), servilletas de tocador (toallas de papel), pañuelos de bolsillo (de papel), papel y articulos de papel, papelería, cartón y artículos de cartón. 30135 16 Descripción de productos idéntica a los productos que distingue la marca anterior. 30452 16 Descripción de productos idéntica a los productos que distingue la marca anterior. 110045 16 Papel higiénico, servilletas de desmaquillar de papel, servilletas de mesa (de papel), servilletas de tocador (toallas de papel), pañuelos de bolsillo (de papel), pañales desechables; papel y artículos de papel, papelería, cartón y artículos de cartón. MARCA CERTIFICADO | CLASE PRODUCTOS | Ente A Descripción de productos idéntica a los E] 16 EA 113352 productos que distingue la marca be a anterior. ad Descripción de productos idéntica a los ms y q 132622 16 productos que distingue la marca ¿ES ps: anterior.

Descripción de productos idéntica a los 132623 16 productos que distingue la marca anterior. Descripción de productos idéntica a los 132624 16 productos que distingue la marca anterior. Papel higiénico, servilletas de desmaquillar de papel, servilletas de 137946 16 mesa (de papel), servilletas de tocador (toallas de papel), pañuelos de bolsillo (de papel), pañales desechables; papel y artículos de papel, papelería, cartón y artículos de cartón no comprendidos en L cara otras clases. - Café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, ELITE 48233 30 sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pasteleria y confiteria, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir la masa, sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo; productos para ablandar la came para uso doméstico, achicoria (sucedáneos del café), pan ácimo, adornos comestibles para pasteles, aglutinantes para salchichas, agua de mar (para la cocina) agujas (pasteleria), alcaparras, algas (condimentos), pastas alimenticias, aliños para ensalada, confitería a base de almendras, pastas de almendras, almidón para uso alimenticio, productos almiláceos para uso alimenticio, anis estrellado, anis (granos), sal de apio, arañuela cultivada con sabor a pimienta, clavo, nuez moscada y jengibre, golosinas para la decoración de árboles de Navidad, preparaciones aromáticas para uso alimenticio, aromatizantes que no sean aceites esenciales, alimentos a base de avena, copos de avena, avena machacada, r avena mondada, sémola de avena, azafrán (condimento), azúcar candi para uso alimenticio, barquillos, barras de regaliz (confitería), bebidas a base de cacao, bebidas a base de café, bebidas a base de chocolate, bebidas a base de té, aromatizantes para bebidas que no sean aceites esenciales, 5 == biscotes, bizcocheria, bizcochos, bombones (caramelos), brioches (bollo), buñuelos, confitería a base de cacahuetes, productos de cacao, aromatizantes de café, preparaciones vegetales que sustituyen al café, café sin tostar, canela (especia), jugo de came, patés de came, harina de cebada, cebada molida, cebada mondada, preparaciones hechas de cereales, copos de cereales secos, vinagre de cerveza, chocolate, Servicios de comunicaciones via ELITE 16984 38 internet, telecomunicaciones, servicios de comunicaciones por todos los medios de difusión, servicios que consisten esencialmente en la difusión de programas de radio o televisión (comunicación oral o visual), transmisión de mensajes, servicios de acceso a una red informática mundial; comunicaciones por terminales de ordenador, servicios de direccionamiento y de unión para telecomunicaciones. 2.3.

Asimismo, EMPRESAS CMPC sustentó su oposición con base en la titularidad que ostenta sobre las siguientes marcas en Colombia: MARCA CERTIFICADO | CLASE PRODUCTOS Productos higiénicos; paños higiénicos, en especial toallas sanitarias, ELITE 395164 5 tampones y demás artículos para la menstruación, pañales higiénicos para incontinencia, y toallitas impregnadas de lociones farmacéuticas.

E Descripción de productos idéntica a los 412129 5 productos que distingue la marca anterior. 2.4. 2.5. Igualmente, EMPRESAS CMPC manifestó lo siguiente: (1) El interés real en el mercado peruano ha quedado acreditado con las solicitudes de registro de las marcas ELITE (Expediente 462920-2011) y ELITE y logotipo (Expediente 462921-2011), que pretenden distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.* (ii) Sus marcas registradas son notoriamente conocidas por el público consumidor.

El 05 de agosto de 2011, CMPC TISSUE S.A. (en adelante, CMPC TISSUE) formuló oposición contra el registro del signo solicitado, Clase 5: productos higiénicos; paños higiénicos; en especial, toallitas sanitarias, tampones y demás artículos para la menstruación, pañales higiénicos para incontinencia y toallitas impregnadas de lociones farmacéuticas. 6 basándose en la titularidad que ostenta sobre las siguientes marcas en Perú, respecto de las cuales alegó notoriedad: MARCA CLASE | CERTIFICADO PRODUCTOS Papel y artículos de papel, papel higiénico, servilletas de desmaquillar de papel, servilletas ELITE 16 44239 de mesa (de papel), servilletas de tocador (toallas de papel), pañuelos de bolsillo (de papel), papelería, pañales de papel, cartón y artículos de cartón, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías; fotografias; papeleria, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas; pinceles, máquinas de escribir y articulos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases); naipes, caracteres de imprenta; _ clichés Ali 3 152922 Jabones. 3 152923 Jabones 3 152924 Jabones. 3 152925 Jabones.

Agregó que sus marcas registradas son notoriamente conocidas por el público consumidor. 2.6. Por Resolución 1334-2012/CSD-INDECOPI del 18 de abril de 2012, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca ELITE (denominativa) a favor de POINT AMERICAS, INC., considerando lo siguiente: a) No se ha acreditado que las marcas ELITE de las opositoras gocen de la calidad de notoriamente conocidas, por lo que no resulta aplicable la prohibición de registro prevista en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486. 5 2.7. 2.8. 2.9. b) EMPRESAS CMPC ha cumplido con acreditar su interés real en el mercado peruano con las solicitudes de registro de las marcas ELITE y ELITE y logotipo, tramitadas en los Expedientes 462920-2011 y 462921-2011, respectivamente, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. c) Si bien los signos en conflicto presentan semejanzas gráficas y fonéticas entre sí, dado que se encuentran destinados a distinguir productos y/o servicios distintos y no vinculados, el otorgamiento del signo solicitado no será susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor. d) Se tuvo a la vista las marcas ELITE y logotipo (Certificado 140608), NATURE'S ELITE (Certificado 31743), NATURE'S ELITE y etiqueta (Certificados 58410 y 68543), con las cuales el signo solicitado no resulta confundible, pues pese a compartir la denominación ELITE, dichos signos distinguen productos diferentes y no vinculados.

El 14 de mayo de 2012, EMPRESAS CPMC y CPMC TISSUE, respectivamente, interpusieron recurso de apelación contra la Resolución 1334-2012/CSDINDECOPI. Por Resolución 2361-2013/TPI-INDECOPI del 11 de julio de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi resolvió los recursos de apelación confirmando lo decidido en la Resolución 1334- 2012/CSD-INDECOP1.5 EMPRESAS CPMC y CPMC TISSUE interpusieron demanda contenciosa administrativa contra la Resolución 2361-2013/TPI-INDECOPI, a fin de que se declare la nulidad de la misma. 2.10.El 9 de mayo de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de ta República del Perú decidió suspender el proceso y solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda de EMPRESAS CMPC y CMPC TISSUE:. Al ser las marcas en conflicto idénticas, la más mínima vinculación entre los productos que distinguen bastará para generar riesgo de confusión en el consumidor. La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi advirtió que POINT AMERICAS es titutar de la marca BIO-ELITE, con Certificado 187618, que distingue productos insecticidas, fungicidas, con exclusión de productos farmacéuticos de uso humano, y herbicidas de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; en consecuencia, consideró que el signo solicitado constituye una variación de dicha marca registrada, dado que ésta incluye el elemento que lo conforma. 8 3.2. 3.3. 4.2 4.3 44 4.5 4.6 Los productos que distinguen los signos en conflicto en las Clases 3, 5 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentran vinculados competitivamente, dada su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, el público al que se encuentran dirigidos e incluso algunos de tales productos resultan ser complementarios.

Por lo expuesto, no debe permitirse la coexistencia del signo solicitado con las marcas registradas sustento de la oposición. Argumentos de la contestación del Indecopi: Los productos a los cuales alude el signo solicitado tienen por finalidad exterminar insectos, hongos (que no afecten a los humanos) y malas hierbas. Los productos que distinguen las marcas registradas en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, están destinados a la limpieza del hogar (siendo puestos en contacto directo con distintos objetos para su desinfección), así como a la higiene y cuidado personal.

Los productos que distinguen las marcas registradas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, están destinados al cuidado de la higiene o belleza del cuerpo y al cuidado de la piel. Los productos que distinguen las marcas registradas en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, son productos esencialmente elaborados en base a papel y elementos adherentes, los cuales están destinados a ser usados en la oficina y el hogar, y para uso personal.

Considerando lo expuesto, los productos de los signos en conflicto no se encuentran vinculados competitivamente, pues tienen distinta naturaleza o finalidad, están dirigidos a consumidores con necesidades distintas y específicas y aun cuando fueran ofrecidos en los mismos puntos de venta (supermercados) éstos serán colocados en distintas secciones.

También se descarta que productos principalmente orientados a la higiene femenina puedan ser usados para aplicar un insecticida o herbicida, por lo que no es posible afirmar que tales productos sean complementarios. En tal virtud, es posible la coexistencia de los signos cotejados en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

Argumentos de la contestación de POINT AMERICAS:. La resolución impugnada ha sido emitida conforme a ley. 5.2. 5.3. 5.4. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

7.1. EMPRESAS CMPC y CMPC TISSUE no compiten en el mismo mercado que POINT AMERICAS; en ese sentido, el ingreso de insecticidas, fungicidas o herbicidas distinguidos con el signo solicitado al mercado local no desviará clientela ni distorsionará el mercado a favor de ninguno. Existen marcas registradas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que incluyen el término ELITE, como BIO-ELITE, con Certificado 187618, de titularidad de POINT AMERICAS.

Al respecto, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi concluyó que el signo solicitado constituye una variación de la referida marca. El signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Sentencia de Primera Instancia: No es materia de controversia determinar si existe una relación de identidad gráfico fonética entre los signos confrontados ya que las partes reconocen que son semejantes debido a la presencia de la denominación ELITE, por lo que se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado.

No se aprecia que entre los productos a los que se refieren los signos en conflicto en las Clases 3, 5 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza exista vinculación competitiva, siendo posible la coexistencia pacífica de dichos signos sin inducir a confusión al público consumidor, No se ha incurrido en los supuestos de nulidad contemplados en el Artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, Declara infundada la demanda interpuesta por EMPRESAS CMPC y CMPC TISSUE.

Argumentos de la apelación de EMPRESAS CMPC y CMPC TISSUE: Las marcas ELITE y ELITE y logotipo son altamente conocidas en el mercado peruano; por tanto, de concederse el registro del signo solicitado se estaría permitiendo que un competidor se aproveche del esfuerzo empresarial ajeno y que, de manera parasitaria, usufructúe el prestigio que ha ganado EMPRESAS CMPC y CMPC TISSUE.S Del contenido de la Resolución 2351-2013/TPI-INDECOPI no se advierte que EMPRESAS CMPC. y CMPC TISSUE hayan apelado la Resolución 1334-2012/CSD-INDECOPI en el extremo que determinó que no se habla acreditado la notoriedad de sus marcas, por lo que este alegato no resulta relevante para el presente análisis. 10 7.2.

Reiteraron lo argumentado en la demanda respecto de la supuesta ns -oN conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en conflicto en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, especificamente respeto de las siguientes preguntas: (i) ¿Qué aspectos o reglas fundamentales se debe tener en cuenta para comprobar o establecer que existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas? (ii) En el caso de autos, ¿cómo se determina que existe conexión competitiva entre los productos de los signos en conflicto? Procede la interpretación de la norma antes citada, toda vez que es materia de controversia la supuesta confusión entre el signo solicitado y las marcas anteriormente registradas.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas denominativas. Comparación entre una marca denominativa y marcas mixtas.

Conexión competitiva entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. Preguntas formuladas por la Órgano consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(..)” 11 1.1. 1.2. directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si entre las marcas ELITE (denominativa) y las marcas ELITE MAXIMA SUAVIDAD (mixtas), ELITE (mixtas), ELITE MEGA ROLLO (mixta), ELITE RINDE (denominativa), ELITE MEGAROLLO — (denominativa), ELITE (denominativas) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos O servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.3 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-1P-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 12 ES» 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor.

Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen. Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos de! dibujo o el concepto que evocan.

Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:10 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es 10 Ibidem. Ibidem. 13 DOS 1.7. 21. 2.2. procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas denominativas Como la controversia radica en la presunta confusión entre la marca ELITE (denominativa) y las marcas ELITE RINDE (denominativa), ELITE MEGAROLLO (denominativa), ELITE (denominativas), es necesario compararlas teniendo en cuenta que están conformadas únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual!?.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 12 Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, 12 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-1P-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 del 10 de junio de 2016.

Ibidem. 14 pa 2.4, 2.5. etc. De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado, con o sin el acompañamiento de un gráfico.13 Al realizar la comparación entre marcas denominativas, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 14 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En este caso, como el elemento denominativo de algunos de los signos en conflicto es compuesto y en el otro es simple, sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras del primero y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 15 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Ibídem. Ibidem. Ibidem. 15 => 2.6. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. A Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir o no entre la marca ELITE (denominativa) y las marcas ELITE RINDE (denominativa), ELITE MEGAROLLO (denominativa), ELITE (denominativas).

Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Comparación entre una marca denominativa y marcas mixtas.

Como la controversia radica en la presunta confusión entre la marca ELITE (denominativa) y las marcas ELITE MAXIMA SUAVIDAD (mixtas), ELITE (mixtas), ELITE MEGA ROLLO (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico por el otro.

Los denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual. Los figurativos por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc. 16 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.?6 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial!”, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión. b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos citada en el numeral 2.4. de la Sección D. Como en este caso el elemento denominativo en algunos de los signos en conflicto está compuesto por dos o más palabras?8, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los parámetros señalados en la numeral 2.5. de la Sección D. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016. Ibidem. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Y 4.1. 4.2. 4.3. 44. Conexión competitiva entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza Dado que EMPRESAS CMPC y CMPC TISSUE han señalado que los productos que pretende distinguir el signo solicitado guardan conexión competitiva con aquellos que distinguen sus marcas registradas, corresponde analizar dicho tema.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486.19 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, asÍ como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. ?0 Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros ulilizarán la Clasificación inlemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimililud de fos productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 18 b) d) el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son 19 4.5. 5.1. 5.2. los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

De lo contrario, sí habrá conexión competitiva, Dos productos completamente disímiles (v.g.. candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

Preguntas formuladas por el Órgano consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

¿Qué aspectos o reglas fundamentales se debe tener en cuenta para comprobar o establecer que existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas? En relación a la pregunta formulada, se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Acápite 1 de la Sección D de la presente interpretación prejudicial. En el caso de autos ¿cómo se determina que existe conexión competitiva entre los productos de los signos en conflicto? En relación a la pregunta formulada, se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Acápite 4 de la Sección D de la presente interpretación prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 08500-2013-0-1801-JR-CA-24, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de 20 la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. (| 0 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MN MAGISTRADA | Hugo Ramiro Gómez MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21