TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2016 Proceso: 230-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2015-184846 Referencia: Signos involucrados AMAREY NOVA MEDICAL, NOVA MEDICAL (denominativos) y NOVAMEDICA (denominativa) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1003-143, de fecha 2 de mayo de 2016, recibido vía courrier el 19 de mayo de 2016, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-184846.

El Auto del 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: 2.1. Demandante: Amarey Nova Medical S.A. Demandado: Nova Medica Ltda. Hechos relevantes: El 10 de agosto de 2015, Amarey Nova Medical S.A. (en adelante, Amarey) interpuso demanda por infracción de derechos de propiedad industrial en contra de Nova Medica Ltda. (en adelante, Nova), en base a los siguientes signos de su titularidad: TIPO DE SIGNO SIGNO CERTIFICADO | CLASE Marca mixta 151398 42 MOVA-MEDICAL Enseña comercial NOVA MEDICAL 8148 Nombre comercial AMAREY NOVA 15136 3,5, 10, MEDICAL 35 y 44 Marca mixta 285525 44 cerro rea Marca mixta 285518 35 comer era Marca mixta 285517 10 ocacion ese Marca mixta 288454 3 srernarenes Marca mixta 337419 5 e ocnerra rene 2.2.

La demandante alegó que el 14 de diciembre de 1995 se constituyó la sociedad NOVA MEDICA LTDA. para el desarrollo de la actividad económica de venta, reparación y mantenimiento de equipos médicos, quirúrgicos hospitalarios, mediante el uso del nombre comercial NOVA MÉDICA, que infringe los derechos que ostenta sobre el uso exclusivo 2 2.3. 3.1. 3.2. 3.3, 3.4. 3.5. que tiene sobre las marcas NOVA MEDICAL y AMAREY NOVA MEDICAL.

Mediante Oficio 1003-143 del 2 de mayo de 2016, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda de Amarey: Entre los días 20 y 24 de abril del 2010, se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, la "/! Feria Internacional de Salud - Meditech 2010” en la cual participó ofreciendo sus productos y servicios a los asistentes mediante el uso de las marcas mixtas AMAREY NOVA MEDICAL, NOVA MEDICAL y el nombre comercial AMAREY NOVA MEDICAL; feria en la que además participó la demandada ofreciendo equipos médicos, quirúrgicos hospitalarios y servicios a los asistentes, mediante el uso del nombre comercial NOVAMEÉDICA.

El 26 de mayo de 2010, remitió un requerimiento a la sociedad demandada solicitando el cese de uso del nombre comercial NOVAMEDICA debido a que infringía sus derechos sobre el uso exclusivo que tiene sobre las marcas NOVA-MEDICAL y AMAREY NOVA MEDICAL, requerimiento que fue contestado por la demandada manifestando que procedió a suspender el uso del nombre comercial NOVAMEÉDICA.

Entre los días 13 y 15 de agosto de 2014, se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, la “/V Feria Internacional de Salud-Meditech 2014”, en la cual participó la sociedad demandada, promocionando equipos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y servicios a los asistentes con el nombre comercial NOVAMEDICA, en dicha feria participó su empresa constatando la infracción cometida.

Posteriormente, pudo constatar en la página web Wwww.novamedicaltda.com de la demandada su participación en diversos eventos promocionando productos y servicios haciendo uso del nombre comercial NOVAMEDICA. En la actualidad, la sociedad demandada promociona sus productos y servicios en el sitio web www.novamedicaltda.com en la cual se identifica con el nombre comercial NOVAMEDICA. 4.1. 4.2. 4.3. 44. 4,5. 4.6. 4.8.

Argumentos de la contestación de Nova: Rechaza que la demandante se abrogue un derecho absoluto, único y excluyente de los términos NOVA y MEDICAL soslayando que son débiles e inapropiables, por lo que el uso que viene efectuando de su razón social NOVA MEDICA LTDA. es legal pues contiene elementos suficientes para ser distinguidos de cualquier signo distintivo existente en el mercado.

Recuérdese que la razón social y el nombre comercial son conceptos diferentes, aunque a veces la razón social y el nombre comercial sean los mismos. El giro ordinario de los negocios y el objeto social de su empresa se da a conocer mediante sus marcas registradas "“OVAMEDICA” y “OVAMEDICA MEJOR EQUIPO MEJOR RESULTADO”, siendo las expresiones NOVA y MÉDICA parte de su razón social, pero no se emplean a título de marca ni de ningún otro signo distintivo.

No tuvo conocimiento de la existencia de los registros de la demandante y de su explotación en el mercado antes de la oposición que esta formuló a la solicitud de registro de su marca OVAMEDICA, tramitada bajo Expediente 10-91842. La demandante parte de un análisis fraccionado del nombre comercial olvidando que el cotejo debe ser integro y en conjunto.

Además, soslaya intencionalmente el carácter evocativo y débil de las construcciones lingúísticas “NOVA” y “MEDICA”, El uso que viene efectuando de la denominación NOVA MEDICA es como razón social y se encuentra amparado en el Artículo 157 de la Decisión 486, cumpliéndose los presupuestos para la aplicación del referido artículo, dado que el uso de las expresiones NOVA y MEDICA ha sido de buena fe, lo que se verifica con la inscripción de más de 20 razones sociales y establecimientos de comercio que llevan dichas partículas, el uso es no constitutivo a título de marca, está limitado a propósito de información para informar a los consumidores sobre el importador y distribuidor de los productos y además es incapaz de inducir a confusión a los consumidores..

La expresión materia de controversia es evocativa y por ende de carácter débil dado que forma parte de diversos registros marcarios en la Clase 10 (que cubre equipos médicos) a nombre de diferentes titulares, coexistiendo pacíficamente en el mercado y careciendo de respaldo jurídico para impedir el uso de la razón social de su empresa. Los clientes de la demandante son compradores con conocimientos técnicos en equipos médicos para el diagnóstico y tratamiento de 4 4.9. patologías, constituyendo consumidores especializados, lo que destierra cualquier riesgo de confusión entre AMAREY NOVA MEDICAL S.A. y NOVA MEDICA LTDA. La demandante no tiene manera de demostrar el daño debido a que éste no se ha dado, toda vez que las utilidades logradas por su empresa no han sido producto del empleo de las expresiones NOVA y MEDICA como marca, pues para identificar los productos que importa, ha registrado como marcas y usado otras denominaciones. 4.10.La demandante adolece de falta de legitimación en la causa activa y pasiva, debido a que el uso efectuado no es de un signo distintivo.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicita la interpretación prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis de lo actuado en la demanda por infracción de marca, así como de lo solicitado, solo procede la interpretación prejudicial del Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, así como de los Artículos 157, 190, 191, 192, 193 y 200 de la referida Decisión?, por ser materia de controversia en el proceso interno. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (-) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el litular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (.J Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a Su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia O disponibilidad de productos o servicios legitimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y 5 SINE TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El nombre comercial.

La enseña comercial y su ámbito de protección. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El derecho al uso exclusivo de una marca. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Excepción al derecho al uso exclusivo de una marca.

El uso de la marca a título de identificación e información. Las marcas evocativas. Preguntas formuladas por la Entidad consultante: () ¿Cuáles son los criterios para determinar que una marca cuenta con elementos denominativos genéricos? (ii) ¿Cómo se diferencia el uso a título de marca y el uso a titulo de razón social? no sea susceptible de inducirto a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos”.

“Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas Jurídicas, pudiendo ambas coexistir, Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa, La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por úllima vez Artículo _192.-El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositario ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el Artículo 191". “Artículo _200.-La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada Pals Miembro”. 6 1.2.

1.3. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El nombre comercial En el presente caso, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado al nombre comercial, en virtud a que la demandante sustentó su demanda en el mejor derecho que ostentaría su nombre comercial AMAREY NOVA MEDICAL registrado para distinguir actividades económicas vinculadas con la importación, distribución, fabricación, comercialización y venta de productos y servicios relacionados con las clases 3, 5, 10, 35 y 44; y además alegó un supuesto uso no autorizado de la denominación NOVA MEDICA S.A. como nombre comercial.

Por su parte, la demandada ha sostenido que el uso que viene efectuando de la denominación NOVA MEDICA S.A. es como razón social. El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil ( )”, por lo que se puede indicar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial correspondiente y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes.

Características del nombre comercial El Tribunal se ha pronunciado reiteradamente sobre las características del nombre comercial y ha manifestado lo siguiente”: - El objetivo del mombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. - Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a una cuestión conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se encuentra plasmado en el Título Xl de la Decisión 486. - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 96-IP-2009, publicado en la G.O.A.C, N? 1796 del 18 de enero de 2010, marca: TRANSPACK (mixta). 7 idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. 1.4.

La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso. 1.5. No se puede concebir a una sociedad o persona juridica actuando dentro de la vida jurídica sin una identificación que constituye la razón social, el que nace por el medio más comúnmente utilizado que es la inscripción en el registro mercantil.

Protección del nombre comercial 1.6. Los Artículos 191, 192 y 193 establecen el sistema de protección al nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial.

Por su parte, el Artículo 193 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo sólo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. 1.7. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.* 1.8.

Este Tribunal también ha manifestado que: “( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las 1 Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 45-IP-98, publicado en la Gaceta Oficial N* 581, del 12 de julio de 2000. 8 1.9. actividades económicas para las cuales se pretende el registro ( ).

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.* Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ).

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario".* 1.10.La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso 1.11 real y efectivo en el mercado de acuerdo a la legislación de cada país miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial son las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 2.

La enseña comercial y su ámbito de protección 2.1. 2.2. En el caso de estudio, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado a la enseña comercial, en virtud a que la demanda se presentó sobre la base de la enseña comercial NOVA MEDICAL registrada en Colombia. La Decisión 486 no define la enseña comercial; sin embargo, el Tribunal ha analizado el tema de la enseña comercial de manera independiente al del nombre comercial”, y de esta manera sobre la base de la doctrina ha Ibídem.

Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 3-1P-98. Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 40-IP-2013 de fecha 19 de junio de 2013. 9 2.3, 2.4, 2.5. 2.6. manifestado que "La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil ¡de El anterior concepto de enseña, se encuentra enmarcado dentro de lo dispuesto en el Artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que éste se refiere también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantil, señalando lo siguiente: "Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Sin embargo, cabe aclarar que el nombre comercial y la enseña comercial no son lo mismo, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica, únicamente, un establecimiento mercantil. El Tribunal advierte que “la intención del legislador fue diferenciar la figura de! nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial, por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente.

El legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado artículo 190"? Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial, la Decisión 486 en su Artículo 200 habla sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial y de esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que: - Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.

Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega. - Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor. Pachón Muñoz, Manuel. Manual de Propiedad Industrial. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984, pág. 127.

Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 96-IP-2009, publicado en la Gaceta oficial N* 1796, del 18 de enero de 2010. 10 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El derecho al uso exclusivo de una marca En el presente caso, Amarey interpuso demanda ante la SIC por supuesta infracción de derechos de Propiedad Intelectual contra Nova.

En ese sentido, se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” La disposición citada establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas.

Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En efecto, una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

Así, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: ** a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. b) Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado.

(1) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. (ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. De conformidad con lo anterior, se debe tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 10 De modo referencial, ver Procesos 346-1P-2015, p.6. 11 4.1. 4.2. 4.3.

Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar En el presente caso, teniendo en cuenta la materia controvertida, resulta necesario analizar lo establecido en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (y Cabe precisar que el mencionado artículo resulta de aplicación para el caso de los nombres comerciales, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 192 de la Decisión 486, que establece lo siguiente: “Artículo 192.- ( ) Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 según corresponda”.

Previamente a realizar el análisis del Artículo 155 de la Decisión 486, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: ** a) Sujetos activos. Dicha condición recae en: (i) El titular del derecho protegido: El titular puede ser una persona natural o jurídica.

(ii) El Estado: Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: (1) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. “n Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 12 aia 4.4. 4.5.

(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. El Artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, teniendo en cuenta los hechos denunciados es de especial interés lo estipulado en el Literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor respectivamente.

En efecto, en el Literal d) del Artículo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor'?.

A continuación se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado"”, 12 13 De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015, p.5.

Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el ” riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que 13 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.

Los mencionados derechos de exclusión pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.** Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado.

La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.** Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que "su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”. * En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para poder determinar si dicho uso se encuadra dentro de alguno de los supuestos actos de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 1“ 15 18 realmente posee (confusión indirecta); mientras que el ” riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa lienen una relación O vinculación económica”.

(Interpretación Prejudicial det 2 de julio de 2008, recalda en el Proceso 70-IP-2008). Ver de modo referencial, la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 101-1P-2013, p.7. Ver de modo referencial, la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 346-1P-2015, pp.7-8. Ver de modo referencial, la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 37-1P-2015, del 13 de mayo de 2015, p.8. 14 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

Excepción al derecho al uso exclusivo de una marca. El uso de la marca a título de identificación e información En el presente caso, Nova alegó que el uso que viene efectuando en el mercado de la denominación NOVA MEDICAL S.A. es a título de razón social, encontrándose amparada por la excepción contemplada en el Artículo 157 de la Decisión 486.

El titular de una marca si bien posee el derecho exclusivo de uso y de impedir que terceros sin su autorización promocionen, vendan, etiqueten, expendan, usen entre otros actos su signo en el mercado, existen limitaciones por las cuales no se requieren de la autorización del titular del signo para usarlo en el mercado, la cuales están contempladas en el Artículo 157 de la Decisión 486, el cual enuncia lo siguiente: “Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio O seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras caracteristicas de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

De conformidad con el artículo transcrito, el titular de una marca registrada al momento de insertarla en el mercado, puede acompañarla de elementos que den cuenta de los atributos o caracteristicas de los productos o servicios que ampara, que bien pueden ser expresiones, palabras, dibujos, etc. Estos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, así como pueden hacer referencia a otras marcas registradas, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para no afectar a terceros o al público consumidor, Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho del uso de los mismos por parte de terceros conforme se detalla a continuación”: a) Su propio nombre, domicilio o seudónimo.

Esta limitación responde a la necesidad de lograr un equilibrio entre el interés del De modo referencia, ver Proceso 89-1P-2011 de fecha 20 de junio de 2012, p. 11 y Proceso 101- 1P-2013 de fecha 22 de mayo de 2013, pp. 8-9. 15 titular registral y el interés de un tercero en identificarse bajo su propio nombre en el tráfico económico**. b) Un nombre geográfico.

En este supuesto, nos encontramos frente a la misma necesidad de conciliar intereses de diversa índole, por un lado, el del titular registral y, por otro lado, el interés público que necesita del uso general de ese nombre geográfico”? c) Cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de estos.

Este último supuesto está dirigido a impedir que los titulares imposibiliten la utilización de la referencia a estas indicaciones, restringiendo sensiblemente el libre desarrollo de las actividades empresariales, privando de esta manera al consumidor de un mecanismo informativo importante”. 5.5. Cualquier indicación cierta relativa a cualquier caracteristica del correspondiente producto o servicio podrá constituir una excepción al derecho de uso exclusivo sobre la marca, siempre que se cumplan las condiciones del uso contempladas en el precitado Artículo 157 de la Decisión 486 que establece las siguientes condiciones relativas al referido uso, necesarias para la procedencia de la excepción comentada:?' a) Que se haga de buena fe.

Para que un uso se realice de buena fe es necesario que se trate de un uso previo, que existan pruebas suficientes que acrediten el desconocimiento del registro previo de la marca o que la referencia a la marca ajena sea efectuada proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos O servicios??.

En otras palabras, debe ser leal no solo con respecto a los legítimos intereses del titular de la marca sino también respecto al interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado. En tal virtud, el referido uso no podrá constituir un aprovechamiento de la marca registrada, ni ser susceptible de causar 19 20 21 22 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial. Documento OMPIPYSEM/BOG/02/1, Bogotá, 10 y 11 de julio de 2002, p. 13. Ibídem. Ibídem. De modo referencial, ver Proceso 415-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016, pp. 5-8.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Seminario de la OMPI para los Países Andinos Op. Cit., p. 8. 16 la dilución de una marca notoriamente conocida, ni tampoco podrá tener otros fines que los previstos en la norma comunitaria, esto es, identificación o información?, b) Que no constituya uso a título de marca. El uso en el comercio no puede darse a manera de signo distintivo, es decir, la indicación de la respectiva característica del correspondiente producto o servicio debe limitarse a servir de referencia, por cuanto su uso no debe generar riesgo de confusión respecto de signos distintivos previamente solicitados o registrados.

En tal sentido, la indicación que identifica o informa acerca de determinadas características de los productos o servicios ofrecidos debe ser accesoria o complementaria de eventuales signos distintivos usados para distinguir tales productos o servicios. Adicionalmente, toda referencia a un signo distintivo ajeno deberá efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios?*. c) Que se limite a propósitos de identificación o de información. La indicación debe tener como fin, exclusivamente, la identificación o información de alguna característica del producto o servicio correspondiente.

En términos generales, este requisito apunta a que las indicaciones relativas a características del correspondiente producto o servicio deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que deben ser percibidos como tales por los consumidores. d) Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El uso en el comercio de la respectiva indicación no debe generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de la función esencial de la marca, cual es la de indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos.

En tal sentido, se requiere que el uso no sea susceptible de generar un riesgo de confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de un determinado producto o servicio; por lo tanto, de existir un signo distintivo previamente solicitado o registrado, el uso de la indicación no podría darse a título de signo distintivo. Sl De modo referencial, ver Proceso 69-1P-2000 de fecha 6 de jutio de 2001, p. 7 2 Ibídem. 17 a 5.6. 5.7. 6.2 6.3 Adicionalmente, el uso tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de una empresa o empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros muchos supuestos.

Finalmente, es preciso indicar que, las mencionadas condiciones deben presentarse de modo concurrente, es decir, para la configuración de la excepción o limitación objeto de la presente interpretación, es indispensable que el uso en el comercio del respectivo signo, cumpla con todas las condiciones previamente explicadas. En virtud de lo expuesto precedentemente, se deberá verificar que, efectivamente, la excepción estudiada no haya sido aplicable en el caso concreto, es decir, que no se cumplan las condiciones detalladas en el presente acápite (es decir: buena fe, que no se utilice a título de marca, que tenga un propósito de identificación o información y que no cause confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de los productos o servicios).

Las marcas evocativas En vista de que en el caso concreto, la demandada ha sostenido que la expresión materia de controversia es evocativa y por ende de carácter débil dado que forma parte de diversos registros marcarios en la Clase 10 (que cubre equipos médicos) a nombre de diferentes titulares, coexistiendo pacificamente en el mercado y careciendo de respaldo jurídico para impedir el uso de la razón social de su empresa, el Tribunal abordará el tema de las marcas evocativas.

Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia. Las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio; es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo? Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables.

No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de 25 De modo referencial, ver Proceso 327-1P-2015, de fecha 19 de mayo de 2016, p. 12. 18 6.4 6.5 7.1. uso común, toda vez que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.* Un supuesto diferente ocurre cuando no existe una fuerte proximidad entre el signo y el producto o servicio que se pretende distinguir.

En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de las denominaciones que conforman los signos registrados a favor de la demandante. Preguntas formuladas por la Entidad consultante Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por la Entidad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

¿Cuáles son los criterios para determinar que una marca cuenta con elementos denominativos genéricos? Teniendo en consideración que la marca es aquel signo que tiene como finalidad distinguir productos o servicios de otro u otros semejantes, de modo tal que constituye una importante fuente de información que permite no sólo que el consumidor pueda elegir con facilidad el producto o servicio de su preferencia sino que el empresario pueda diferenciarse de sus competidores.

En ese sentido, el titular de una marca tiene el derecho al uso exclusivo de ella, por lo que tiene facultad de accionar contra aquellos que pretendan usar o usen su signo sin su autorización, o cualquier otro que pueda producir confusión con el suyo, afectando su derecho de exclusiva. Sin embargo, ese derecho de exclusiva no es absoluto, siendo que la normativa comunitaria recoge ciertos limites, tales como el empleo de expresiones de carácter genérico que tengan un propósito referencial.

Sobre el particular se precisa que la denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se 26 27 Ibidem. Ibidem. 19 7.2. crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identifi carlo.? En efecto un signo compuesto por expresiones genéricas es débil, ya que tiene un poder muy bajo de oposición en relación con dichas palabras y, además, tiene bajo nivel de acción para alegar infracción en relación con dichos elementos genéricos.

Así, una expresión de carácter genérico no puede estar sometida a la apropiación exclusiva de un solo titular pues ello impediría el uso libre y legítimo de tal expresión por los demás competidores. Sin embargo, los signos confrontados en una acción por infracción, compuestos por elementos genéricos, deben ser evaluados en relación con los demás elementos que le otorguen distintividad al signo. ¿Cómo se diferencia el uso a título de marca y el uso a título de razón social? Con relación a la interrogante de la Entidad consultante, tal como se mencionó anteriormente en el numeral 1 del apartado D de la presente interpretación prejuidicial, mientras que la razón social da cuenta de la naturaleza y existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles; el nombre comercial identifica una actividad económica, una empresa o un establecimiento mercantil o comercial%, y su protección se adquiere con su primer uso en el mercado.

En atención a lo anterior, este Tribunal considera que el empleo de una determinada denominación debe estar condicionado a la identificación e información del comerciante en el giro de su negocio y no con la finalidad de identificar o distinguir productos, servicios o actividades económicas en el mercado. Es decir, es posible que un comerciante pueda utilizar en el mercado su razón social, siempre que dicho uso no este destinado a la identificación de productos, servicios o actividades económicas, no resulte confundible 28 29 30 De modo referencial, ver Proceso 110-IP- 2015 de 5 de fecha 5 de septiembre de 2015, p.B. Ibidem.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. (..)" 20 con signos distintivos registrados a favor de terceros y no induzca a error al público consumidor respecto del origen empresarial.

Asimismo, resulta necesario que ese uso se limite a informar al consumidor sobre la existencia del comerciante como persona jurídica. Sin embargo, tal como se mencionó en el numeral 1 de la Sección D de la presente interpretación, es posible que un comerciante tenga una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, recayendo en la Entidad consultante la facultad de decidir si el uso efectuado infringe o no derechos de terceros.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el Proceso Interno 2015-184846, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa a aanteros MAGISTRADA artha Rueda Merchán Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (E) y el Secretario. 21 l Cecilia Luisa AyllérÍuinteros PRESIDENTA (E) Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 22