TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: 294-1IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014-00514 Referencia: Marcas involucradas TOZINETAS FRED (denominativa) y FREDDO (denominativa) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 2528 del 03 de junio de 2016, recibido vía correo electrónico el 7 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00514; y, El Auto del 19 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: — FERRIS ENTERPRISES CORP, 2.1. 2.2. 2.3. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado: FREDDO S.A. Hechos relevantes: El 13 de diciembre de 2012, FERRIS ENTERPRISES CORP. (en adelante, FERRIS) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca TOZINETAS FRED (denominativa)! para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.? Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial no se presentaron oposiciones por parte de terceros.
Por Resolución 42567 del 22 de julio de 2013, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC denegó de oficio el registro del signo solicitado al considerarlo confundible con la marca FREDDO (denominativa) previamente registrada a favor de FREDDO S.A. (en adelante, FREDDO) con Certificado 454417 que distingue productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza?, considerando lo siguiente: a) El signo solicitado reproduce parcialmente la estructura gramatical de la marca registrada. b) Hay similitud en el componente denominativo de los signos, esto es, las expresiones TOZINETAS FRED/FREDDO. c) Los consumidores pueden creer que están adquiriendo productos que comparten el mismo origen empresarial. d) El signo solicitado pretende identificar productos que pertenecen a la misma clase que los productos distinguidos por la marca registrada, los cuales pertenecen a la categoría de productos alimenticios de origen vegetal que sirven como ingredientes para la preparación de pasabocas.
Expediente administrativo 12226426. Clase 30: Pasabocas. Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, sándwiches, empanadas; tortas, pasteles, tortillas; helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; cucuruchos para helados, dulce de leche, helados saborizados, confituras congelados, yogurt congelado, helados, bebidas a base de helados, helados a base de leche, sucedáneos de los helados, batidos de leche, batidos, sorbetes y refrescos a base de helados. 2 o 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, 3.5. 4.2. e) Los canales de distribución, divulgación o comercialización de los productos a los que se refieren los signos podrían coincidir.
FERRIS interpuso recurso de apelación contra la Resolución 42567. Por Resolución 29759 del 30 de abril de 2014, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la SIC resolvió el recurso de apelación interpuesto confirmando la decisión contenida en la Resolución 42567 del 22 de julio de 2013, FERRIS presentó demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia a fin de anular las resoluciones administrativas antes mencionadas.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda y dispuso que se notifique a la SIC, a FREDDO, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado. Argumentos de la demanda de FERRIS: No hay coincidencia en la secuencia de vocales, número de palabras, longitud de palabras, número de sílabas, raíces y terminaciones para determinar que existe similitud ortográfica.
La sonoridad de ambos signos es totalmente distinta en tanto difieren en sus sílabas tónicas. La expresión TOZINETAS evoca la idea de la tocineta (también conocida como panceta o tocino), mientras que la expresión FREDDO es una expresión de fantasía, por lo que es imposible sostener que evocan un mismo concepto. Tras hacer un adecuado análisis de similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales, no hay coincidencias en ninguno de los criterios.
La SIC contribuye a una inseguridad jurídica por cuanto ya había concedido el registro de la marca TOZINETAS FRED (mixta), por lo que no es coherente que otorgue la marca mixta y deniegue la denominativa. Argumentos de la contestación de la SIC:. Los signos apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor.
El signo que se pretende registrar reproduce parcialmente la estructura gramatical de la marca previamente registrada. 3 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. Existe una similitud en el componente denominativo de los signos, esto es, las expresiones TOZINETAS FRED/FREDDO. Los consumidores pueden creer que están adquiriendo productos que comparten el mismo origen empresarial y las mismas características.
El signo solicitado tiene conexidad competitiva con la marca comparada, pues comparten el mismo canal o medio de publicación, distribución o comercialización y presentan una relación entre los productos que pretenden distinguir. Las marcas comportan un riesgo de confusión en la clase solicitada, pues pertenecen a la misma categoría de productos alimenticios de origen vegetal que sirven como ingredientes para la preparación de pasabocas.
Argumentos del tercero interesado, FREDDO: El Consejo de Estado señala que FREDDO no presentó memorial de intervención. NORMA A SER INTERPRETADA La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.* Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la norma citada, en la medida que la controversia radica en una presunta causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión con una marca registrada.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre una marca denominativa compuesta y una marca denominativa simple. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de tos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(.J” 4 1.1.
1.2. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si la marca TOZINETAS FRED (denominativa) y la marca FREDDO (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.5 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 5 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor.
Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. Un signo es semejante cuando, considerando en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:$ a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. 8 7 Ibidem.
Ibidem. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.7. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer sí el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.
Comparación entre una marca denominativa compuesta y una marca denominativa simple 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre la marca TOZINETAS FRED (denominativa) y la marca FREDDO (denominativa), es necesario compararlos teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual,? 2.2.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.? 8 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.. Ibídem. 1 2.3, 2.4. 2.5.
Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado, con o sin el acompañamiento de un gráfico. 10 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas, se deberá identificar cuál de las denominaciones prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, y realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: *! a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras??, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:13 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. a Ibidem. Ibidem. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 8 b) d) e) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra.
Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 2.6.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir o no entre las marcas TOZINETA FRED (denominativa) y FREDDO (denominativa). Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2014-00514, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro MAGISTRADO Apac De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10