UE TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 09 de septiembre de 2016 Proceso: 317-1P-2016 Asunto E Interpretación Prejudicial Consultante B Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014-00076-00 Referencia: Marcas involucradas THERMO DRY (denominativa) y THERMODRY (denominativa) Magistrado Ponente E Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 2678 del 10 de junio de 2016, recibido vía correo electrónico el 14 de junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00076-00; y, El Auto del 19 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: UNILEVER N.V. 2.1. 2.2. 2.3. Demandado S Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado: Kassis S.A.S. Hechos relevantes: El 04 de enero de 2012, UNILEVER N.V. (en adelante, UNILEVER) solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro del signo THERMO DRY (denominativa)! para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.? Kassis Ltda., ahora Kassis S.A.S. (en adelante, KASSIS) formuló oposición contra el registro del signo solicitado, basándose en la titularidad que ostenta sobre la marca THERMODRY (denominativa)3, previamente registrada con Certificado 380781, que distingue productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.* Por Resolución 41359 del 29 de junio de 2012, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca THERMODRY (denominativa) a favor de UNILEVER.
Dicha instancia consideró lo siguiente: a) Los productos que pretende distinguir el signo solicitado buscan satisfacer necesidades relacionadas con el aseo y cuidado personal; por su parte, en los productos que distingue la marca registrada se encuentran prendas de vestir. b) Dado que los referidos productos tienen y satisfacen necesidades diferentes y no son intercambiables, complementarios ni comparten canales de comercialización ni medios publicitarios, no existe conexión competitiva entre los mismos, por lo que el público consumidor no confundirá tales productos ni su origen empresarial. c) Al no existir conexión competitiva, no corresponde analizar la similitud entre los signos en conflicto.
Expediente administrativo 12-001296. Clase 3: desodorantes y antitranspirantes, Conforme se desprende de la lectura de la Resolución 49185 del 21 de agosto de 2013. Clase 25: toda clase de vestuario para hombres, mujeres y niños tales como: vestidos, camisas, blusas, sacos, suéteres, chalecos, chaquetas, pantalones, jeans, faldas, medias, gabardinas, impermeables, ropa deportiva como shorts, camisetas y sudaderas; ropa de dormir, levantadoras; vestidos de baño, ropa interior, ropa para bebé; además incluirá toda clase de calzado como botas, zapatos y zapatillas, sandalias, pantuflas, tenis. 2 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. d) El signo solicitado mo se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
El 2 de agosto de 2013, KASSIS interpuso recurso de apelación contra la Resolución 41359. Por Resolución 49185 del 21 de agosto de 2013, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación revocando la Resolución 41359; asimismo, declaró fundada la oposición presentada por KASSIS y denegó el registro del signo solicitado, en virtud de los siguientes argumentos: a) El signo solicitado está conformado por las expresiones en inglés THERMO DRY, cuya traducción (referida a calor, temperatura y seco) es cercana al consumidor pues se trata de vocabulario básico.
Dicho signo reproduce en su integridad a la marca registrada THERMODRY, sin que sea determinante la separación de sus elementos. b) Los signos en conflicto evocan ciertas características de los productos a los que se refieren, lo cual descarta sus diferencias conceptuales. c) Los desodorantes y antitranspirantes que pretende distinguir el signo solicitado guardan relación con el vestuario para hombres, mujeres y niños, tales como ropa deportiva, shorts, camisetas, sudaderas, zapatos zapatillas y tenis, que distingue la marca registrada, dada la tendencia de que los empresarios de prendas de vestir ofrezcan también productos de cuidado personal. d) La relación se incrementaría dada la identidad de los signos y la posibilidad de que el consumidor le asigne un mismo origen empresarial a las prendas de vestir deportivas y a los artículos de cuidado personal que brindan protección y limpieza durante la práctica de deportes. e) El signo solicitado se encuentra comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
UNILEVER interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 49185.5 Mediante Auto del 11 de junio de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de De la documentación que obra en el expediente no se advierte la fecha de interposición de la demanda. 3 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, Colombia admitió la demanda y ordenó notificar a la SIC y a KASSIS, este último en su calidad de tercero interesado.
El 29 de setiembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del! Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda de UNILEVER: Los productos que amparan los signos en conflicto no tienen ninguna característica en común que permita agruparlos en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Los referidos productos se comercializan en canales diferentes y donde podrían coincidir (grandes almacenes) se encuentran dispuestos en pasillos completamente distantes, por lo que su coexistencia pasará desapercibida por un consumidor. Adicionalmente, los productos en comentario no se usan conjuntamente ni son sustituibles o intercambiables, y su promoción y publicidad se realiza por distintos medios, ya que tienen finalidades disímiles; en ese sentido, no guardan ninguna relación, por lo que no se inducirá al público consumidor a error respecto de tales productos o su origen empresarial.
Considerando lo señalado, se ha aplicado incorrectamente lo dispuesto en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486; además, se ha inaplicado el Artículo 134 de la norma citada, pues el signo solicitado es apto para identificar los productos que pretende distinguir. Argumentos de la contestación de la SIC: La SIC reiteró los argumentos de la resolución impugnada, resaltando que el análisis de los signos confrontados se efectuó respetando la normativa andina.
Argumentos del tercero interesado, KASSIS: El tercero interesado no contestó la demanda. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.S Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- N nas No procede la interpretación prejudicial del Artículo 134 de la referida Decisión, por no ser materia de controversia aquello que puede constituir una marca.
Procede únicamente la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser materia de controversia el presunto riesgo de confusión de un signo solicitado a registro y una marca anteriormente registrada. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre una marca denominativa compuesta y una marca denominativa simple. Palabras en idioma extranjero. Marcas evocativas. Conexión competitiva entre productos de la Clase 3 y la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos “Artículo_134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea aplo para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obsláculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, relralos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(-J" 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca solicitada THERMO DRY (denominativa) y la marca registrada THERMODRY (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo _136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.” a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 470-1P-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 6 1.5.
Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:8 1.6. a) b) d) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Ibídem.
Ibidem. Y 1.7. 2.1. 2.2. 2.3. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.
Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría o no incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre una marca denominativa compuesta y una marca denominativa simple Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado THERMO DRY (denominativo) y la marca THERMODRY (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.10 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. *! Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc.
De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado o concepto, con o sin el acompañamiento de un gráfico, 12 10 11 12 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-1P-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-JP-2015 del 10 de junio de 2016.
Ibidem. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-1P-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 8 2.4. Al realizar la comparación entre marcas denominativas, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:13 2.5. a) b) c) d) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En este caso, como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto y en el otro es simple, sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras del primero y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:1* a) b) d) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podria tener mayor impacto en la mente del consumidor.
Analizar sí la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que 13 1 Ibidem. Ibídem. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.
Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre las marcas en conflicto. Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Palabras en idioma extranjero En atención a que el signo solicitado THERMO DRY (denominativo) se encuentra conformado por denominaciones en idioma extranjero, de acuerdo a lo establecido en la resolución impugnada, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 15 Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 18 De modo referencial, ver Proceso 57-1P-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12.
De modo referencial, ver Proceso 146-IP-2013 del 25 de septiembre de 2013, p. 12 10 e 3.4. 3.5. 4.1. 4.2. 4.3. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad.
En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. Se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público al que se encuentran dirigidos los productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas de los productos precitados.
Marcas evocativas Considerando que en la resolución impugnada se afirma que los signos en conflicto son evocativos, es pertinente analizar el tema. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.?? Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables.
No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de Uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 18 Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir.
En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 12 ” 18 19 De modo referencial, ver Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016, p. 12. Ibidem. Ibidem. 11 4.4. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4, En ese sentido, se deberá establecer si los signos en conflicto son o no evocativos y, de ser el caso, el grado evocativo de estos y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
Conexión competitiva entre productos de la Clase 3 y la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza Dado que en el proceso interno se discute si los productos que pretende distinguir el signo solicitado guardan conexión competitiva con aquellos que distingue la marca registrada, corresponde analizar dicho tema. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.20 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.?1 Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.
Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al 21 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no delerminarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016 12 b) d) ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.
Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. 13 Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.
De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 5.5. Por tal razón, para establecer la existencia o no de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2014-00076-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Es Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Hernán Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15