¿pro TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de agosto de 2016 Proceso: 74-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante y Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2007-00252 Referencia E Marcas involucradas POSTHON (denominativa) y POSTOBON (denominativa), POSTOBON (mixta), POSTOBON (mixta) POSTOBON CLEAR (denominativa), POSTOBON LIGHT (mixta) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 0437 del 8 de febrero de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 134, de los Literales a) y b) del Artículo 135, de los Literales a) y h) del Artículo 136, y de los Artículos 228, 229 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2007-00252; y, El Auto del 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1, Partes en el Proceso Interno: Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado: Jairo Antonio Pacheco Sánchez 2. Hechos relevantes: 2.1. El 31 de agosto de 2005, Jairo Antonio Pacheco Sánchez (en adelante, el señor Pacheco) solicitó ante la Dirección de Signos Distintivos (antes División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia el registro de la marca POSTHON (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza!. 2.2.
Gaseosas Posada Tobón S.A. (en adelante, Posada Tobón) formuló oposición fundamentándose en la supuesta similitud y confundibilidad entre el signo solicitado y sus marcas conformadas por la denominación POSTOBON en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, señaló que el signo distintivo POSTOBON (denominativo), usado en el sector de las bebidas gaseosas y no alcohólicas, es notoriamente conocido en Colombia.
POSTOBON POSTOBON CLEAR Certificado 38686 Certificado 302700 Certificado 1210612 Certificado 261242 Certificado 261716 2.3. El señor Pacheco absolvió el traslado de oposición manifestando que los signos en conflicto sólo tienen en común la primera sílaba, no siendo ello suficiente para determinar su semejanza. 2.4. Por Resolución 22522 del 29 de agosto de 2006, el Jefe de la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca POSTHON (denominativa) para distinguir á d Clase 25: Vestuario, calzado y sombrereria. 1] 78 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que la marca solicitada no incurría en la causal de irregistrabilidad de los Literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486.
Consideró que no existían semejanzas entre los signos en conflicto, por lo que no generarían confusión y además determinó que el signo solicitado no constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción de la marca. Posada Tobón presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos por la Dirección de Signos Distintivos de la SIC y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las Resoluciones 29044 del 30 de octubre de 2006 y 01085 del 26 de enero de 2007, respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 22522 con fundamento en las mismas consideraciones.
Posada Tobón presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, a fin de anular las Resoluciones 22522, 29044 y 01085. La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante Auto del 28 de julio de 2009, en el cual ordenó notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio, al Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa y al tercero interesado, el señor Pacheco.
Mediante Auto del 24 de junio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del Artículo 134, de los Literales a) y b) del Artículo 135, de los Literales a) y h) del Artículo 136, y de los Artículos 228, 229 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda de Posada Tobón: El otorgamiento del registro de la marca POSTHON afecta indebidamente el derecho de Posada Tobón, titular de la marca POSTOBON registrada en Colombia, usada para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional, la cual es notoriamente conocida. El signo solicitado POSTHON constituye una imitación del signo distintivo POSTOBON notoriamente conocido.
El otorgamiento del registro POSTHON genera riesgo de confusión y de asociación en cuanto al origen empresarial, así como aprovechamiento injusto del prestigio del signo distintivo POSTOBON notoriamente conocido. El cotejo que hizo la Administración en los actos acusados fue errado pues no se centró en la comparación del signo distintivo notoriamente fe Wwe 3.4. 3.5. 4.2. 5.1. 5.2. conocido POSTOBON y el signo solicitado POSTHON.
En tal sentido, no aplicó el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486. En los actos acusados no se analizó el riesgo de confusión indirecta que tendrán los consumidores, dado que el citado vínculo hará que el consumidor atribuya a los productos POSTOBON y POSTHON un origen empresarial común, lo que estaría dentro del supuesto de irregistrabilidad previsto en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486.
La Resolución cuestionada desconoció lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que consideró sin fundamento válido que el signo POSTHON tenía elementos que le otorgaban aptitud para distinguir los productos que pretende distinguir frente a los que distingue la marca registrada POSTOBON. Argumentos de contestación de la SIC:.
El signo POSTHON (denominativo) cumple con los requisitos legales exigidos y con suficiente fuerza distintiva, conforme a los criterios jurisprudenciales y legales previstos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, puesto que al efectuarse el examen en conjunto de los signos confrontados se advirtió que ambas expresiones son suficientemente distintivas entre sí y no conllevan al público consumidor a riesgo de confusión. Para objetar el registro de una marca con fundamento en la notoriedad de una marca previamente registrada debe existir similitud significativa entre las marcas en conflicto que de coexistir en el mercado genere riesgo de confusión en el público consumidor.
En tal sentido, entre los signos en conflicto no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor a error. Argumentos de contestación del señor Pacheco: Desde el punto de vista gráfico y ortográfico, los signos en conflicto son absolutamente diferentes toda vez que la marca POSTOBON (denominativa) opositora se conforma de tres silabas en tanto que la solicitada POSTHON (denominativa) únicamente de dos, además difieren en cuanto a la sílaba final.
Al apreciar en conjunto y en forma sucesiva los signos en conflicto no resultan similares, hecho que desviriúa el riesgo de confusión alegado por Posada Tobón. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 134, de los Literales a) y b) del Artículo 135, de los Literales a) y h) del Artículo 136, y de los Artículos 228, 229 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.? Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gréfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) fas letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 1) la forma de los productos, sus envases o envolturas; 9) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad;
(y “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total O parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” “Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, O para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; [) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
Pon a No procede la interpretación prejudicial del Artículo 134 y de los Literales a) y b) del Artículo 135 de la norma antes citada? por no corresponder a la materia controvertida en el presente caso. Por lo tanto, procede la interpretación de los Literales a) y h) del Artículo 136, y de los Artículos 228, 229 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas denominativas. Comparación entre marcas mixtas y denominativas.
Conexión competitiva entre productos de las Clases 25 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca notoriamente conocida. Su prueba. g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca prolección;
J) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y anligiledad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero." “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, O para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.” “Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Pera efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.” Al respecto, si bien la Corte consultante ha solicitado la interpretación de los Artículos 134 y de los Literales a) y b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la revisión de los hechos materia del presente caso se advierte que la demandante ha pretendido basar su demanda únicamente en los supuestos normativos contemplados en los Literales a) y h) del Artículo 136 de la referida Decisión, no siendo sustento de la demanda formulada los Artículos 134 y los Literales a) y b) del Artículo 135 de la Decisión 486, referidos a los requisitos para constituir una marca y al carácter distintivo del signo, respectivamente.
En tal sentido, este Tribunal considera que no corresponde la interpretación prejudicial de los Articulos antes mencionados. c 1.1.
1.2. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado POSTHON (denominativo) y las marcas POSTOBON (denominativa), POSTOBON (mixta) POSTOBON (mixta) POSTOBON CLEAR (denominativa), POSTOBON LIGHT (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..)J” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.* a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 1.3. 1.4. En ese sentido, se deberá verificar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser? a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:* a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Ibídern.
Ibidem. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.
De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas denominativas Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado POSTHON (denominativa) y las marcas POSTOBON (denominativa) y POSTOBON CLEAR (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.” Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fométicas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.* En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:? a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Ibídem. Ibidem, 2.4. 3.1. 3.2. 3.3. función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el posible riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado POSTHON (denominativo) y las marcas POSTOBON (denominativa) y POSTOBON CLEAR (denominativa).
Comparación entre marcas mixtas y denominativas Como la controversia radica en la posible confusión entre el signo solicitado POSTHON (denominativo) y las marcas POSTOBON (mixta), POSTOBON (mixta) y POSTOBON LIGHT (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico por un lado, y por un elemento denominativo por el otro.
Los denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual. Los figurativos por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, iconos, etc.*? Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea éste, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.” En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene +0 31 Ver Interpretación Prejudicial recaída en Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Ibidem. 10 3.4. 41. 4.2. 4.3. mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial'?, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos, previamente citado. ** En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer si pudo o no haber existido riesgo de confusión y/o de asociación entre el signo solicitado POSTHON (denominativa) y las marcas POSTOBON (mixta), POSTOBON (mixta) y POSTOBON LIGHT (mixta).
Conexión competitiva entre los productos de la Clases 25 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza En el presente proceso, se discute si existe o no conexión competitiva entre productos de las Clases 25 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.
Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de 12 De modo referencial, ver Proceso 129-1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015, p. 14. Ver Interpretación Prejudicial recaída en Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán ta similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente ” (Subrayado agregado) 11 los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. ** 4.4.
Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de A bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser M productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios 0 Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. 10 de junio de 2016. Ep 12 4 S Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 4.5. d) La pertenencia a una misma clase de complementariedad de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.
Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.
De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g.. candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.
La marca notoriamente conocida. Su prueba En el presente caso, la demandante alegó que su marca POSTOBON (denominativa) es notoriamente conocida, por lo que el registro del signo solicitado vulneraría el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; en ese sentido, resulta pertinente 13 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. tener en cuenta el supuesto contenido en dicha norma, cuyo tenor es el siguiente: “Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración O transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero O con sus productos O servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.
El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados.
En relación con el punto anterior, el Artículo 230 de la Decisión 486 establece qué se debe entender como sector pertinente: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria. Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de 14 confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate, trascendiendo así el principio de especialidad. 5.7.
Asimismo, la protección de la marca notoriamente conocida va más allá del principio de territorialidad toda vez que se protegerá independientemente del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella. uy 5.8.
Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el Literal a) del Artículo 229 no se negará la calidad de notorio de un signo ni su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero. 5.9. Igualmente, la protección que otorga el Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 a la marca notoria, va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.
En efecto, tal artículo dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro. *? 5.10. La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. '* 5.11.
El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado: “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) elgrado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; 18 Ibidem. y De mado referencial, ver Proceso 17-IP-2014 de fecha 1 de octubre de 2014, pp. 22-23. 1 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.
Ey s ad) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; ) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial;
(.)” 5.12. Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca. 19 5.13.
En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Artículo 136 y con los Literales a), b), y c) del Artículo 226 de la Decisión 486. Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario.? a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se Use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Ibídem. Ibídem. 16 3.14 Respecto al riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad. La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.?! 3.15 Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 3.16 En tal virtud, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor. 3.17 De lo expuesto, se advierte que corresponde establecer si la marca POSTOBON (denominativa) es notoria o no y desde qué momento, tomando en cuenta los medios probatorios presentados y los criterios de análisis citados.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2007-00252, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. a De modo referencial, ver Proceso 151-1P-2014 de fecha 2 de enero de 2015. 17 / Vale Cecilia Luisá Ayllón Aron: MAGISTRADA VA FO Tano * * Hugo Ramiro Gómez AÁpac ¡TRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18