TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 05 de septiembre de 2016 Proceso: 76-1P-2016 Asunto E Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante E 2010-00459 Referencia: Marcas involucradas DELL PRECISION (mixta) y PRECISION (mixta) Magistrado Ponente 8 Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 452 del 8 de febrero de 2016, recibido vía correo electrónico el 9 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00459; y, El Auto del 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante E PRECISION TRADING CORP. 2.1. 2.2. 2.3. Demandado S Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero Interesado: DELL INC. Hechos relevantes: El 30 de abril de 1999, DELL COMPUTER CORPORATION (en adelante, DELL)' solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro de la marca DELL PRECISION (mixta)? para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. bad a PRECISION TRADING CORP.
(en adelante, PRECISION TRADING)! formuló oposición contra el registro del signo solicitado, basándose en la titularidad que ostenta sobre la marca PRECISION (mixta), previamente registrada con Certificado 139379, que distingue productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.* Por Resolución 44324 del 31 de octubre de 2008, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC (antes División de Signos Distintivos) declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca DELL Del contenido de la Resolución 44324 del 31 de octubre de 2008, se desprende que DELL COMPUTER CORPORATION modificó el nombre de la sociedad a DELL INC. Expediente administrativo 99-026261.
Clase 9: computadores, periféricos de los computadores y sus componentes y partes, aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento), y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción, de sonidos o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores.
Sociedad constituida y existente de acuerdo a las leyes del Estado de Florida, Estados Unidos de América, de acuerdo a lo señalado por PRECISION TRADING en la acción de nulidad formulada contra las Resoluciones 44324, 54325 y 22965. Clase 9: Aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos y equipos para el tratamiento de la información (proceso de datos) 2 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.
PRECISION (mixta) a favor de DELL. Dicha instancia consideró lo siguiente: a) La expresión "PRECISION” cuenta con un significado en el lenguaje español y tiene retación directa con los productos de los signos en conflicto, por lo que puede considerarse una expresión que requiere de elementos adicionales nominativos o mixtos que garanticen su distintividad. b) En el signo solicitado, “DELL” constituye el elemento que resalta en el aspecto denominativo y gráfico, añadiendo al signo la distintividad necesaria por ser la expresión por la cual el consumidor medio lo recordará con mayor facilidad, lo individualizará e identificará a su origen empresarial.
Por su parte, la marca registrada cuenta con un diseño arbitrario. c) Los signos en conflicto no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor. PRECISION TRADING interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 44324, Por Resolución 54325 del 22 de diciembre de 2008, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC (antes División de Signos Distintivos) resolvió el recurso de reposición confirmando lo decidido en la Resolución 44324.
Mediante Resolución 22965 del 30 de abril de 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación confirmando lo decidido en la Resolución 44324. El 24 de setiembre de 2010, PRECISION TRADING interpuso acción de nulidad contra las Resoluciones 44324, 54325 y 22965”. Adicionalmente, solicitó cancelar la inscripción del Certificado 403.641, correspondiente a la marca DELL PRECISION (mixta).
Mediante Auto del 15 de diciembre de 2010, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda y ordenó notificar a la SIC y a DELL, este último como tercero interesado. De acuerdo al contenido de la Resolución 44324, DELL solicitó la cancelación de la marca base de la oposición. En primera instancia se accedió a la cancelación parcial de dicha marca; sin embargo, tal decisión fue recurrida y en última instancia fue revocada y quedó firme; en ese sentido, la marca PRECISION (mixta) se encuentra vigente para la totalidad de productos registrados, por lo que la cancelación en comentario no resulta relevante para el análisis del presente caso.
Del contenido de esta acción se advierte que DELL limitó los productos que pretendia distinguir con el signo solicitado a: computadores, periféricos de los computadores y sus componentes y partes. 3 2.9. El 23 de setiembre de 2011, la SIC y DELL contestaron la demanda. 2.10. El 28 de mayo de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos de la demanda de PRECISION TRADING: 3.1. Se ignoró que la marca DELL PRECISION (mixta) reproduce en su integridad el elemento denominativo de la marca PRECISION (mixta), otorgada sin limitación alguna, por lo que sí existen semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión entre el público consumidor. 3.2. Pese a que no todos los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza tienen dentro de sus caracteristicas intrinsecas la precisión, se consideró a la expresión PRECISION como una de uso común para referirse a una característica de los aparatos e instrumentos de la referida clase, adquiriendo una connotación descriptiva frente a tales productos, por ende, inapropiable de manera exclusiva. 3.3.
La palabra PRECISION será fácilmente reconocida y pronunciada por los consumidores por su equivalente en español, en consecuencia, los consumidores reconocerán y solicitarán la marca por medio del elemento denominativo PRECISION. 3.4. La expresión DELL y los elementos gráficos incluidos en la marca DELL PRECISION (mixta) no le otorgan la suficiente distintividad frente a la marca PRECISION (mixta) ni son elementos determinantes para la An diferenciación de los signos. 3.5.
Por las razones indicadas, la solicitud de registro de la marca DELL PRECISION (mixta) concurre en las causales de irregistrabilidad consagradas en el Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344, vigente al momento de la solicitud de registro, y en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 488, vigente al momento en el que se expidieron las Resoluciones 44324, 54325 y 22965. 4.
Argumentos de la contestación de la SIC: 4.1 Las marcas DELL PRECISION (mixta) y PRECISION (mixta), apreciadas en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor. 4.2 Si bien las marcas en conflicto presentan la expresión PRECISION, se puede observar que dicha expresión se encuentra acompañada de la palabra DELL en la marca solicitada, la cual le otorga suficiente 4 4.3 4.4 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. distintividad e indica el origen empresarial de los productos que pretende distinguir.
La pronunciación de cada una de las marcas resulta lo suficientemente distintiva para evitar el riesgo de confusión. Asimismo, el impacto visual que se genera al confrontar los signos es diferente, creando una imagen diferente en la mente del consumidor. Los signos confrontados son distintos e independientes por lo que no se configuran las causales de irregistrabilidad establecidas en el Literal b) del Artículo 135 ni del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
Argumentos de la contestación de DELL: Las marcas solo comparten un término que se asocia directamente con las características de los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. La composición ortográfica y gráfica de dichos signos es suficientemente diferente, de modo que los consumidores pueden perfectamente identificarlas en el mercado.
La marca DELL PRECISION (mixta) es notoriamente conocida tanto en los países de la Comunidad Andina como en la mayoría de países del mundo. Las marcas DELL PRECISION (mixta) y PRECISION (mixta) coexisten pacíficamente en muchas otras jurisdicciones, incluyendo otros países de la Comunidad Andina, sin que tal coexistencia haya generado hasta la fecha confusión alguna.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.* Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Articulo _134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, — logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) tos sonidos y los olores; d) las letras y los números;
DAN No procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486, por no ser materia de controversia aquello que puede constituir una marca. Procede interpretar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 conforme a lo solicitado por la Corte consultante; sin embargo, corresponde a la Corte Consultante analizar y determinar qué norma debe aplicar al caso concreto, para lo cual se deberá tener en cuenta los criterios desarrollados por este Tribunal sobre dicho tema.? De oficio, procede interpretar el Literal e) del Artículo 135 de la norma antes citada", toda vez que es materia de controversia el carácter descriptivo de la palabra PRECISION respecto de productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. Marcas conformadas por palabras descriptivas. Marca débil.
La marca notoriamente conocida solicitada a registro. Coexistencia de hecho de marcas. e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 1) la forma de los productos, sus envases O envolluras; 9) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..)” Ver Procesos 159-1P-2014 del 29 de abril de 2015, pp. 6-8, y 91-1P-2012 del 3 de octubre de 2012, pp. 9-13. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (--) e) Consistan exclusivamente en un signo O indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, ta cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas les expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(y 1.1.
1.2. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si los signos DELL PRECISION (mixto) y PRECISION (mixto) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión O de asociación;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) ylo riesgo de asociación en el público consumidor.** a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 470-1P-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 7 1.3.
Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:*? 1.4. a) b) d) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sliaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, O las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: ** a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. El Ibidem.
Ibídem. 4 j d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.5.
Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.
Comparación entre signos mixtos 2.1. Como existiría confusión entre el signo DELL PRECISION (mixto) y la marca PRECISION (mixta), es necesario que se comparen teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.
Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.** 2.3.
Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos se pueden distinguir dos elementos: en trazado y el concepto. ** 2.4. Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:** a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen 14 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 del 13 de junio de 2016 15 Ibidem 16 Ibídem. 2.5. b) una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
(ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (ili) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (1) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial!”, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión. En este caso, como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto, sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras del primero y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: ** y De modo referencial, ver Proceso 129-1P-2015 del 20 de julio de 2015, p.14. 10 2.6. 3.1. a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
Sobre la base de los criterios expuestos, Se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. Marcas conformadas por palabras descriptivas. Marca débil En este caso se señaló que los signos en conflicto están conformados por la palabra PRECISION, la misma que se refiere a una característica de los aparatos e instrumentos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza debido a su significado conceptual, adquiriendo una connotación descriptiva frente a dichos productos. 1 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 del 13 de junio de 2016. 11 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.1. 4.2.
Los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores sobre las características, calidad, cantidad, destino, etc., de los productos o servicios que buscan identificar. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. *? En el presente caso, se deberá establecer si existe o no algún elemento descriptivo en las denominaciones que conforman los signos en conflicto para los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, a fin de establecer su carácter distintivo.
Posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo cuente con otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. La marca notoriamente conocida solicitada a registro DELL alegó que el signo solicitado es notoriamente conocido tanto en los países de la Comunidad Andina como en la mayoría de países del mundo.
Por tal motivo, el Tribunal entrará a determinar qué incidencia, en relación con el examen de registrabilidad, tiene el hecho de que la marca a registrar sea notoriamente conocida. El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera 19 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 110-1P-2015 del 25 setiembre de 2015. 12 4.3. 4.4. 4.5. o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca? La protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.
En efecto, el Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, O para identificar actividades o establecimientos en el país miembro.?* Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.? En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Artículo 136 y los Literales a), b), y c) del Artículo 226 de la Decisión 486.
Estos son: el riesgo de confusión y el de asociación, que fueron tratados en el numeral 1.2. de la Sección D de la presente interpretación, y el riesgo de dilución y de uso parasitario: a a) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su 20 21 22 23 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016.
De modo referencial, ver Proceso 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016. Ibidem. 13 bh 4.6. 4.7. 4.8. legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”. Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.* b) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.? En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.
La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.?” Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición.? El reconocimiento de la notoriedad le corresponde 24 25 26 1) 28 MONTEAGUDO, Montiano. La Protección de la Marca Renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p. 283. De modbo referencial, ver Proceso 66-IP-2015 del 29 de abril de 2015, p. 19. Ibidem. De mado referencial, ver Proceso 151-JP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016 14 4.9. a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.
Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.? 4.10.Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y 4.11. complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las caracteristicas de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.
En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el Pais Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la oficina nacional competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.* 5.
Coexistencia de hecho de marcas 5.1. 5.2. DELL alegó que DELL PRECISION (mixta) y PRECISION (mixta) coexisten pacíficamente en muchas otras jurisdicciones, incluyendo otros países de la Comunidad Andina, sin que tal coexistencia haya generado hasta la fecha confusión alguna. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la "coexistencia de hecho de marcas" o "coexistencia pacífica de signos".
El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el 29 3 De modo referencial, ver Proceso 30-1P-2011 del 18 de mayo de 2011, pp. 15 y 16. Ibidem. Ibídem. 15 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos.
Sobre el particular, el Tribuna! ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.
Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores.
La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por si misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado). En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros) sin que hubiera riesgo de confusión. En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Debe ser pacífica.
No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. c) Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor.
El lapso debe 16 ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios. d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2010-00459, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. AN ) / Ue Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Martha Ryéda Merchán MAGÍSTRADA Hernán R Hugo Ramiro G GISTRADO MAGISTRADO pac 17 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Hernán 1, é: aho. 7 Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria Genera! de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18