PROCESO: 141-IP-2016 — Andean Community

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 141-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante E Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00242 Referencia: Marca involucrada forma tridimensional Magistrado Ponente E Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1159 del 6 de abril de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y del Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00242; y, El Auto del 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: FERRERO S.P.A. Demandado 8 Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia A Y 2.2. 2.3. Tercero interesado: COLOMBINA S.A. Hechos relevantes:. El 10 de julio de 2008, FERRERO S.P.A. (en adelante, FERRERO) solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro de una marca constituida por una forma tridimensional? para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.? COLOMBINA S.A. (en adelante, COLOMBINA) formuló oposición contra el registro del signo solicitado, basándose en lo establecido en los Literales b) y c) del Artículo 135 de la Decisión 486, por considerar que el signo solicitado no es distintivo, debido a que no posee la capacidad de identificar los productos que pretende distinguir ni de asociarlo a un origen empresarial determinado.

Por Resolución 22326 del 30 de abril de 2009, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición y denegó el registro de la marca tridimensional solicitada, considerando lo siguiente: a) El signo solicitado corresponde a una forma tradicionalmente usada para guardar y comercializar chocolates; asimismo, corresponde a la presentación individual del producto en el mercado, que además facilita su consumo y conservación. Los colores blanco, dorado, café y rojo y los diseños en la parte externa de la envoltura, no logran dotar de distintividad al signo. b) En las marcas tridimensionales lo que se pretende reivindicar es la forma que se le dé a la marca o al producto, mas no sus demás elementos, por lo que si la forma en sí misma es considerada común o usual, de poco servirán los elementos adicionales incorporados en ella, incluso tratándose de expresiones distintivas. c) Por tanto, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486.

Expediente administrativo 08-71103. Clase 30: pastelería y confiteria; chocolate y productos de chocolate, helados. Y) 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. d) Noresulta aplicable la figura del secondary meaning, ya que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal contemplada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486, la cual no ha sido prevista en la referida norma para beneficiarse de la distintividad adquirida.

Por este motivo, no será valorado el material probatorio aportado con el ánimo de establecer la figura mencionada. e) La notoriedad alegada por FERRERO es irrelevante, pues aun cuando se pretenda registrar una marca notoria, si esta se encuentra incursa en alguna causal de irregistrabilidad, bien sea relativa o absoluta, procede su denegatoria. fi La notoriedad de una marca en el mercado implica un grado superior de conocimiento referido no solo a la expresión (en este caso ROCHER), sino a su empaque (TRADE DRESS); sin embargo, no por esto todos los elementos que forman parte de la presentación del producto pueden ser considerados como notorios o conocidos.

FERRERO interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 22326. Por Resolución 30081 del 19 de junio de 2009, la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando lo decidido en la Resolución 22326 y concluyendo que el signo solicitado incurre en las causales de irregistrabilidad estipuladas en los Literales b) y c) del Artículo 135 de la Decisión 486.

Por Resolución 3109 del 26 de enero de 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación confirmando lo decidido en la Resolución 22326. El 21 de abril de 2010, FERRERO interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 22326, 30081 y 3109. El 3 de septiembre de 2010, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda y ordenó notificar a la SIC y a COLOMBINA, este último como tercero interesado.

El 1 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Argumentos de la demanda de FERRERO:. El signo solicitado no solo consiste en una forma tridimensional de un elemento plástico rectangular, sino que es complejo, pues incorpora en el envoltorio una presentación conformada por figuras, líneas, etiquetas, colores e incluso la reproducción de dos marcas registradas de su propiedad, inscritas con Certificados 391.878 y 302.596.

El error de la SIC fue fragmentar la marca solicitada, al asumir que lo que se solicita a registro es un envoltorio, desconociendo la distintividad de las marcas registradas antes citadas y los otros elementos arbitrarios especiales que dotan de distintividad al conjunto marcario solicitado. El signo solicitado no corresponde a una forma usual porque su utilización no resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias.

Otras cortes en el mundo han confirmado que lo solicitado no es una forma usual, constituyendo un indicio y fuerte antecedente de distintividad inherente. La distintividad del signo solicitado se demuestra con el registro internacional 783646, concedido y emitido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) el 23 de mayo de 2002, proveniente de importantes oficinas de propiedad industrial en países muy relevantes de la economía global.

La SIC no probó que el envoltorio o forma de presentación es usual o común dentro del mercado para identificar los productos que pretende distinguir. Por lo expuesto, las resoluciones impugnadas han transgredido por aplicación indebida el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486. El signo solicitado es tan peculiar que sirve por sí mismo para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial, como lo demuestra el estudio de mercado presentado como prueba.

El alto grado de conocimiento del signo entre el sector pertinente de consumidores colombianos es también fruto de las cuantiosas inversiones en publicidad y del alto volumen de ventas del producto identificado por dicho signo. La marca tridimensional solicitada tiene aptitud distintiva y es susceptible de ser protegida mediante registro marcario, a la luz de lo dispuesto por el Artículo 134 de la Decisión 486.

Argumentos de la contestación de la SIC: Las marcas registradas no conforman una marca compleja, pues el signo tridimensional solicitado es únicamente un envoltorio usual de forma 4 — 4.2 4.3 4.4 45 5.1. 5.2. 5.3, rectangular y transparente, que corresponde a la forma usual de los contenedores de los productos reivindicados. De permitirse el registro del signo solicitado bajo el argumento de la distintividad adquirida en Colombia, se estaría dejando de lado la prohibición expresa establecida en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486, monopolizándose ad perpetuitatem la forma usual o habitual de un envase o envoltorio.

Ej que alega un hecho debe probarlo, salvo en casos excepcionales, por esta razón le correspondería a FERRERO probar que la marca tridimensional solicitada a registro no es una forma usual. FERRERO no alegó la violación del Artículo 134 de la Decisión 486 en las instancias administrativas, por lo que no corresponde permitir la inclusión de nuevos hechos que no fueron tomados en cuenta en tales instancias.

La SIC no discute la inversión publicitaria realizada por FERRERO, sin embargo, no se debe dejar de lado que la marca tridimensional que se pretende registrar es un empaque usual y frecuentemente utilizado por productores de la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Argumentos de la contestación de COLOMBINA: El estudio de mercado fue realizado respecto de un empaque distinto al signo solicitado; asimismo, la descripción al detalle del signo solicitado que efectúa FERRERO en la demanda no se condice con el referido signo. El signo solicitado es simple porque de concederse le sería más fácil parecerse a muchos otros en el mercado, lo que permitiría acudir a las disposiciones del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

La falta de ilustración en la demanda sobre el diseño registrado por FERRERO en otras jurisdicciones y que se pretende hacer pasar por el signo solicitado, no le atribuye ninguna credibilidad a los pronunciamientos de las cortes de otros países que invoca. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 134 y del Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- Na DARA Procede la interpretación del Literal f) del Artículo 134 y del Literal c) del Artículo 135, pues el signo solicitado constituye una forma tridimensional, que presuntamente sería una forma usual en el mercado respecto de los productos que pretende distinguir.

No procede la interpretación de los demás literales del Artículo 134, puesto que no tienen relación con el presente caso. De oficio, procede la interpretación del Literal b) del Artículo 135 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que el mismo también fue alegado por la SIC para denegar el registro de la forma tridimensional solicitada.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Registrabilidad de las marcas tridimensionales, La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. La irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas usuales de los productos o sus envases o envolturas. La marca derivada. La marca notoriamente conocida solicitada a registro.

La distintividad adquirida o secondary meaning. Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Registrabilidad de las marcas tridimensionales “Artículo 134.- A efectos de este régimen constiluirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

(..)” 6 Y 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. FERRERO solicitó el registro de una marca constituida por una forma tridimensional para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, especificamente el Literal f), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: ( ) f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; (..).” Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y servicios en el mercado, pueden estar conformadas, entre otros, por los siguientes elementos: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, emblemas, envases o envolturas, números, letras, colores delimitados por una forma o una combinación de colores, conforme lo contempla de forma ejemplificativa el artículo antes citado.* En consecuencia, pueden ser registrables los envases o envolturas, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura; por consiguiente, se tratará de un signo tridimensional.5 Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves; asimismo, constituyen una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.S Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir.

Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.” Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016. Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 133-1P- 2015 del 20 de julio de 2015, p. 5. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 330-1P-2015 del 23 de junto de 2016. 1.6. 1.7. 2.1.

Dentro de la línea jurisprudencial de este Tribunal, se han expuesto importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca, entre ellos:8 a) Cualquier signo puede ser registrado como marca cuando sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, excepto cuando se encuentre dentro de las prohibiciones establecidas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b) La presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar su registro o para decretar su nulidad. c) Al no existir una regulación especial que establezca los requisitos sustanciales necesarios para que los signos tridimensionales puedan acceder a registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento para el registro de cualquier otro signo, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. d) Cuando la naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad. e) En estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no solo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado.

Aplicando los criterios expuestos, se deberá analizar si el signo solicitado cumple con los parámetros para ser registrado. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. La irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas usuales de los productos o sus envases o envolturas La SIC ha señalado que el signo solicitado constituye un envoltorio que corresponde a una forma usual de los productos que pretende distinguir y que sus elementos adicionales no logran dotar de distintividad al signo; en ese sentido, determinó que dicho signo se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los Literales b) y c) del Artículo 135 de la Decisión 486; por su parte, FERRERO alega que la SIC no debió haber fragmentado el signo solicitado, puesto que ha Ibídem. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. desconocido la distintividad de las marcas registradas y los demás elementos adicionales que conforman dicho signo. La normativa andina establece dos clases de prohibiciones al registro de marcas, estas son: absolutas o relativas.

En el presente caso, por la naturaleza del asunto que es objeto de esta interpretación se hará referencia a la primera clase mencionada. Al respecto, el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina estipula lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como caracteristica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.? La distintividad tiene un doble aspecto:10 1) La distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. 2) La distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

Se debe tener en cuenta que la causal de nulidad absoluta del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 está referida a la distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab inifio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida.

La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características 10 De modo referencial, ver Proceso 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, pp. 23-25. De modo referencial, ver Proceso 388-IP-2015 del 25 de febrero de 2016, p. 6. 2.8. 2.9. que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.

Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas. *! El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. Por lo tanto, la autoridad competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto.

De otra parte, es pertinente tratar la causal de irregistrabilidad estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio del que se trate; 2.10.La norma trascrita prohíbe el registro de signos que consistan 2.11. exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios.

Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envolturas de los productos. 12 Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios.

En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.13 2.12. Existen otro tipo de formas de productos que la normativa andina ha clasificado en:14 a) Las formas impuestas por la naturaleza: son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto.

Son formas De modo referencial, ver Proceso 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015, pp. 23-25. De modo referencial, ver Proceso 133-1P- 2015 del 20 de julio de 2015, p. 10, Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016. Ibídem. 10 que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios.

V.g. el diseño de gafas. b) Las formas impuestas por la función del producto: son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. V.g. un sacacorchos. 2.13. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando.

Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios, 15 2.14. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar.

Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros.16 2.15. Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente: (i) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(ii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste exclusivamente en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, dicha forma se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(iii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el De manera referencial, ver Proceso 209-1P-2015 del 21 de octubre de 2015, p. 9.

Ibídern. 41 Ss 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. titular de la forma tridimensional no podrá impedir que terceros utilicen la misma. La marca derivada FERRERO argumentó que la forma tridimensional solicitada a registro incluye dos marcas que se encuentran registradas a su favor, por lo que el signo constituye uno complejo, siendo que en este caso se ha desconocido la distintividad de dichas marcas registradas.

En este contexto, resulta pertinente abordar el tema de las marcas derivadas.!? La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, el Tribunal ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha reconocido la figura en nuestro régimen normativo. 18 En congruencia con lo señalado en el párrafo precedente, en los Procesos 59-1P-2012, 90-1P-2012, 12-1P-2014, 198-1P-2013, 156-1P-2015, 431-1P-2015, 439-1P-2015, este Tribunal ha establecido lo siguiente: “Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.” Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. *9 17 1 Resulta pertinente explicar la figura de la familia de marcas y las marcas derivadas.

En los Procesos 91-1P-2002 y 42-1P-2012, este Tribunal explicó que una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. En los Procesos 84-1P-200, 91-1P-2002, 94-1P-2006 y 42-IP-2012, este Tribunal explicó que las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, con relación a los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o con relación a los elementos accesorios que la acompañan.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, en el Proceso 12-1P-2014 este Tribunal afirmó que la figura de la marca derivada forma parte de la familia de marcas. De modo referencial, ver Procesos 439-1P-2015, p.22, y 140-1P-2007, p.15. De modo referencial, ver Proceso 439-1P-2015, p.24. 12 3.5. 3.6. 4.2. 4.3. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión,?0 Sobre la base de los criterios expuestos se establecerá si el signo solicitado a registro constituye o no una variación de las marcas previamente inscritas, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los productos amparados por las marcas ya registradas.

Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente.

La marca notoriamente conocida solicitada a registro La SIC señaló que la notoriedad alegada por FERRERO respecto de la forma tridimensional solicitada a registro resulta irrelevante; no obstante, FERRERO reiteró que el grado de conocimiento de dicha forma tridimensional es elevado por parte del sector pertinente de consumidores colombianos. Por tanto, corresponde desarrollar el tema de las marcas notorias solicitadas a registro.

El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.? La protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro.?2 21 De modo referencial, ver Proceso 439-JP-2015, pp.24-25.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016. De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12. 13 o + 4.4. Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.23 4.5.

En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Artículo 136 y los Literales a), b), y c) del Artículo 226 de la Decisión 486. Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario:24 a) b) c) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que mo tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su fegítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.25 Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca 23 24 25 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016, Ibidem.

MONTEAGUDO, Montiano. La Protección de la Marca Renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p. 283. 14 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.?5 d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.?27 En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.

La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.28 Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición?*. El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al 2 28 De modo referencial, ver Proceso 66-IP-2015 del 29 de abril de 2015, p. 19.

Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 15 9 examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.30 4.10.Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y 4.11. complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora; es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.31 En consecuencia com lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el país miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente; es decir, la oficina nacional competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.32 4.12.

Lo desarrollado en las líneas precedentes deberá tenerse presente siempre y cuando el signo solicitado haya sido declarado como notoriamente conocido en algún país miembro de la Comunidad Andina; caso contrario, es pertinente precisar que la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios se limita a su vincutación con la figura de la competencia desleal relacionada con la propiedad industrial, la misma que en el presente caso no sería relevante, al estarse ante una solicitud de registro. 5.

Ladistintividad adquirida o “secondary meaning” 5.1. Se advierte que FERRERO alegó distintividad adquirida respecto de la forma tridimensional solicitada a registro. La distintividad adquirida se consagra en el último párrafo del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 0 De manera referencial, ver Proceso 30-1P-2011 del 18 de mayo de 2011, pp. 15 y 16. 31 fbídem.

ES Ibídem. a De modo referencial, ver Proceso 67-ip-2015 del 13 de mayo de 2015, p.16. 16 5.2. 5.3. 5.4, 5.5. 5.6. (..) No obstante lo previsto en los literales b), e), f, g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”, El artículo citado establece el fenómeno de la “distintividad adquirida” para obtener el registro de un signo, Si un empresario convierte un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos o servicios, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, resulta natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, que la solicitud de registro sea concedida.

El uso como signo distintivo de productos y servicios es lo que permite que el consumidor asocie la marca a un determinado origen empresarial y, por consiguiente, establezca una conexión entre la marca y el producto o servicio. Por ello, la distintividad adquirida flexibiliza el régimen atributivo por el registro en materia de marcas, otorgándole valor al uso previo al registro y estableciendo una importante excepción a determinadas causales de irregistrabilidad de carácter absoluto contempladas en el Artículo 135 de la Decisión 486.34 En virtud de la distintividad adquirida, un signo que ab initio no era distintivo es calificado como distintivo teniendo en cuenta su uso constante, real y efectivo en el mercado.

En otras palabras, signos que inicialmente no tenían aptitud para individualizar productos o servicios pueden ser protegidos posteriormente por el carácter distintivo que adquieren por su uso como marca. De acuerdo a lo expuesto, se deberá tener en cuenta los siguientes presupuestos establecidos en la norma comunitaria a efectos de que opere la figura estudiada: a) Que el signo que se pretende solicitar para registro no reúna el requisito de distintividad. b) Que el signo tenga un uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territorio determinado.

Se advierte que la figura de la distintividad adquirida se genera sobre cualquier signo que en un principio no reunía los requisitos de registrabilidad establecidos en los Literales b), e), f), g) y h), del Artículo 135 de la Decisión 486. De modo referencial, ver Proceso 388-1P-2015, de fecha 25 de febrero de 2016, pp. 10-14. 17 Xx 5.7. 5.8. 5.9. 6.1.

Al momento de decidir el registro de un signo distintivo, se debe prestar especial atención a esta circunstancia sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo inicialmente, se ha convertido en tal por su uso constante en el mercado. Para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo.

El postulado del uso real y efectivo de la marca se encuentra regulado en el Artículo 166 de la Decisión 486, el cual establece los parámetros en relación con las cantidades de los productos comercializados y servicios brindados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no:35 a) Naturaleza de los productos o servicios: Este punto es fundamental para determinar el uso real, toda vez que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.

En este sentido, la oficina nacional competente o el juez competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. b) Modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. En consecuencia, para que opere la figura de la distintividad adquirida la misma debe basarse en un signo que no reunía los requisitos de registrabilidad establecidos en los Literales b), e), f), g) y h) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad andina; asimismo, se debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente.

Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones FERRERO refirió que la distintividad del signo solicitado se demuestra con el registro internacional concedido por la Organización Mundial de Ibidem. 18 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. Propiedad Intelectual (OMPI); asimismo, alegó que otras cortes en el mundo han confirmado que la forma tridimensional solicitada a registro no es usual.

En tal sentido, resulta pertinente abordar el tema de la independencia y autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones. El Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo ll de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.36 Es preciso destacar que la referida autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.37 En relación al primer tema, si bien las oficinas competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar los pronunciamientos de las mismas.38 En este sentido, el principio de independencia de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes.

En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los países miembros. De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los países miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad del mismo país que denegó el registro.*0 37 39 40 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 640-IP-2015 del 26 de agosto de 2016.

Ibidem. Ibidem. Ibidem. Ibidem. 19 6.7. 6.8. 6.9. Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.

En cualquier caso, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado.*! Sobre el segundo tema, como se advirtió, ta norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas oposiciones.

En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como de la concesión o de la denegación del registro solicitado.*2 Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares.13 6.10.

No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites 6.11. a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.*% En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que éste cuente con registro de marca en otros países miembros o no de la Comunidad Andina; o, coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros 41 42 43 Ibidem.

Ibidem. Ibídem. Ibidem. 20 países miembros o no. Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero si puede ser valorada al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 6.12. Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar integramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2010-00242, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, pl) VU Cecilia Lé Ayll6ñ Quinteros MAGISTRADA Y Hernán ero Zambrano Hugo i mez Apac TRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 21 Hernán PRESIDENT) Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 22