TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso 2 252-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima República del Perú Expediente interno del consultante: 7879-2013-0-1801-JR-CA-24 Referencia: Marcas involucradas PERÚ STUDENT MARK y logotipo (mixta) y ESTUDIANTE (denominativa) Magistrado ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 7879-2013-0/5'a SECA-CSJLI-PJ del 24 de mayo de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 7879- 2013-0-1801-JR-CA-24; y, El Auto del 19 de agosto de 2016 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante E Lápices y Conexos S.A. - LAYCONSA 2.2. 2.3. 2.4, Demandado E Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Tercero interesado: Homero Isaac Laupa Astoquillca Hechos relevantes:. El 9 de diciembre de 2010, Homero Isaac Laupa Astoquillca (en adelante, el señor Laupa) solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de ta Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el Indecopi) el registro de la marca de producto constituida por la denominación PERÚ STUDENT MARK y logotipo (se reivindica colores) para distinguir artículos de oficina (excepto muebles), engrapador, papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
SIUDENI MARK Dentro del plazo establecido, Lápices y Conexos S.A. - LAYCONSA (en adelante, LAYCONSA) formuló oposición contra el registro del signo solicitado, basándose en su marca ESTUDIANTE, previamente registrada bajo Certificado 29273, que distingue productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza!. Por Resolución 2657-2011/CSD-INDECOPI del 18 de octubre de 2011, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado al considerar que este no es susceptible de inducir a confusión a los consumidores respecto a la marca registrada ESTUDIANTE.
Contra la Resolución 2657-2011/CSD-INDECOPI!, LAYCONSA interpuso recurso de apelación señalando que los signos en conflicto son confundibles, dado que los productos a distinguir serán adquiridos y comercializados en los mismos establecimientos, induciendo a confusión al público consumidor, quienes podrán adquirir un producto por otro, causando un grave perjuicio a su empresa.
Clase 16: Lápices y lapiceros de bolillas, lápices de mina negra, lápices de colores en general, lápices de dibujos, lápices grasos de tinta, de tiza blanca o negra, lápices para artistas, plumones, crayolas, plastilinas, temperas, pinturas para dedos y cuadernos. 2 Pa B| 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Por Resolución 2109-2013/TPI-INDECOPI del 19 de junio de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando la Resolución 2657-2011/CSD- INDECOPI.
La segunda instancia administrativa consideró que si bien el signo solicitado contiene la denominación STUDENT, la cual es susceptible de ser comprendida por el público consumidor debido a su traducción y semejanza con el idioma español (ESTUDIANTE), dicha circunstancia no es determinante para concluir que existe semejanza entre los signos, ya que deben evaluarse los signos en su conjunto, más aún se debe tener en cuenta que en la Clase 16 se encuentran registradas otras marcas de titularidad de terceros que incluyen dicha denominación en su conformación por lo que la misma no es de uso exclusivo de la opositora.
LAYCONSA presentó demanda contenciosa ante el Vigésimo Cuarto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución 2109-2013/TPI-INDECOPI. El Vigésimo Cuarto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió la demanda y ordenó notificar la misma al Indecopi y al tercero interesado.
El 29 de noviembre de 2013, el Indecopi contestó la demanda. 2.10.El 22 de octubre de 2015, el Vigésimo Cuarto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada en parte la demanda y, en consecuencia, nula la Resolución 2109-2013/TPI-INDECOPI ordenando que se emita un nuevo pronunciamiento debidamente motivado. 2.11.El 22 de octubre de 2015, el Indecopi interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada. 2.12.
Mediante Auto del 5 de mayo de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo 3.1. Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda de LAYCONSA: La marca cuya inscripción solicita no reúne los requisitos de susceptibilidad de representación gráfica y distintividad exigidos en el Artículo 134 de la Decisión 486. 3.2. 3.3. 3.4, 3.5. 3.6. 3.7. 4.1. 4.2. El análisis técnico sobre la existencia o no de un riesgo de confusión y/o asociación corresponde a un análisis posterior (filtro técnico) que debe realizarse luego de establecer si el presente conflicto constituye o no incertidumbre jurídica.
El aspecto figurativo del signo mixto PERÚ STUDENT MARK, no reúne los requisitos de registro ya que carece de originalidad y fuerza distintiva para predominar sobre el elemento denominativo, aspecto que no fue analizado por el Indecopi ya que sólo se limitó a señalar que “produce una impresión visual de conjunto distinta del signo solicitado” sin fundamentar lo expuesto.
De la comparación de los signos en conflicto, se aprecia que —considerando el grado de percepción del consumidor promedio— que el término STUDENT destaca nítidamente sobre los otros dos elementos denominativos, siendo este término la traducción literal de la palabra ESTUDIANTE, que constituye una marca registrada. Existe semejanza conceptual o ideológica entre ambos términos (STUDENT/ESTUDIANTE), lo que conlleva a un elevado riesgo de confusión y/o asociación entre los consumidores, contraviniendo lo estipulado en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486.
Con relación a la existencia de otras marcas que incluyen el término STUDENT, la comparación con estas marcas no resultan aplicables al caso al tener como finalidad la satisfacción de diferentes necesidades en el mercado y contar con diferentes canales de comercialización, no existiendo riesgo de confusión. Las diferencias en la extensión o cantidad de sílabas y en la secuencia de vocales en los componentes denominativos de las marcas no es suficiente para eliminar el riesgo de confusión. Argumentos de la contestación del Indecopi: Las diferencias gráficas y fonéticas entre el signo solicitado y la marca registrada determinan que no exista riesgo de confusión, generando que sea posible la coexistencia pacífica de los signos confrontados en el mercado.
El signo solicitado está conformado por la denominación STUDENT y la semejanza con su traducción al idioma español ESTUDIANTE no es determinante para concluir que existe semejanza entre los signos, ya que deben evaluarse los signos en su conjunto, más aun teniendo en cuenta que en la Clase 16 se encuentran registradas otras marcas de titularidad de terceros que incluyen dicha denominación en su conformación por lo que la misma no es de uso exclusivo de la demandante. 4 ISS 4.3, 6.1. 6.2. 6.3. 7.1. 7.2.
Las marcas en litigio no son confundibles debido a que presentan diferencias que permiten su coexistencia en el mercado. Argumentos del tercero interesado, señor Laupa: Mediante Resolución número tres del 20 de enero de 2014, se declaró la rebeldía del señor Laupa, en virtud a que pese a haber sido debidamente notificado, no cumplió con apersonarse al proceso.
Argumentos de la Sentencia de la Primera Instancia: La Sala del Indecopi sí incurre en causal de nulidad por inexistencia de motivación o motivación aparente, afirmando que tanto el elemento denominativo como el elemento figurativo del signo solicitado son relevantes sin dar mayor énfasis en sustentar su posición, por lo que se ajusta a lo preceptuado en Literal c) del Artículo 48 del Decreto Legislativo 1075, que prevé como criterio para el análisis de semejanza de los signos mixtos el determinar la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo. No se ha realizado un análisis correcto sobre la semejanza o identidad que puedan tener los signos confrontados, ya que no se siguieron los criterios establecidos en la norma para tal fin; por lo que tampoco se puede determinar que el signo solicitado se encuentre o no incurso en la causal para denegar el registro, según lo dispuesto en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486.
Al no haberse realizado un adecuado análisis de las semejanzas entre los signos materia de controversia, tampoco se puede realizar un adecuado análisis respecto dei riesgo de confusión, por lo que se considera nulo el acto. Argumentos del recurso de apelación del Indecopi: No es cierto que exista falta de motivación y que no se haya sustentado el argumento referido a que tanto el elemento denominativo como el figurativo del signo solicitado son relevantes.
El Juzgado sostiene que el Literal c) del Artículo 48 del Decreto Legislativo 1075 establece que debe identificarse la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al gráfico y al no haberse seguido dichos criterios no ha sido posible determinar si el signo se encuentra incurso o no en lo establecido por el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486. 7.3, 7.4, Pop Lo cierto es que la autoridad administrativa señaló que tanto el elemento denominativo como el figurativo son relevantes en función a la ubicación y dimensión del aspecto denominativo dentro del signo solicitado, así como la presentación de figuras geométricas con una distribución particular conteniendo las denominaciones PERÚ STUDENT MARK, todo en una combinación de colores celeste, blanco y negro, además el término PERÚ no es determinante en el análisis comparativo.
El hecho de que se haya determinado que tanto el elemento denominativo como el gráfico son relevantes, no implica una falta de motivación ni un apartamiento de los criterios de análisis contenidos en el Artículo 45 del Decreto Legislativo 1075, dado que se ha motivado por qué resultan relevantes ambos aspectos. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, Procede la interpretación solicitada, toda vez que el presente caso versa sobre una causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión. De oficio procede la interpretación del Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486, toda vez que se encuentra en discusión si la denominación que conforma la marca registrada es de uso común?.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. Signos en idioma extranjero. Marcas evocativas.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) DH consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; (y 6 1.1. Marcas conformadas por palabras y/o partículas de uso común. Marca débil. Preguntas formuladas por la Corte consultante: (i) Siendo que la marca mixta constituye una unidad ¿cómo se conjuga esto con el hecho de que al realizar el cotejo se deba determinar cuál es el aspecto más relevante de dicha marca (es decir, la parte denominativa o la parte figurativa)? (ii) ¿Qué criterios adoptar en el caso en los que existe un equilibrio en la relevancia del aspecto denominativo y distintivo (debió decir gráfico) de un signo mixto? (ii), Criterio a tomar en el análisis de cotejo marcario de dos signos distintivos (uno mixto y otro denominativo) cuyos aspectos denominativos evocan un mismo concepto, siendo que una de las marcas se encuentra en idioma español y la otra en idioma inglés. (iv) En los casos que el análisis de cotejo incluye la comparación de una denominación en idioma extranjero ¿cómo realizar el análisis relativo al conocimiento que puede tener el público consumidor respecto de dicha palabra en idioma extranjero? ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado PERÚ STUDENT MARK (mixta) es confundible o no con la marca ESTUDIANTE (denominativa), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(JP 1.2. 1.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. * a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie tas marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:5 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Ibidem. 1.4. 1.5. 2.2. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:$ a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor, El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.
Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas mixtas y denominativas Como un extremo de la controversia radica en la confusión o no entre el signo solicitado “PERÚ STUDENT MARK” (mixto) y la marca “ESTUDIANTE” (denominativa), es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro.
Los elementos denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. Los Ibidem. 2.3. 2.4. figurativos, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, Íconos, etc. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea éste, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.” En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) b) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,? salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*? ( (i) (iii) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 7 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. De modo referencial, ver Proceso 129-1P-2015, de fecha 20 de julio de 2015, p. 14 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 10 (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.5.
Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras?0, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:*! 2.6. a) b) d) Ubicación de las palabras en el signo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar sí la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.
Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. De modo referencial, ver Proceso 12-1P-2014, p.10. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-I1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 11 3.2. 3.3. 3.4, 3.5. cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
Signos en idioma extranjero En atención a que el signo solicitado PERÚ STUDENT MARK (mixto) se encuentra conformado por denominaciones en inglés, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 12 Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 13 Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma que sirva de raiz equivalente en la lengua española, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratará de una expresión local.
Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los Países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al español.** Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad.
En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 13 $“ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 57-IP-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, p. 12.
De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 146-1P-2013, de fecha 25 de septiembre de 2013, p. 12. De modo referencial, ver Proceso 69-IP-2001, de fecha 12 de diciembre de 2001, citada en la interpretación prejudicial recalda en el Proceso 24-1P-2015 de fecha 9 de setiembre de 2015. 12 3.6. 4.2. 4.3. 4.4, En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público al que se encuentran dirigidos los productos y servicios, para luego determinar si dicha palabra o palabras son de uso común o no en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
Marcas evocativas Como en el proceso interno, la consulta formulada se refiere a los supuestos en los cuales los signos evocan un mismo concepto, es pertinente analizar el tema. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia.
Las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio; es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. 15 Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables.
No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, toda vez que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 16 Un supuesto diferente ocurre cuando no existe una fuerte proximidad entre el signo y el producto o servicio que se pretende distinguir.
En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 17 En ese sentido, en el presente caso se deberá establecer el grado evocativo de las denominaciones STUDENT y ESTUDIANTE y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. De modo referencial, ver Proceso 327-1P-2015, de fecha 19 de mayo de 2016, p. 12.
Ibídem. Ibídem. 13 5.1. 5.2. 5.3. 5.4, Marcas conformadas por palabras y/o partículas de uso común. Marca débil El Indecopi señaló que se debe tener en cuenta que en la Clase 16 se encuentran registradas otras marcas de titularidad de terceros que incluyen la denominación ESTUDIANTE en su conformación, por lo que no es de uso exclusivo de la demandante.
Por lo tanto, resulta pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.. No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente oO se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, por lo que se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común sean utilizadas por los otros empresarios.
Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 18 En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento y/o partícula de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Preguntas formuladas por la Corte consultante Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por la Corte consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 536-1P-2015, de fecha 23 de junio de 2016. 14 6.1 6.2 ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia dei proceso.
Siendo que la marca mixta constituye una unidad ¿cómo se conjuga esto con el hecho de que al realizar el cotejo se deba determinar cuál es el aspecto más relevante de dicha marca (es decir, la parte denominativa o la parte figurativa)? Sobre el particular el Tribunal ha señalado en reiterados pronunciamientos que en la marca mixta suele prevalecer el elemento denominativo, teniendo en cuenta la fuerza expresiva de las palabras; sin embargo, habrá circunstancia en que el elemento predominante sea el elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y ubicación en el conjunto marcario.
Generalmente, el elemento gráfico resulta predominante cuando es figurativo o evoca un concepto determinado que cuando consiste en un dibujo abstracto. ** En todo caso, tanto la autoridad administrativa como la jurisdiccional deberán ponerse en la situación de un consumidor medio y como tal observar la marca mixta, y apreciar qué es aquello que más llama la atención. En unos casos será la parte denominativa, dependiendo de lo que significa, connota o evoca; mientras que en otros será el gráfico, si es que por su tamaño, el color o colores utilizados, la imagen que proyecta, etc., es inevitable que el sentido de la vista le dé una atención privilegiada.
¿Qué criterios adoptar en el caso en los que existe un equilibrio en la relevancia del aspecto denominativo y distintivo [debió decir gráfico] de un signo mixto? Dado que la controversia radica entre un signo denominativo y un signo mixto, al efectuar el cotejo marcario se deberá emplear las reglas establecidas en el Apartado 2 de la Sección D de la presente interpretación prejudicial.
Sin perjuicio de lo anterior, es pertinente reconocer que habrá marcas mixtas en las cuales, para determinados consumidores el aspecto denominativo será el preponderante, mientras que para otros el gráfico será el de mayor relevancia. Uno de los dos —Jo denominativo o lo gráfico— llamará más la atención. Esta situación no debe extrañarnos en la medida que la percepción del consumidor es, por su naturaleza, subjetiva.
De ahí la necesidad de efectuar el cotejo considerando tanto el aspecto denominativo (de ambas marcas) como el gráfico (de una de las marcas). 19 Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 56-1P-2013, citando al Proceso 26-1P-98, marca: (mixta) “C.A.S.A", publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999. 15 6.3 6.4 Criterio a tomar en el análisis de cotejo marcario de dos signos distintivos (uno mixto y otro denominativo) cuyos aspectos denominativos evocan un mismo concepto, siendo que una de las marcas se encuentra en idioma español y la otra en idioma inglés. Si los aspectos denominativos de los signos en conflicto, pese a estar escritos en distintos idiomas (uno en castellano y el otro en inglés), evocan un mismo concepto, significa que los consumidores entienden el significado del término escrito en el idioma extranjero, lo que podría llevar a una presunta confusión ideológica, por lo que el cotejo se realizará conforme a las reglas establecidas para verificar la distintividad entre un signo denominativo y otro mixto.
Sin perjuicio de lo anterior, se reitera lo señalado en el Apartado 3 de la Sección D de la presente interpretación prejudicial, en el sentido de que la autoridad administrativa o jurisdiccional deberá evaluar la proximidad de la palabra en idioma extranjero con su correspondiente traducción al español, determinando si el significado conceptual de la palabra en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor a quienes van dirigidos los productos que se pretende identificar y, si además se trata de un término de uso común. En los casos que el análisis de cotejo incluye la comparación de una denominación en idioma extranjero ¿cómo realizar el análisis relativo al conocimiento que puede tener el público consumidor respecto de dicha palabra en idioma extranjero? Lo que pregunta el órgano consultante es sobre los criterios a tener en consideración para determinar si el público consumidor conoce oO desconoce el significado de una palabra en idioma extranjero.
Para verificar si el significado de una palabra en idioma extranjero es conocido o no por el público consumidor destinatario del producto o servicio identificado con dicha palabra, la autoridad nacional competente tendrá en consideración, entre otros criterios, los siguientes: - La proximidad (fonética y semántica) del idioma extranjero con el castellano. Hay idiomas que contienen palabras que pueden ser entendidas por cualquier consumidor de habla castellana.
Así, por ejemplo, los términos portugueses “rádio”, “água” o “familia” pueden ser comprendidos por un consumidor medio de habla castellana, pues significan lo mismo que en el castellano y su redacción es prácticamente la misma (diferencia mínima en la tilde). Otro caso son las palabras con una redacción un poco diferente, pero respecto de las cuales es sencillo comprender su significado dependiendo del contexto en el que se aprecien, como las palabras italianas “amore” o “ristorante”.
Distinto es el caso de idiomas con menos proximidad, 16 como el alemán o sueco, o idiomas aun más distantes, como el chino?0, ruso, árabe o japonés. - El grado o intensidad de la enseñanza del idioma extranjero en el país miembro. Así, resulta pertinente averiguar si la enseñanza de un determinado idioma extranjero forma parte o no de la curricula de la enseñanza escolar, tanto pública como privada.
De ser afirmativo, habrá que determinar, como criterio específico, si la palabra en idioma extranjero puede ser comprendida por la generalidad del público consumidor que cuenta con un conocimiento a nivel básico de dicho idioma, o si para su comprensión es necesario contar con estudios a nivel avanzado. - La clase de público consumidor que es destinatario del producto o servicio identificado con el signo denominativo escrito en ese idioma.
Así, por ejemplo, si se determinase que la enseñanza del idioma inglés forma parte de la currícula de los colegios públicos y privados, y que la palabra en inglés que identifica al signo distintivo es comprensible con estudios de nivel básico de ese idioma, lo tercero que debe determinarse es si el público consumidor es de aquél que tendría esos conocimientos a nivel básico. - El uso que tenga la palabra en idioma extranjero en el comercio; es decir, si la palabra es utilizada por la generalidad de empresas para describir una característica del producto o servicio, o es utilizada en la distribución y comercialización de dicho producto o servicio, como es el caso de la publicidad. - El uso que tenga la palabra en idioma extranjero en la conformación de otros signos distintivos. - El uso de la palabra en idioma extranjero en los distintos medios de comunicación masiva —ya sea a través de noticias, reportajes periodísticos, columnas de opinión, programas de radio o televisión (series, novelas, etc.), entre otros—, así como su uso en las distintas redes sociales, lo cual puede provocar que el público usuario incorpore a su vocabulario términos en idioma extranjero. - Los extranjerismos que son de uso común (coloquial) por parte de la población en general.
Sin perjuicio de los criterios (no taxativos) antes mencionados, la autoridad competente, si lo estima pertinente, podrá realizar encuestas con la finalidad de E) Cabe señalar que en la República Popular China existen diversos idiomas; sin embargo, para el ejemplo en concreto nos estamos refiriendo al putonghua (chino común) o chino mandarín, que es el idioma más utilizado en la República Poputar China, y del cual se tiene mayor conocimiento en los demás países del mundo.
Información obtenida de: http://china.globalasia.com/cultura- chinafidioma-chino/putonghua/, el 27 de setiembre de 2016. 17 determinar si una o determinadas palabras en idioma extranjero es o son conocidas por el público consumidor de! producto o servicio de que se trate. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 7879-2013-0-1801-JR-CA-24, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA l nd Hernán ro Z; O - Hugo Ramiro Gómez Apac A ADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 18 Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19