l EEN (sa! TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2016 Proceso: 321-AP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00162 Referencia: Marcas involucradas ALGARRA BIO PRODEFENSIS (mixta) y DANONE ACTIMEL L. CASEl DEFENSIS (mixta), L. CASEIl DEFENSIS (denominativa) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 2660 del 10 de junio de 2016, recibido vía correo electrónico el 15 de junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 134, de los Literales a) y b) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009- 00162, y, El Auto del 19 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: 2.2. 2.3. Demandante: COMPAGNIE GERVAIS DANONE. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Terceros interesados: ALGARRA S.A. ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Hechos relevantes: El 14 de mayo de 2007, ALGARRA SA. (en adelante, ALGARRA) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS (mixta)! para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.? SA) ASES Prodefensis ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. (en adelante, ALPINA) presentó oposición? contra la solicitud de registro en base a su marca DEFENSIS (denominativa) registrada previamente en la Clase 29 de la Clasificación internacional de Niza*, con Certificado 298569.
COMPAGNIE GERVAIS DANONE (en adelante, GERVAIS DANONE) presentó oposición? contra la solicitud de registro en base a sus marcas: a) DANONE ACTIMEL L. CASE! DEFENSIS (mixta), previamente registrada en Perú bajo el Certificado 88588, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.$ Expediente administrativo 07-46092.
Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. No se verifica la fecha de presentación de la referida oposición. Clase 29: Productos lácteos con probióticos. No se verifica la fecha de presentación de la referida oposición. Clase 29: Leche, leche en polvo, leche cuajada, saborizada y batida; productos lácteos, a saber: postres de leche, yogurt, bebidas de yogurt, cremas batidas, cremas, cremas de postre, crema — PU — Actimel L.CASE) DEFENSIS b) DANONE ACTIMEL L. CASE DEFENSIS (mixta), previamente registrada en Bolivia bajo el Certificado 88588, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.” ARA ADO AT —— e _——— Edo o y hiesn so Actimeks..
CARD ' A e sean MOE c) DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS (mixta), previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 455470, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.5 AZUL MARIO. rOD: to ARA “Actimebs.. == aa — Celeste ALAN vERDE d) L. CASEl DEFENSIS (denominativa), previamente solicitada en Colombia mediante Expediente 06-100278, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.2 fresca, mantequilla, queso para untar, quesos, quesos maduros, quesos maduros con molde, quesos frescos no madurados y quesos en agua salobre, requesón, quesos frescos vendidos ya sea en líquido o en pasta, bebidas simples o saborizadas compuestas principalmente de leche o productos lácteos, bebidas lácteas hechas principalmente de leche, bebidas lácteas que contienen fruta; productos lácteos fermentados simples o saborizados comprendiendo todos estos productos el fermento denominado lactobacillus casei Ibídem Ibidem.
Clase 29. Leche, leche en polvo, leche cuajada, saborizada y batida; productos lácteos, a saber postres de leche, yogurt, bebidas de yogurt, cremas batidas, cremas, cremas de postre, crema fresca, mantequilla, queso para untar, quesos, quesos maduros, quesos maduros con molde, 3 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.2. 3.3, 3.4. 3.5. 3.6.
Por Resolución 28094 del 31 de julio de 2008, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones formuladas y concedió el registro de la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS (mixta). ALPINA y GERVAIS DANONE interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 28094. Por Resolución 39881 del 21 de octubre de 2008, la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución 28094.
Por Resolución 47724 del 25 de noviembre de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad intelectual de la SIC resolvió el recurso de apelación interpuesto confirmando la Resolución 20793. GERVAIS DANONE presentó demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia a fin de anular las resoluciones administrativas antes mencionadas.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda y dispuso que se notifique a la SIC, a ALPINA y al Procurador Delegado. Argumentos de la demanda de GERVAIS DANONE:. La parte gráfica no es la preponderante en las marcas de GERVAIS DANONE ni en la marca de ALGARRA.
La parte preponderante en las marcas son las expresiones DEFENSIS y PRODEFENSIS, que son las que le dan distintividad al producto. La expresión DEFENSIS no es explicativa y no evoca el término DEFENSAS, tal como lo menciona la SIC. La expresión PRODEFENSIS y la expresión DEFENSIS tienen en común la identidad de las últimas ocho letras del signo PRODEFENSIS y la totalidad del signo DEFENSIS.
La expresión PRODEFENSIS y DEFENSIS comparten su acento tónico en la lera E. La sílaba intermedia FEN es la de mayor impacto en el conjunto. quesos frescos no madurados y quesos en agua salobre, requesón, quesos frescos vendidos ya sea en líquido o en pasta, bebidas simples o saborizadas compuestas principalmente de leche o productos lácteos, bebidas lácteas que contienen fruta; productos lácteos fermentados simples o saborizados 4 3.7. 3.8. 3.9. 4.2. 4.3. 44. 4.5. 5.1. 5.2. 5.5.
Las terminaciones de cada marca son iguales, es decir, terminan con la sílaba SIS. La percepción en conjunto de la marca otorgada es altamente semejante a la percepción que se deriva de la expresión DEFENSIS. Desde el punto de vista ideológico las expresiones comparadas no tienen un significado propio en idioma español. Argumentos de la contestación de la SIC:.
En el aspecto visual y ortográfico se observa que pese a que comparten la palabra DEFENSIS los signos enfrentados son disímiles, ya que tienen una estructura independiente. La pronunciación de los signos es diferente. Las marcas enfrentadas contienen un diseño diferente en su presentación, no presentando semejanza alguna y permitiendo su coexistencia en el mercado.
En el aspecto fonético se observa que los signos contienen sílabas que otorgan distintividad en su pronunciación. El signo solicitado no contiene semejanzas ortográficas, gráficas ni fonéticas con el signo opositor y además goza de suficiente distintividad en el mercado. Argumentos del tercero interesado, ALPINA: La expresión DEFENSIS evoca la caracteristica de defensas, refiriendo en la mente de los consumidores que este es el campo de acción sobre el cual los productos pretenden actuar.
La expresión DEFENSIS debe ser la que menos se tome en cuenta a efectos de realizar el examen comparativo, ya que no resulta ser la más representativa dentro de las marcas enfrentadas.. La extensión de los signos enfrentados impide que exista el riesgo de confusión alegado, por el contrario existe un alto grado de diferenciación.. Las marcas en conflicto al ser comparadas sucesivamente son fácilmente diferenciables por la estructura gramatical de cada una de ellas.
Las letras que componen las expresiones que conforman las marcas objeto de análisis se encuentran ubicadas en diferente orden, siendo inexistente por tanto la coincidencia. 6.2. 6.3. Argumentos del tercero interesado, ALGARRA: Al realizar la comparación entre signos se debe evitar que los signos sean fraccionados en los elementos que los componen.
Entre los signos en conflicto no se presentan similitudes capaces de generar error o riesgo de asociación. La denominación DEFENSIS es un elemento que evoca una característica técnica de los productos que ampara cada una de las marcas objeto de análisis. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134, del Literal a) y b) del Articulo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.*0 No procede la interpretación del Artículo 134, ni del literal a) y b) del Artículo 135 de la citada normativa por no resultar pertinentes debido a que las prohibiciones absolutas de registro de marcas, a las que se refieren las normas citadas, no son materia de la controversia discutida.
Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la norma citada, en la medida que la controversia radica en una presunta causal Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea aplo para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.
La naturaleza del producto O servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) tos sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los produclos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos O medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas tos signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad;
(JP? “Artículo _136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(y 6 Pon 1.1. de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión con marcas registradas. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
Marcas evocativas. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. Comparación entre marcas mixtas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En el proceso interno se discute si la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS (mixta) y las marcas DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS (mixta), L. CASEl DEFENSIS (denominativa) son confundibles o no, por lo que resulta pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión O de asociación;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa O indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.*! “u Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 691-1P-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-1P-2015 y 668-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016. 7 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 1.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. 4.5.
Un signo es semejante cuando, considerando en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:12 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. a b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en AÑ conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, tas raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. e Ibidem. 1.6. 1,7. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: *? a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual O ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar claramente las ideas que evocan los signos en conflicto, para luego establecer si el consumidor podría estar inmerso en riesgo de confusión ideológica.
No obstante lo anterior, la confundibilidad no se puede sustentar en este único aspecto, toda vez que el mencionado análisis debe comprender un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, incluido el análisis de similitud gráfica y fonética, así como de los factores relativos a los productos amparados con los signos. Marcas evocativas Como en el proceso interno se señaló que la expresión DEFENSIS tiene carácter evocativo, es pertinente analizar el tema.
Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el Ibidem. 2.2. 2.3. 2.4. 3.1. 3.2. consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo?**.
Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendria que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 15 Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 16 En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación DEFENSIS y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
Comparación entre marcas mixtas y denominativas Como una de las controversias radica en la confusión entre la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS (mixta) y la marca L. CASEI DEFENSIS (denominativa), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro.
Los denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual. Los figurativos por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, Íconos, etc. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan De modo referencial, ver Proceso 630-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016, p. 10.
Ibidem. Ibidem. 10 causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.!” 3.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial1?, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:1? (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (li) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iii), Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.4.
Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras?, para realizar un adecuado cotejo iy Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. ya Ibidem. LJ Ibidem. 20 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. 41 3.5. se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:?* a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
En ese sentido, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir o no entre la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS (mixta) y la marca L. CASEl DEFENSIS (denominativa). Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 21 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 12 4.2, 4.3. 44, 4.5. 4.6. Comparación entre marcas mixtas Como una de las controversias radica en la confusión entre la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS (mixta) y la marca DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS (mixta), es necesario que se proceda a comparar los signos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.
Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.22 Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.2 En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.
Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.?4 Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente?5: 2 24 Proceso 46-1P-2008.
Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE" (mixta). 14 de mayo de 2008. Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016. Ibídem. 13 a) Si en!los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas señaladas en el Literal b) del punto 3.3 de la sección D. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras?*, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los parámetros señalados en el punto 3.4. de la sección D. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso: () Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que ta posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
(ii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.27 (iii) Entre los tres elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado, el concepto y los colores, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. c) Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habria riesgo de confusión?8, salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 47.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder E Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. a Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 161-1P-2015 de fecha 27 de octubre de 2015.
E] Interpretación prejudicial recaida en el Proceso 129-1P-2015 del 20 de julio de 2015. P. 10. 14 al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS (mixta) y la marca DANONE ACTIMEL L. CASE! DEFENSIS (mixta).
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2009-00162, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Ud E Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Y MAGISTRADA | Hugo Ramiro MAGISTRADO pac De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (E) y el Secretario. 15 Cecilia 0%: AyIÓn Quinteros PRESIDENTA (E) li SS arcia lo] SECRETARI Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16