TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de julio de 2016 Proceso: 408-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2012-00095 Referencia: Patente de la invención denominada DERIVADOS DE 2-OX0O-01-PIRROLIDINA, PROCESO PARA PREPARARLOS Y SUS APLICACIONES.
Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 2651, recibido el 19 de agosto de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 9, 16, 30 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00095; y, El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: UCB PHARMA $. A. Demandado: NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC). 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Hechos Relevantes El 21 de febrero de 2001, UCB S. A. (hoy UCB PHARMA S. A.) presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)!, una solicitud de patente para la invención denominada “DERIVADOS DE 2-OXO-01-PIRROLIDINA, PROCESO PARA PREPARARLOS Y SUS APLICACIONES”.
El 26 de abril del 2001, la Jefatura de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) requirió a la solicitante que complementara su solicitud en cuanto a aspectos formales exigidos por la normativa andina. El 6 de junio del 2001, UCB PHARMA $. A. dio respuesta a lo solicitado por la Jefatura de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
El 30 de abril del 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) hizo la publicación de la solicitud de patente en la Gaceta de Propiedad Industrial N* 527 y no se presentaron oposiciones por parte de terceros. El 19 de octubre del 2006, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la SIC mediante Oficio 11898 profirió un examen de patentabilidad sobre la invención y requirió al solicitante para que en el término de sesenta días presentara los argumentos que considerara pertinentes en relación con el concepto técnico resultado de dicho examen, donde se cuestiona la claridad y alcance ilimitado de la solicitud, la novedad y reclamar usos y materia excluida de la patente, advirtiendo que “( ) No se aceptan los folios 77 a 157, enviados después de la radicación de la solicitud bajo los términos de 'complemento de solicitud”, porque están introduciendo materia originalmente no descrita, y que no se encuentra tampoco descrita en la solicitud de la cual se reivindica la prioridad, o sea, está introduciendo materia”.
La solicitante dio respuesta al requerimiento formulado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), aportando un capítulo reivindicatorio modificado y presentando las argumentaciones que estimó pertinentes con el propósito de desvirtuar las objeciones formuladas sobre la falta de claridad y alcance ilimitado de la invención y carencia de novedad.
El 26 de junio del 2008, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la SIC mediante Oficio 8295 profirió un nuevo examen de patentabilidad sobre la invención y requirió a la solicitante para que en el término de sesenta días presentara los argumentos que considerara Expediente Administrativo 01-013822. 2.8 2.9 pertinentes en relación con el concepto técnico resultado de dicho examen, donde se cuestiona la claridad y alcance ilimitado de la solicitud, la novedad y reclamar usos y materia excluida de patente, advirtiendo que nuevamente “( ) Se introdujo materia en los folios 77 a 157, es materia que no estaba inicialmente en el capítulo descriptivo, por lo tanto no se tendría en cuenta la materia allí contenida, tal como lo establece el artículo 34 D.486 de C.A.N.”.
La solicitante dio respuesta al requerimiento presentando los argumentos que estimo pertinentes con el propósito de desvirtuar las objeciones formuladas. El 11 de septiembre de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) mediante Resolución 46164 denegó la patente solicitada sobre la base que dicha invención carecía de novedad en vista de las enseñanzas de los documentos D1 y D21, su alcance es ilimitado infringiendo lo prescrito en el artículo 30 de la Decisión 486, se presenta ampliación de materia infringiendo lo dispuesto en el artículo 34 de la misma Decisión, y se reclama materia excluida de la patente.
El 1 de octubre de 2009, la sociedad UCB PHARMA $. A. dentro del término legal, presentó recurso de reposición contra la antes referida Resolución 46164. 2.10 El 30 de septiembre de 2011 mediante Resolución 54712, el Superintendente de Industria y Comercio (SIC), resuelve el recurso de reposición confirmando en su integridad la decisión contenida en la Resolución 46164. 2.11 La sociedad UCB PHARMA S. A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 46164 y 54712. 2.12 El 19 de noviembre del 2015, la Sección Primera de la Sala de lo 3.1 Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos contenidos en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho UCB PHARMA S.A, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Se negó al solicitante el derecho a la reivindicación de prioridad, porque la entidad demandada indicó que se presentó una ampliación y modificación al contenido de la solicitud prioritaria, sin embargo, de acuerdo al Artículo 9 de la Decisión 486 no menciona la ampliación de materia como excluyente para la reivindicación de prioridad. 3.2 3.3 3,4 3.5 3.6 4.1 4.2 No existió en ningún momento algún tipo de argumentación técnica que permitiera llegar a la conclusión que no debía aceptarse la prioridad afectando de forma tácita los intereses del solicitante de proteger su invención en Colombia.
Se presentaron modificaciones que comprendían limitaciones mucho más específicas de los compuestos presentados inicialmente y que fueron rechazadas por el examinador porque supuestamente ampliaban la materia inicialmente presentada. Sin embargo, nunca se pretendió ampliar la materia contenida en la solicitud inicial sino por el contrario se buscaba definir adecuadamente la invención y cumplir con los requisitos de patentabilidad necesarios para solicitar el privilegio de patente en el territorio nacional.
El principal interés del solicitante es proteger el compuesto —que es el tratamiento para la epilepsia—, cabe indicar que este compuesto cumple satisfactoriamente con el requisito de novedad. Debido a las decisiones infundadas del examinador, la no aceptación de la prioridad, la negación de prioridad y el rechazo de las modificaciones de las reivindicaciones presentadas durante el trámite, no fue posible lograr la protección del compuesto en mención por cuanto el solicitante no pudo presentar un pliego reivindicatorio que cumpliera con las disposiciones legales específicas de Colombia.
En ese sentido, si al solicitante no se le permite presentar modificaciones para cumplir con los requisitos de patentabilidad y sus argumentos son considerados “irrelevantes”, sin motivación alguna, se afecta su derecho al debido proceso administrativo y a la contradicción en tanto se le impide demostrar que la invención cumple con todos los requisitos para obtener protección de patente de invención en el territorio nacional.
Argumentos de la contestación a la acción de nulidad y restablecimiento de derecho. La SIC de la República del Colombia, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: La invención fue denegada porque no cumplió con el requisito de novedad, toda vez que previamente los compuestos fueron revelados por publicaciones al momento de su presentación y con esto se destruye el requisito de novedad.
El solicitante no logró subsanar las objeciones presentadas a la patentabilidad de invención. pues erróneamente presentó modificaciones a la solicitud que no cumplian con lo prescrito en el artículo 34 de Decisión 486, toda vez que los capítulos reivindicatorios 4 introdujeron materia no divulgada previamente en el capítulo descriptivo inicialmente presentado, ampliando así la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial y pretendiendo que se le concediera protección a tales modificaciones, lo cual es absolutamente violatorio de lo prescrito en el artículo en mención. 4.3 No es cierto que la normativa aplicable permita que la solicitud presentada inicialmente no deba contener exactamente las mismas enseñanzas que su prioridad, porque si ello es así la Oficina tiene la obligación legal de no aceptar la prioridad respecto de la materia que no se encuentra contenida en la solicitud inicial. 44 Para efecto del examen de novedad que se realizó entre las reivindicaciones inicialmente presentadas y los documentos del estado de la técnica, se verificó que existen documentos donde fueron revelados compuestos incluidos en la solicitud, lo cual muestra que esa solicitud no es nueva. 4.5 A pesar de la denegación por motivos de falta de novedad, ampliación de la materia, falta de claridad y alcance ilimitado de la invención y exclusión a la patentabilidad, el demandante intenta sustentar su demanda en que ha debido aceptarse la prioridad, de todas formas los antecedentes D1 y D21 afectarían la novedad de la solicitud, toda vez que sus fechas de publicación son anteriores a la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud denegada (años 1927 a 1999) y, por tanto, afectan de igual manera su patentabilidad, B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 9, 16, 30 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?.
Procede la interpretación solicitada. 2 “Artículo 9.- La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en olro Pals Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causehabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia.
El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo Pals Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo.
En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas. Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Articulos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables.
Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca: a) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y, C. MATERIAS A SER TRATADAS 1. Concepto de invención. 2.
Requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. 3. Trámite de la solicitud de patente. Requisitos formales: examen de forma, examen de patentabilidad; la descripción de la invención, la presentación de observaciones, el examen de fondo y el requisito de claridad de las reivindicaciones. 4.
Modificación de la solicitud de patente de invención. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Concepto de invención 1.1. La Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual “( ) la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”.? € ) Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita y oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la lécnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación a de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40. 1] Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente.
Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refinéndose a una reivindicación anterior.
Una relvindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple. Articulo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que corresponderla a la divulgación contenida en la solicitud inicial.
Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material”. OTERO LASTRES, José Manuel. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y tas excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC, cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”.
Madrid 1969, pp. 73 y siguientes. 6 1.2. Este Tribunal ha expresado que el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico y por tanto no se deriven de manera evidente del “estado de la técnica'- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.* 2.
Requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. 2.1. El Artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 16, 18 y 19 de dicho cuerpo legal. 2.2.
El artículo 14, en concordancia con los antes referidos artículos 16, 18 y 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla los requisitos indispensables para que las invenciones “sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología”, puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros.
La novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial son requisitos de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente, so pena de nulidad absoluta que podrá declararse a petición de parte o aún de oficio por la Oficina Nacional Competente. La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando como invención la acción propia de la naturaleza. 2.2.1.
La novedad de la invención Sobre este requisito la doctrina ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. Daniel Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, dice que un “( ) invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.
E Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000, G.O.A.C. N* 631, de 10 de enero de 2001, caso: *DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. ZUCCHERINO, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. RÉGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo | Perro. 1997. Pág. 150. ? Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) Objetividad.
La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado. b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad. Una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible. c) Carácter Universal de la Novedad.
La novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero. ( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. d) Carácter público de la novedad. La invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”? Según lo establecido en el artículo 18 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”.
Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en la Decisión 486. CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2004. Págs. 697 a 714. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004). SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002.
En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”? 2.2.2.
Nivel inventivo Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 18 de la Decisión 486 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.
Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, Proceso 12-1P-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998. Publicada en la G.0.A.C. N” 428. de 16 de abril de 1999.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 9 es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente. Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habria podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica”, en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. ? Resulta pertinente, a los efectos del artículo 18 de la Decisión 486, definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo.
Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”. Lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda”*. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.
Este Tribunal, al respecto, manifiesta que “Tal y como lo establece Gómez Segade ( ) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye “un salto cualitativo en la elaboración de 10 Proceso N* 12-1P-98. Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089. 10 Y 3.1. 3.2. la regla técnica”, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( )”." En el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, a diferencia de otros ordenamientos, las invenciones de producto o de procedimiento ya patentadas y, en consecuencia, integradas en el estado de la técnica, no pueden ser objeto de nuevas patentes, aunque se atribuya a tales invenciones usos nuevos o distintos. 2.2.3.
Susceptibilidad de aplicación industrial Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la Decisión 486, Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.
Trámite de la solicitud de patente. Requisitos formales: examen de forma, examen de patentabilidad; la descripción de la invención, la presentación de observaciones, el examen de fondo y el requisito de claridad de las reivindicaciones. Tomando en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió negar la patente solicitada "DERIVADOS DE 2-OX0-01- PIRROLIDINA, PROCESO PARA PREPARARLOS Y SUS APLICACIONES” por no cumplir con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se estima adecuado referirse al trámite de la solicitud de patente, examen de patentabilidad y al requisito de claridad de las reivindicaciones.
Al respecto, el Tribunal reitera lo manifestado en el Proceso 104-IP- 2013: “ Proceso 13-1P-2004, sentencia de 31 de marzo del 2004. Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R.35)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2- BEZOILOXI-58, 20-EPOXI-1, 78, 108-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13-ILO”, publicado en la G.0.A.C. No. 1061 de 29 de abril de 2004.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. “( ) La doctrina y la jurisprudencia establecen la obligación de la oficina nacional competente de realizar un examen de los aspectos formales de la solicitud de patente, la misma que consiste en verificar si la solicitud reúne o no los requisitos exigidos. La profesora Alicia Álvarez señala que el examen previo o formal tiene como objetivo verificar sí la documentación presentada cumple con los requisitos, y permite detectar gruesas fallas en la solicitud, evitando los perjuicios que ocasionaría su detección tardía".
La autoridad nacional competente, al realizar el examen previo o de forma, debe limitarse únicamente a verificar si los requisitos formales fueron cumplidos, es decir, que éstos se encuentren contenidos en la solicitud, y no deberá realizar una evaluación de fondo de la solicitud, examen que se realiza en una fase posterior. El artículo 26 de la Decisión 486 establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes para la obtención de patentes de invención, los cuales son necesarios e imprescindibles, pues la ausencia de uno de ellos ocasionará que la solicitud no sea admitida a trámite o que si lo hubiere sido, no pueda concluir en una decisión de mérito.
En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.
Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. Según la normativa andina, artículo 26 de la Decisión 486, “la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: ( ) b) La descripción”. El artículo 28 euisdem añade que “La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”. 12 ÁLVAREZ, Alicia. Cómo obtener una patente.
En: Derecho de Patentes. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1999. p.103. 12 3.8. Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. 3.9. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”. 3.10.Con este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas. 4.
Modificación de la solicitud de patente de invención 4.1. En el presente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en su contestación a la demanda argumenta que “( ) el solicitante no logró subsanar las objeciones presentadas a la patentabilidad de invención, pues erróneamente presentó modificaciones a la solicitud que no cumplían con lo prescrito en el artículo 34 de Decisión 486, toda vez que los capítulos reivindicatorios introdujeron matería no divulgada previamente en el capítulo descriptivo inicialmente presentado, ampliando así la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial y pretendiendo que se le concediera protección a tales modificaciones, lo cual es absolutamente violatorio de lo prescrito en el artículo en mención”.
En ese sentido, se abordará el tema de las modificaciones a la solicitud de patente de invención. 4.2. Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante, éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486. 4.3.
Al respecto, el Tribunal reiterara lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, dentro en el proceso 127-IP-2013: “( ) El párrafo primero del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que el peticionario puede solicitar la modificación de su solicitud de patente de invención. A renglón seguido establece un límite a dicha modificación: no puede implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.
De lo anterior se desprende lo siguiente: ' 13 Guia de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004. P. 48, 13 - Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por motu proprio en cualquier momento del trámite. - Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado. - De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado.
Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones éstas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (artículos 25 y 30 de la Decisión 486). El Manual para el Examen de las Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial en los Países de la Comunidad Andina, nos muestra algunos eventos de aplicación del objeto de protección: “Cuando se trate de un compuesto químico no serán admitidas modificaciones donde se esté variando el significado de los sustituyentes o el significado de los radicales.
Por ejemplo, en caso de que las reivindicaciones iniciales R1 correspondan a un alquilo C1-C6 y en las modificaciones se define R1 como un alquilo. Aunque en las reivindicaciones iniciales traten también de una alquilo, las modificaciones están ampliando la protección, en este caso esta modificación no puede ser aceptada. Es importante para aceptar modificaciones, analizar cuidadosamente cuándo la variación que se ha hecho es en la terminología ya que esto puede llevar a que la materia protegida se amplíe al pasar de términos específicos a muy generales.
Si al pasar de términos específicos a generales se cuenta con el adecuado sustento, eso será admisible. Ejemplo: Es el caso cuando el objeto inicial es un dispositivo de transmisión y la modificación corresponde a un procesador de señales siendo este último un término muy general pues no comprende sólo dispositivos de transmisión sino de recepción, transformación, selección etc.” 14 4.4.
Del análisis de la norma en estudio!* se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver, a saber'*: - ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite? - ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? 4.5. Respecto de la primera interrogante, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud.
Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite. 4.6. En relación con la segunda interrogante, si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Palses Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación nacional de los recursos en vía administrativa. 4.7.
Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado por el Tribunal que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.
En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento intemo que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial”. ** 14 Artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 15 Para el efecto se reitera lo expresado en el Proceso 182-1P-2005, interpretación prejudicial del 26 de octubre de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1278 de 15 de diciembre de 2005. humana estimulada por lipasa y para la preparación de Composiciones Farmacéuticas que los contiene, Y S Proceso 21-IP-2000, Solicitud de Patente: “Procedimientos para preparación de derivados de Sal de Bilis publicado en la Gaceta Oficial N* 631, 10 de enero de 2001. 15 4.8.
Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. 4.9. Al respecto, este Tribunal ha expresado: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.
A contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”? En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2012-00095, la que deberá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Martha R erchán MAGISTRADA GISTRADA h | ( | | vago Rai Sáez Ajo MAGISTRA 7 Proceso 25-IP-2002, patente: "IMINODERIVADOS CÍCLICOS”, publicado en la Gaceta Oficial N? 769, de 24 de mayo de 2002.
Hernán 16 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Notifiquése a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17