TRIBUNAL DE JUSTICI > m D LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de septiembre de 2016 Proceso: 465-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 8432-2014 Referencia: Patente: “RECIPIENTE PARA MATERIAL DE IMPRESIÓN Y UNA PLACA ACOPLADA AL RECIPIENTE PARA MATERIAL DE IMPRESION”.

Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán. VISTOS El Oficio 209-2015-SCS-CS recibido el 15 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 26 literal k) y 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N* 8432-2014; y Y “ A El auto de 19 de mayo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la E presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES L 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: SEIKO EPSON CORPORATION. 6 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL — INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERU, Hechos Relevantes:. El 21 de diciembre de 2006, SEIKO EPSON CORPORATION reivindicando prioridad de las solicitudes extranjeras No. 2005-372028 y No. 2006-220751, presentadas en Japón el 26 de diciembre de 2005 y el 11 de agosto de 2006, solicitó la concesión de la patente de invención denominada: “RECIPIENTE PARA MATERIAL DE IMPRESIÓN Y UNA PLACA ACOPLADA AL RECIPIENTE PARA MATERIAL DE IMPRESION”.

El 5 de enero de 2007, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, requirió a la sociedad solicitante para que cumpla con entregar los documentos de poder y cesión debidamente legalizados en el plazo de dos meses, corriendo el riesgo de declarar en abandono la solicitud. El 8 de marzo de 2007, SEIKO EPSON CORPORATION solicitó una prórroga de dos meses adicionales a fin de presentar los documentos requeridos.

La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías concedió lo solicitado. El 8 de mayo de 2007, SEIKO EPSON CORPORATION presentó el documento de poder con cesión de derechos, así como la traducción del mismo. El 4 de junio de 2007, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías señaló que: “verificado el documento del poder de cesión presentado, este no cuenta con la secuencia de legalizaciones, por cuanto la certificación efectuada por el notario Isao Nagoya no se refiere a la suscripción del citado documento por parte de Masataka Kamiyanagi y Noboru Asauchi, sino respecto a la declaración efectuada por Toshie Kinebuchi un agente de los suscriptores antes señalados, no existiendo por tanto una certificación de la finma del documento por parte de los mismos, en este sentido y habiendo transcurrido el plazo otorgado mediante providencia de 5 de enero de 2007 y prorrogado mediante proveído de fecha 13 de marzo de 2007, corresponde declarar el abandono de la presente solicitud, ordenándose el archivo del expediente”..

El 3 de julio de 2007, SEIKO EPSON CORPORATION interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. El 13 de diciembre de 2007, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual-INDECOPI!, mediante la Resolución 2569-2007/TPl- INDECORPI, declaró infundado el recurso de apelación.

2.8. SEIKO BEPSON CORPORATION presentó demanda contenciosa administrativa contra el anterior acto administrativo. 2.9. El 10 de agosto de 2009, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Once declaró infundada la demanda en todos sus extremos. 2.10.SEIKO EPSON CORPORATION presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.11.El 14 de marzo de 2012, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, expidió sentencia para resolver el recurso de apelación y declaró la nulidad de la providencia impugnada.

Ordenó que la Sala Superior, de origen, expida nueva sentencia. 2.12.El 8 de octubre de 2012, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de la Republica de Perú, cumpliendo lo ordenado resolvió mediante sentencia signada como Resolución No. Dieciséis, declarar infundada la demanda. 2.13.El 20 de noviembre de 2012, SEIKO EPSON CORPORATION presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.14.

El 23 de abril de 2014, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia confirmó la providencia apelada. ! 2.15. El 11 de junio de 2014, SEIKO EPSON CORPORATION presentó recurso de casación contra la anterior sentencia. 2.16.El 15 de septiembre de 2015, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante Oficio 209-2015-SCS-CS, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la Demanda presentados por SEIKO EPSON CORPORATION: 3.1. Indicó que presentó con todas las formalidades de ley los documentos de poder y cesión de los inventores. 3.2. Sostuvo que los documentos respectivos fueron legalizados ante notario público. 3 Esta sentencia no obra en los documentos enviados por el consultante. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4.2. 4.3. 4.4, Manifestó que en la ley japonesa existen dos formas de legalizar un documento privado, i) el emisor firma el documento ante el Notario o, ii) el documento privado ya firmado es llevado ante el notario por intermedio de un mandante o un agente.

En ambos casos lo esencial es que el notario certifique la autenticidad de la firma. Expresó que en ningún momento ha incurrido en falta de interés o despreocupación, ni mucho menos en dejación o desamparo del procedimiento; por el contrario, en todo momento ha realizado los actos necesarios para evitar la paralización del procedimiento. Señaló que el documento de cesión cuestionado ha sido suscrito por el señor MASATAKA KAMIYANAGUI, quien es el oficial ejecutivo de la sociedad SEIKO EPSON CORPORATION.

Indicó que el hecho de que el notario público japonés, ISAO NAGOYA, haya emitido una certificación notarial escueta, no significa que adolezca de nulidad. Sólo significa que no consideró necesario indicar más datos, toda vez que lo importante era certificar las firmas que le exhibió el agente de ambas personas. El agente se identificó ante el notario con los respectivos poderes y facultades conforme a la ley.

Adujo que el documento de cesión presentado si contó con la secuencia de legalizaciones completa. Esto no fue tenido en cuenta por el INDECOPI, Agregó que en el presente caso se debe tener en cuenta el principio de “Favorecimiento del Proceso". Argumentos de la Contestación presentados por el INDECOPI:. Señaló que la demandante no acompañó la solicitud de patentes con los poderes necesarios.

Expresó que una vez transcurrido el plazo previsto en la normativa sobre la materia, la demandante no allegó los documentos requeridos por la autoridad. En consecuencia, la solicitud se consideró abandonada por no contar con la secuencia de legalizaciones. Manifestó que en el documento presentado ante la autoridad nacional no quedaba claro a quién representaba el señor MASATAKA KAMIYANAGUI, es decir, si actuaba en representación de NOBORU ASAUCHI (Inventor) o SEIKO EPSON CORPORATION (solicitante de la referida patente).

En ninguna parte de dicho documento se especificaban sus funciones, ni mucho menos las facultades otorgadas. Agregó que aun cuando dicha práctica notarial sea aceptada en Japón, es decir, que un tercero pueda llevar ante notario un documento firmado por otras 4 4.5. 5.1. 6. personas, el documento presentado carecía de la secuencia de legalizaciones completa, ya que en ninguna parte se deja constancia de a quién representa MASATAKA KAMIYANAGU!I y cuáles son sus facultades.

Sostuvo que no cabía hacer excepciones respecto a la falta de cumplimiento de los plazos previstos para la presentación de los documentos en cuestión, ya que se encuentran plasmados normativamente. Sentencia de Primera Instancia: La Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Once de 10 de agosto de 2009, declaró infundada la demanda en todos sus extremos, argumentado que: “( Jrespecto a la solicitud de patente por parte de SEIKO, ( ) se puede advertir que no consta en el documento controvertido las facultades expresas de Masataka Kamiyanagui creando incertidumbre sobre a quién representa, sí a la demandante SEIKO EPSON CORPORATION o si representa a NOBORU ASAUCHI quedando meridianamente establecido que el notario ( ) señalo que estos habían firmado el documento presentado, sin embargo el notario no señala que le conste que dichas firmas correspondan efectivamente a las personas en mención. “( ) se advierte que el proceder de la parte demandante no es compatible con lo dispuesto en la decisión 486 citada en el considerando 4, toda vez que no se ha verificado los poderes de MASATAKA KAMIYANAGI, ya que no figura en el documento sobre sus facultades ( ) careciendo de incertidumbre lo alegado por esta parte.

“( ) respecto al abandono decretado se requirió ( ) a efectos de que presente los documentos de poder y cesión debidamente legalizados, incluso se concedió la prórroga del plazo por dos meses a efectos de presentar el documento requerido, ( ) sin embargo ( ) la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, señala que el documento de poder de cesión ( ) no cuenta con la secuencia de legalizaciones ( ) observándose que la certificación efectuada por el notario Isao Nagoya no se refiere a la suscripción del citado documento por parte de Masataka kamiyanagi y Noboru Asauchi, sino respecto a la declaración efectuada por toshie Kinebuchi, agente de los suscriptores antes señalados, no existiendo por tanto una certificación de la firma del documento por parte de los mismos, motivo por el cual no se cumple con la exigencia de la norma citada ( )se concluye que la administración ha procedido con arreglo a la ley, no incurriendo el acto administrativo impugnado en ninguna de las causales de nulidad previstas ( ) por lo expuesto y de conformidad con lo previsto en los artículos 188, 197, 200 del Código Procesal Civil: DECLARARON INFUNDADA la demanda en todos sus extremos”.

Recurso de Apelación interpuesto por SEIKO EPSON CORPORATION: es 6.1. Reiteró los argumentos expuestos en la demanda y agregó que: 19) AN 7.1. 7.2. 6.1.1. La Corte ha omitido evaluar el mérito probatorio de diversos documentos admitidos como prueba. Estos se encuentran legalizados por la División Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, por el Consulado General del Perú en Tokyo, Japón, y por el Consulado General del Perú en Tokyo, Japón. 6.1.2.

La redacción empleada por el notario ISAO NAGOYA, debe ser interpretada conforme a lo dispuesto en el artículo 169 y 170 del Código Civil, y no puede dudarse de su eficacia y validez mientras no exista sentencia judicial firme que así lo declare. Sentencia de Segunda Instancia: La Sala Civil Transitoria en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante providencia de 14 de marzo de 2012, declaró la sentencia NULA en todos sus extremos, argumentado que: “QUINTO: De autos se advierte que el Ad quem ha considerado que el proceder de la parte demandante no es compatible con lo dispuesto en la Decisión 486, ( ) ya que no figura en el documento sobre sus facultades ni se precisa quien es el representante de la demandante, ( JSEXTO: Del expediente administrativo se advierte que la demandante presento en sede administrativa ( ) copia de poderes ( ) la certificación notarial ( ) emitida por el notario japonés Tadahiko Mitsuda; sin embargo no han sido valorados a nivel administrativo ni en etapa judicial en la sentencia apelada, por tanto, ello acarrea la nulidad de la impugnada, al haberse omitido valorar dichos documentos.

SEPTIMO: ( ) al advertirse vulneración del derecho al debido proceso administrativo por haberse dejado de valorar las pruebas aportadas por las partes ( ) debe declararse la sentencia impugnada, por las consideraciones expuestas, declararon: NULA la sentencia apelada ( ) ORDENARON que la sala superior de origen expida nueva resolución teniendo en cuenta las consideraciones precedentes La Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Dieciséis del 8 de octubre de 2012, en virtud de lo dispuesto por la Sala Transitoria de la Corte Suprema de la Republica, declaró nuevamente INFUNDADA la demanda obrante en las páginas diecisiete a treinta y nueve, SUBSANADA en las páginas cincuenta y cinco a cincuenta y seis, expresando que: “( ) en cuanto a que el notario lsao Nagoya, únicamente dejo constancia de que ante él se presentó la señora Toshie Kinebuchi, agente de Masataka Kamiyanagui y Noboru Asauchi quien señala que estos han firmado el documento presentado, mas no certifica que le conste que dichas firmas corresponden efectivamente a las personas en mención, ( ) en efecto, los señores Masataka Kamiyanagui y Noboru Asauchi indicaron 6 9.1. 10. 10.1. y probaron que le otorgaron poder a doña Toshie Kinebuchi, ( ) lo que quiere decir que ambas partes son las suscriptoras de la referida cesión, motivo por el cual el Notario certificó la declaración otorgada, sin embargo y pese a dicha certificación acredite que las firma de los intervinientes de la cesión de derechos corresponden efectivamente a los señores antes mencionados, dicho documento carecería de igual manera de la secuencia de legalizaciones, ( ) siendo así al emitirse la resolución, ( ) no se ha incurrido en causal de nulidad ( ) SE

RESUELVE

declarar INFUNDADA”. Segundo Recurso de Apelación interpuesto por SEIKO EPSON CORPORATION: Reiteró los mismos argumentos. Sentencia de Segunda Instancia: La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, Lima, Republica de Perú, mediante sentencia expedida el 23 de abril de 2014, confirmó la providencia apelada. Recurso de Casación interpuesto por SEIKO EPSON CORPORATION: Reiteró los argumentos de la apelación y agregó que la Sala Civil Transitoria omitió solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la respectiva interpretación prejudicial.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, se circunscribirá la interpretación a las siguientes normas: 26 literal k) y 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación, Sin perjuicio de ello, ta oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud”. 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN De la exigencia de la presentación de la copia del documento en el que conste la cesión de derechos sobre la solicitud de patente de invención. Requisitos. El principio de complemento indispensable. El abandono de la solicitud. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN De la exigencia de la presentación de la copia del documento en el que conste la cesión de derechos sobre la solicitud de patente de invención. Requisitos.

El principio de complemento indispensable. El abandono de la solicitud. Como en el proceso interno se discute si los documentos de poder y cesión presentados por SEIKO EPSON CORPORATION se encuentran debidamente legalizados, se abordará el tema propuesto reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia. El artículo 32 de la Decisión 486 dispone que: “Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión. Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la Oficina Nacional Competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias”.

El artículo 26 de la Decisión 486, determina los requisitos que la solicitud de patente debe contener. El literal k) establece que la solicitud de patente de invención deberá contener, de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante (lo subrayado es nuestro).

Al respecto, dentro del Proceso 2-Al-2008, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “( ) la Oficina Nacional Competente debe exigir entre los requisitos de forma de las solicitudes de patente, la presentación de la copia simple del documento en el que conste o se acredite la cesión de derecho de patente. Este documento de cesión, obviamente, debe cumplir con las formalidades necesarias, es decir, debe cumplir con la legalización de las firmas ante notario público y, tratándose de documentos que se expiden en el Ver las Interpretaciones Prejudiciales 73-1P-2012 del 12 de septiembre de 2012 y 75-1P-2015 del 25 de septiembre de 2015. 8 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. extranjero, con la correspondiente legalización ante funcionario consular ( )' (lo subrayado es nuestro).

De lo anterior, se desprende que basta con presentar una copia simple del documento de cesión para que éste sea aceptado por la Oficina Nacional Competente, conforme a lo dispuesto en el referido articulo 26 literal k). Sin embargo, hay que tener presente que ese documento, en el que consta la cesión de derechos sobre la solicitud de patente, debe ser expedido conforme a derecho para gozar de validez.

En consecuencia, la regulación contenida en el artículo en referencia permite concluir al Tribunal que la Oficina Nacional Competente debe requerir la copia simple del documento de cesión; sin embargo, no se refiere a cualquier documento, es decir, este documento de cesión debe cumplir con las formalidades pertinentes. En caso de que dichos documentos estuvieren en idioma extranjero, el solicitante deberá acompañar la traducción respectiva al idioma castellano para que la Oficina Nacional Competente pueda hacer una evaluación de los mismos.

Es obvio que tanto los documentos presentados como las traducciones al castellano deben ser legibles para que no queden dudas del contenido de los mismos y la Autoridad Competente pueda realizar eficazmente su análisis. La Oficina Nacional Competente podrá exonerar de la presentación de las traducciones cuando estime que no son indispensables dependiendo de cada caso.

Es conveniente aclarar que, sobre la base del principio de complemento indispensable*, los requisitos formales que debe contener el documento de cesión pueden ser regulados por la normativa interna*; para el caso particular, por la normativa peruana pertinente. En efecto, los requisitos formales para la presentación de las firmas de los cedentes serán regulados por dicha normativa.

De conformidad con los artículos 38 y 39 de la Decisión 486, la oficina competente, en un plazo de 30 días desde la presentación de la solicitud, examinará si esta última cumple con los requisitos previstos en los artículos 26 y Sobre el principio de complemento indispensable el Tribunal ha expresado lo siguiente: “( ) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas” (Proceso 10-1P-94.

Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 177 de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Palses Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así pues, el Pals Miembro sólo podrfa haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1828 de 30 de abril 2010).

Si es aplicable, se tendrá en cuenta la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961. 27 de la mencionada Decisión. Si no los cumple se notificará al solicitante para que los complete dentro un plazo de dos meses, prorrogables por el mismo periodo por una sola vez, so pena de que su solicitud se considere abandonada y, en consecuencia, pierda la prelación en relación con otras solicitudes$. 1.10.

El examen exigido por el artículo 38 de la Decisión 486 implica un análisis de los aspectos formales y no sobre cuestiones de fondo. Si al realizar el aludido examen, la Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple con los requisitos exigibles, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el peticionario dé respuesta a las mismas, o complemente los antecedentes dentro del plazo de sesenta días siguientes a la notificación, según la Decisión 486.

A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad: Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Es así que la solicitud de prórroga debe ser debidamente presentada a la Oficina Nacional Competente, a fin que surta efectos. 1.11.Por “pérdida de la prelación” debe entenderse que ya no se estudiará la solicitud antes que otras presentadas con posterioridad. 1.12.En el proceso interno se deberá determinar si SEIKO EPSON CORPORATION subsanó la solicitud en el plazo establecido en el artículo 39 de la Decisión 486, teniendo en cuenta si a solicitud de parte el plazo fue ampliado.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 8432-2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. o En este escenario es conveniente referirse al examen de forma y a la publicación en el régimen de la Decisión 486, La Decisión 486 señala que el abandono se da “si el solicitante no completa los requisitos indicados”.

Asimismo, el artículo 39 de la Decisión 486, a diferencia de la Decisión 344, sí regula el aspecto de la pérdida de la prelación: “Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud”.

Este “derecho de prelación” viene determinado por el principio que señala “primero en el tiempo, primero en el derecho”, es decir, según el día y la hora en que se presente la solicitud de registro ante la Oficina Nacional, toda vez que quien primero solicita el registro de una marca tiene mejor derecho, sobre quien lo hace posteriormente. 10 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA nd Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO * De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario, Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 465-1P-2015 | 11