(AÑ, (ja! TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2016 Proceso: 513-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2012-00002 Referencia: Marca involucrada PM GROUP S.P.A (mixta) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 3251 del 5 de octubre de 2015, recibido vía correo electrónico el 6 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Literal i) del Artículo 135, del Literal d) del Artículo 136 y del Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00002, y, El Auto del 7 de septiembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: PM GROUP S.P.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia 1 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. Tercero interesado: TRANSNEVADA LIMITADA Hechos relevantes:. El 30 de septiembre de 2009, TRANSNEVADA LIMITADA (en adelante, TRANSNEVADA) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca PM GROUP S.P.A. (mixta)! para distinguir servicios de “comercialización de vehículos, grúas y repuestos fabricados por terceros, así como la comercialización de equipos con sistemas de elevación o brazos hidráulicos, igualmente fabricados por terceros” comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por Resolución 16611 del 25 de marzo de 2010, la Dirección de Signos Distintivos (antes División de Signos Distintivos) de la SIC concedió el registro de la marca PM GROUP S.P.A. (mixta) con Certificado 397768. El 22 de junio de 2010, TRANSNEVADA solicitó el registro de la misma marca PM GROUP S.P.A. (mixta)? pero para distinguir "servicios de reparación, instalación y mantenimiento de grúas y demás equipos con sistemas de elevación y brazos hidráulicos” comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.
La empresa PM GROUP S.P.A. (en adelante, PM GROUP) presentó oposición contra la solicitud de registro precitada. PM GROUP presentó demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia a fin de que se declare la nulidad de la Resolución 16611 del 25 de marzo de 2010, mediante la cual se concedió el registro de la marca PM GROUP S.P.A. (mixta) a favor de TRANSNEVADA.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso a efectos de remitir vía electrónica la solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda de PM GROUP: La sociedad italiana PM GROUP es titular de la marca PM y el nombre comercial PM GROUP S.P.A., signos empleados en Europa y en el mundo para distinguir sus actividades comerciales.
Desde el 2001 hasta el 2006, PM GROUP mantuvo relaciones comerciales con la señora Doris Rosalba Carrillo Gil, quien se convirtió en Expediente administrativo 09-106853. Expediente administrativo 10-074582, 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 4.2. la importadora, distribuidora y comercializadora autorizada de sus productos en el territorio nacional.
En el 2004, la señora Carrillo constituyó y registró ante la Cámara de Comercio de Bogotá-Colombia la sociedad Transporte Nevado LTDA, la cual posteriormente, en el 2007, cambió su nombre a TRANSNEVADA. Después de ello, TRANSNEVADA continuó sus relaciones comerciales con PM GROUP normalmente. Si bien las relaciones comerciales entre PM GROUP y TRANSNEVADA se fueron consolidando durante los siguientes años, PM GROUP nunca la autorizó para que solicitara o registrara las marcas de su propiedad en el mercado colombiano. PM GROUP es legítima propietaria y creadora de los signos PM y PM GROUP S.P.A. y la señora Doris Rosalba Carrillo Gil, representante legal de TRANSNEVADA, obtuvo el registro de la marca PM GROUP S.P.A. (mixta) en Colombia de mala fe y valiéndose del conocimiento previo que tuvo de dichos signos por haber sido "distribuidora y comercializadora autorizada” de los productos de PM GROUP.
TRANSNEVADA ha infringido el principio de buena fe que debe caracterizar las relaciones de comercio, toda vez que ha solicitado y obtenido el registro de la marca PM GROUP S.P.A. (mixta) pese a que tenía conocimiento de que dicha marca pertenecía a la empresa PM GROUP. La marca PM GROUP S.P.A. (mixta), cuya anulación se solicita, es una reproducción idéntica de la marca PM y el nombre comercial PM GROUP S.P.A. de propiedad de PM GROUP en italia.
Al momento de ver servicios identificados y ofrecidos con la expresión PM GROUP S.P.A. seguramente las personas creerán erróneamente que se trata de prestaciones ofrecidas por una sociedad de origen italiano (debido a la presencia de la sigla S.P.A. que es indicativa del tipo societario italiano Societe Per Azzioni) cuando en realidad se trata de la empresa TRANSNEVADA LIMITADA, la cual no cuenta con el nivel y capacidad tecnológica y estructural de una compañía como PM GROUP.
Argumentos de la contestación de la SIC:. Para registrar una marca se requiere el cumplimiento de 3 requisitos: (i) la perceptibilidad, (ii) la suficiente distintividad, y; (iii) la susceptibilidad de representación gráfica. La existencia de mala fe por parte de TRANSNEVADA es un argumento que no pudo ser valorado por la SIC al momento de calificar el registro de la marca pues durante el procedimiento no se presentó oposición en la que se aportaran pruebas para acreditar ese hecho.
Para la autoridad 3 4.3. 4,4. 5.1. 5.2. administrativa resultaba imposible analizar dicho aspecto al momento de estudiar la viabilidad del registro de la marca. El argumento de PM GROUP S.P.A. debió ser comunicado a la autoridad en el plazo concedido para formular oposición. No se puede pretender que se declare nula la decisión tomada por la SIC, toda vez que esta fue legal, debidamente publicada y dada a conocer a la sociedad e interesados.
En el momento en que fue otorgado el registro de la marca PM GROUP S.P.A. (mixta) a favor de TRANSNEVADA, dicha marca no pertenecía a nadie, toda vez que había sido cancelada previamente. Argumentos del tercero interesado, TRANSNEVADA: TRANSNEVADA no fue ni ha sido representante autorizado o distribuidor de los productos de PM GROUP en Colombia, razón por la cual no se cumpliría uno de los requisitos contemplados en el Literal d) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Decisión Andina.
Si bien es cierto, la marca PM GROUP S.P.A. (mixta) incorpora la expresión S.P.A. la cual se considera que corresponde al tipo societario de origen italiano “Societe per Azionf, ello no implica que por esa razón el consumidor o los medios comerciales serán inducidos a engaño toda vez que el consumidor común colombiano no conoce el idioma italiano. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal i) del Artículo 135, del Literal d) del Artículo 136 y del Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3, Procede la interpretación de dichas disposiciones por ser materia de controversia.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse corno marcas los signos que: (.) 1) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las caracteristicas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
(Jn “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (..) a) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el Pals Miembro o en el extranjero;
(Y on>= 1.2 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La nulidad de registro de marca. Irregistrabilidad de signos engañosos por indicación geográfica. Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero cuando el solicitante haya sido un representante o distribuidor o expresamente autorizado por el titular.
La mala fe. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La nulidad de registro de marca La demandante PM GROUP ha sustentado su demanda señalando que, al momento en que fue concedida, la marca PM GROUP S.P.A. (mixta) se encontraba incursa en: () la causal de nulidad absoluta prevista en el literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486; y, (ii) las causales de nulidad relativa previstas en el Literal d) del Artículo 136 y en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, En atención a ello, resulta pertinente revisar las disposiciones que regulan los supuestos de nulidad en la normativa comunitaria.
El Artículo 172 de la Decisión 486 establece una distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa:* () La nulidad absoluta está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida “Artículo 172.- La autoridad nacional compelente decrelará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, le nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los articulos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para tos cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 54-1P-2013 de fecha 24 de jufio de 2013 y 248-4P-2013 de fecha 21 de mayo de 2014. 5 1.3 2.1 2.2 2.3 en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. (ii) La nulidad relativa, se configura para proteger el interés de un tercero, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo especifico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
En ese sentido, corresponderá analizar si la marca registrada PM GROUP S.P.A. (mixta) se encuentra incursa en las causales de nulidad previstas en el literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486, en el Literal d) del Artículo 136 y en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486. Irregistrabilidad de signos engañosos por la procedencia geográfica La demandante PM GROUP señaló que la marca PM GROUP S.P.A. (mixta) se encontraba incursa en la causal de nulidad absoluta prevista en el literal i) del Artículo 135 debido a que sería engañosa respecto de la procedencia geográficas, Por tal motivo, resulta pertinente analizar la disposición prevista en el Literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486 que señala lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) 1] puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
Los signos engañosos son aquellos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, etc. de los productos o servicios que buscan identificar. Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que este se produzca efectivamente.
La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los Según lo señalado por la demandante PM GROUP S.PA., la partícula “S.P.A.” (societá per azioni) daría cuenta de la forma societaria correspondiente a la persona juridica PM GROUP registrada en italia. 6 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado.$ El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.
La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir. ? El Tribunal advierte que el engaño en cuanto al lugar de procedencia podría generar error respecto a las características y calidad del producto o servicio respectivo.
Un consumidor al pensar que determinados productos o servicios provienen de un lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas caracteristicas y especificaciones de los realmente originarios de dicho territorio. En el presente caso se deberá determinar si la marca PM GROUP S.P.A. (mixta) podría o no generar engaño en cuanto a la procedencia geográfica de los productos que distingue y, como efecto de ello, respecto de sus características y propiedades.
Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero cuando el solicitante haya sido un representante o distribuidor o expresamente autorizado por el titular. La mala fe La demandante PM GROUP señaló que la señora Doris Rosalba Carrillo Gil, representante legal de TRANSNEVADA, habría obtenido el registro de la marca PM GROUP S.P.A. (mixta) actuando de mala fe y valiéndose del conocimiento previo que tuvo como distribuidora y comercializadora autorizada de sus productos en Colombia.
En atención a ello, resulta pertinente revisar lo previsto en el Literal d) del Artículo 136 de la Decisión 486: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un Ver Interpretación Prejudictal recaída en el Proceso 120-1P-2015 de fecha 3 de junio de 2015 Ibidem. 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el litular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre este tema señalando que, para la configuración de esta prohibición, se deberá verificar la condición de representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, la cual deberá estar adecuadamente acreditada dentro del proceso internof.
Se entiende por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos de una empresa, a su nombre, es decir, debidamente autorizada; y por distribuidor al encargado de distribuir los productos producidos por ésta, es decir, a quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse.
Cabe precisar que la causal de irregistrabilidad precitada opera incluso en los casos en los que la marca se encuentre registrada en el extranjero. Ello, tomando en cuenta que aquel sujeto que fue representante, distribuidor o autorizado tenía perfecto conocimiento de la capacidad de distintividad, penetración en el mercado y recordación que genera el signo que pretende registrar, configurándose así un acto de mala fe.
El supuesto anterior, también se encuentra relacionado con la disposición prevista en el segundo párrafo del artículo 172 que establece lo siguiente: “Artículo 172.- ( JLa autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 0 cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. (Subrayado agregado) Como se puede apreciar, procede a nulidad relativa de una marca cuando esta se ha concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o de mala fe. Sobre el particular, este Tribunal ha establecido que “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea Ver Interpretación Prejudicial recaída en los Procesos 48-1P-2012 de fecha 6 de junto de 2012. 8 consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. 3.9 El aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe.
En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado recordación el público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro marcario de mala fe, el esfuerzo empresarial ajeno o la capacidad de penetración en el mercado de un signo determinado10. 3.10 El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente.
Por tal motivo, la oficina de registro marcario debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos marcarios!! a fin de proteger no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2012-00002, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia eb Ayer Quinteros MAGISTRADA Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 3-1P-99 de fecha 14 de mayo de 1999 y 54-1P-2013 de fecha 24 de julio de 2013. 10 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 5-1P-2013 de fecha 17 de abril de 2013 4) Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Procesos 54-IP-2013 de fecha 24 de julto de 2013 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (E) y el Secretario UL Cecilia Luisa Ayilón toros PRESIDENTA (E) SECRETARIO Notifiquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 10