TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de septiembre de 2016 Proceso: 547-A1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 457-2008 Referencia: Marca involucrada: SIN CONTROL Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.
VISTOS: El Oficio C.A.C. No. 099/2015, recibido el 16 de octubre de 2015, mediante el cual el Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literales d), e) y f) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 457-2008); y, El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES. 1. Partes en el Proceso Interno Demandantes: Vicente Jaime Laime Mamani y Pedro Boris Silva Espinoza. Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAP)). 1 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Tercero Interesado: Luis Gregorio Poma Maqui. Hechos relevantes El 5 de abril de 2006, Luis Gregorio Poma Maqui solicitó ante el SENAPI, el registro del signo SIN CONTROL (mixta)! para distinguir servicios de "Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales" en la Clase 41? de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación Internacional de Niza).
La solicitud fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia 2905 bajo el 118985, no habiéndose presentado oposición alguna. El 16 de noviembre de 2006, el SENAPI, mediante Resolución Administrativa 4486-2006, expidió el Título de Registro? del Signo Distintivo SIN CONTROL (mixto) a favor de Luis Gregorio Poma Maqui. El 8 de mayo de 2007, Vicente Jaime Laime Mamani y Pedro Boris Silva Espinoza, solicitaron a la Directora de Propiedad Industrial del SENAPI, la nulidad del registro de marca SIN CONTROL (mixta), al manifestar que el signo fue adquirido de mala fe, toda vez que el verdadero titular del signo es el señor Jaime Laime Mamani.
El 1 de noviembre de 2007, la Directora de Propiedad Industrial del SENAPI, mediante Resolución Administrativa 494/2007, declaró infundada la demanda de nulidad interpuesta por Vicente Jaime Laime Mamani y Pedro Boris Silva Espinoza. El 13 de noviembre de 2007, Vicente Jaime Laime Mamani y Pedro Boris Silva Espinoza, interpusieron recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa 494/2007. ? Expediente interno SM-1213-2006. 2 Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales. 3 Registro 106353-C, 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 3.1. 3.2. 3.3.
El 8 de enero de 2008, la Directora de Propiedad Industrial del SENAPI, mediante Resolución Administrativa REV 4/2008, rechazó el recurso de revocatoria interpuesto, y confirmó la Resolución Administrativa 494/2007. En contra de la Resolución Administrativa antes citada, Vicente Jaime Laime Mamani y Pedro Boris Silva Espinoza, plantearon recurso jerárquico.
El 5 de junio de 2008, por Resolución Administrativa DGE-J/-034-2008, el Director General Ejecutivo de la Dirección del SENAPI, rechazó el recurso jerárquico interpuesto por Vicente Jaime Laime Mamani y Pedro Boris Silva Espinoza, confirmando en todas sus partes la Resolución Administrativa REV No. 4/2008, que confirma a su vez su similar No, 494/2007.
El 23 de julio de 2008, Vicente Jaime Laime Mamani y Pedro Boris Silva Espinoza presentaron demanda contencioso administrativa contra la Resolución Administrativa No. DGE/J-034/2008, emitida por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI. El 20 de octubre de 2008, La Dirección General Ejecutiva del SENAP] respondió a la demanda contencioso administrativa.
El 5 de mayo de 2015, la Sala Plena del Tribunal de Justicia del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante resolución 50/2011, suspendió el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial a este Tribunal. Argumentos de la demanda contencioso administrativa planteada por Vicente Jaime Laime Mamani y Pedro Boris Silva Espinoza: En el año 1999 Vicente Jaime Laime Mamani y Pedro Boris Silva Espinoza fundaron de palabra el grupo musical denominado SIN CONTROL.
El 2 de noviembre de 2002 formalizan su grupo, e inscribieron ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor del SENAPI la reserva del nombre SIN CONTROL a su favor, registro que tenía una duración de dos años. Por un descuido, no renovaron la reserva del nombre SIN CONTROL, sin embargo, de lo cual el 27 de enero de 2005, Vicente Jaime Laime Mamani, registró nuevamente la reserva del nombre SIN CONTROL, teniendo en cuenta los antecedentes de la antigiledad del grupo desde el 7 de noviembre de 1999. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10.
N 3.11. Mediante Resolución Administrativa 40/2006, el SENAPI dispuso que los trámites relacionados con reserva de nombre, ya no serían de competencia de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, sino de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, para lo cual se los debía registrar como marca, conforme a la Clasificación Internacional de Niza y a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Cuando Vicente Jaime Laime Mamani quiso renovar su reserva de nombre, la Dirección de Propiedad Industrial, rechazó su petición por falta de competencia de la autoridad. El señor Luis Poma Maqui, mantuvo una relación comercial con los titulares del grupo musical SIN CONTROL, ya que era la persona que les alquilaba los equipos de sonido para sus presentaciones.
En vista de la necesidad del alquiler de los equipos de sonido, el señor Luis Poma Maqui, se convirtió en una persona imprescindible, por lo que pasó a ser el representante del grupo musical desde el año 1999 hasta el 2007. Al sentirse agraviados por el porcentaje de ganancia que ascendía al 25% por cada presentación a favor del representante del grupo, sus integrantes decidieron terminar la relación comercial y comprar sus equipos propios.
Al tener noticias de que el señor Luis Poma Maqui estaba intentando integrar un nuevo grupo denominado SIN CONTROL, solicitaron al SENAPI una certificación para verificar si había registrado la marca a su favor, encontrándose con la noticia de que ya era titular del signo para la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que plantearon acción de nulidad del registro.
El SENAPI no puede desconocer que, en la reserva de nombre tramitada en la Dirección de Derechos de Autor, en noviembre de 2002, de acuerdo con las formas y condiciones normadas en ese entonces, se dejó el acta que alude a la fundación del Grupo “SIN CONTROL”, y que el propietario del nombre y del logotipo es Vicente Jaime Laime Mamani. Reclamaron que estando vigente la protección de la reserva del nombre, el cambio de reglas, por aplicación de la Resolución Administrativa 40/2006 de 28 de diciembre de 2006, no puede significar negar la existencia de los derechos que sobre el nombre hubo hasta antes de dicha Resolución Administrativa, perjudicando a sus titulares, al extremo de declararlo caducado. 4 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.16. 4.1. 4.2.
Igualmente, señalaron que Luis Gregorio Poma Maqui, aprovechando que fungía de representante del grupo, solicitó y registró a su nombre, de mala fe, la marca SIN CONTROL (mixta); y a pesar de la prueba presentada a la Administración ésta se pronunció declarando la ausencia de mala fe. El SENAPI! cuestionó el acta de fundación aduciendo existir contradicciones al respecto, así como rechazó los antecedentes de los registros efectuados a nombre de Vicente Jaime Laime Mamani en la Dirección del Derecho de Autor.
Las autoridades del SENAPI no consideraron las pruebas presentadas tales como contratos firmados por terceras personas, cartas dirigidas al grupo y certificaciones que demuestran que Luis Gregorio Poma Maqui era el representante del Grupo SIN CONTROL. Que la falta del reconocimiento de firmas en los documentos acompañados, bajo los principios de informalismo y la verdad material, no puede ser motivo para dejar de valorar contratos originales que demuestran que se aprovecharon de su buena fe.
El registro de la marca a nombre de Luis Gregorio Poma Maqui afecta la imagen del “verdadero” (sic) grupo SIN CONTROL; además, señalaron que el público conoce de la notoriedad del grupo y sus integrantes, los que fueron apartados por Luis Gregorio Poma Maqui que no tiene el reconocimiento del público. Contestación a la demanda contencioso administrativa por parte del SENAPI: El SENAPI, con relación a la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del Artículo 136 de la Decisión 486, entiende que se refiere al hecho de la existencia de una semejanza entre el signo solicitado con el signo ya registrado, lo que causaría un riego de confusión o de asociación. Al no contar Vicente Jaime Laime Mamani ni Pedro Boris Silva Espinoza, con derecho de marca alguno sobre el signo “SIN CONTROL” al momento de la concesión del registro, no se incurrió en dicha causal.
Con relación a la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486, sobre el derecho que tienen las personas sobre su imagen, nombres, apellidos y otros aspectos, susceptibles al uso por parte de terceros, salvo consentimiento expreso, se tiene que los impetrantes son personas naturales y no llevan “el nombre de o seudónimo “SIN CONTROL”, por tanto, al momento de la concesión del registro no existió contravención alguna. 5 4.3.
El derecho de autor nace con la creación de una obra sin necesidad de registro según la norma nacional y normativa comunitaria, ya que su protección es meramente declarativa. La Decisión 351 de 1993, que es de aplicación preferente, menciona las obras de protección. 4.4. Los demandantes sostienen que se incurrió en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estar ellos, amparados en un registro o "Reserva de Nombre” (con el fin de identificar y proteger, entre otros, nombres de grupos o coros); sin embargo, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Requisitos y Procedimientos para el Registro en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, aprobado mediante Resolución Secretarial 106/96, dicha reserva no constituye un derecho de autor, ya que no se adecua a los conceptos y alcances establecidos en la Decisión 351 de 1993. 4.5.
Con relación a la causal de nulidad de registro de marca por mala fe, invocada por los demandantes, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso 58-1P-2007), para determinar la mala fe, el administrador deberá recurrir a criterios de la doctrina, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, la sana crítica y el derecho interno; así, el SENAPI, determinó que no existió mala fe por parte del titular del registro de la marca “SIN CONTROL”, tomando en cuenta el momento de su registro.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literales d), e) y f), y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No se interpretará el Artículo 137 al no tratarse de un tema de competencia desleal. Procede la interpretación prejudicial solicitada únicamente del Artículo 136 literales d), e) y Di * Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (..) d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; €) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocoristico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; 2.
De oficio se interpretará el Artículo 1725 de la Decisión 486, ya que en el proceso interno se discute la nulidad de la marca concedida. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o semejanza a un signo distintivo de un tercero cuando el solicitante sea o haya sido representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido. 2.
Irregistrabilidad de signos por infracción al derecho de autor de un tercero. 3, Irregistrabilidad de signos que afecten la identidad o el prestigio de personas naturales o jurídicas. 4. Nulidad relativa por mala fe del solicitante. D. — ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o semejanza a un signo distintivo de un tercero cuando el solicitante sea o haya sido representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido 1.1.
Afirman los actores Vicente Jaime Laime Mamani y Pedro Boris Silva Espinoza que el titular de la marca SIN CONTROL, señor Luis Poma Maqui, mantuvo una relación comercial con ellos cuando eran los titulares del grupo musical SIN CONTROL, ya que era la persona que les alquilaba los equipos de sonido para sus presentaciones. 1.2. La prohibición de registro contemplada en el literal d) del Artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país Cy 5 “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación intema. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”, 7 miembro o en el extranjero, en estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado. 1.3.
En otras palabras, es una causal de nulidad relativa el registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en tanto que se quiere precautelar el derecho del titular legítimo de la marca, de quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular.
Asimismo, se pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión y de asociación, 1.4. El Sala consultante, al momento de resolver el proceso, deberá verificar si la conducta acusada incurre o no en el supuesto contemplado en el literal d) del Artículo 136, verificando, conforme obre en autos, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos o servicios de una empresa, a su nombre, es decir, debidamente autorizada por ésta.
No basta la sola afirmación, sino que los actores deberán justificar fehacientemente la calidad de representante argumentada con medios probatorios que den al consultante los elementos suficientes de juicio para verificar la causal enunciada. 2. Irregistrabilidad de signos por infracción al derecho de autor de un tercero 2.1. Los demandantes sostienen que se incurrió en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el estar ellos, amparados en un registro o “Reserva de Nombre" (con el fin de identificar y proteger, entre otros, nombres de grupos o coros); sin embargo, el SENAPI afirma que de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Requisitos y Procedimientos para el Registro en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, aprobado mediante Resolución Secretarial 106/96, dicha reserva no constituye un derecho de autor, ya que no se adecua a los conceptos y alcances establecidos en la Decisión 351 de 1993, 2.2.
En el presente caso, se tomará como referencia el Proceso 179-IP- 2013. En primer lugar, resulta pertinente advertir que el derecho de autor es independiente aunque compatible con los derechos de 0 Revisar Proceso 48-1P-2012. 8 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. propiedad industrial. Es decir, los derechos de propiedad industrial son también independientes y, asimismo, compatibles con los del autor.
Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial. Una obra puede ser protegida también como marca, o un signo distintivo también como una obra; o que una obra de arte aplicado sea igualmente un modelo industrial o viceversa.
Esa independencia posible y simultánea compatibilidad no conduce a que un derecho prevalezca sobre el otro, salvo alguna disposición legal en contrario que expresamente establezca esa prevalencia -que no es el caso de la normativa andina- de suerte que cada uno de esos derechos otorga a su titular un monopolio de explotación, pero, en sus respectivos ámbitos.
En último caso, la prevalencia podría surgir de las caracteristicas del caso concreto; por ejemplo, si alguien pretende registrar como marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor ( ), o si alguien pretende registrar, aunque sea optativo pero para el creador, al amparo del Derecho de Autor una obra de arte aplicado, ya creada y registrada como diseño industrial por un tercero”.
De lo expuesto, resulta concluyente que lo que la Decisión 486 prohíbe en el literal f) del Artículo 136, es el registro como marcas de aquellos signos que infrinjan el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste.
Ha sido resaltado lo anterior, por cuanto lo determinante (títulos de obras, personajes ficticios o simbólicos), es que el legislador comunitario exige que sean objeto de derecho de autor. “Por argumento de contrario se deduce entonces, que la prohibición no se aplica si el título de la obra o personaje ficticio o simbólico no son objeto de un derecho de autor”, En cuanto al derecho de autor, éste protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad. 7 H- Proceso 32-1P-1997.
Marca “Terminator, Interpretación prejudicial de 2 de octubre de 1998, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 32-1P-1997. Op. cit. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13, 2.14. 2.15. Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino en donde este derecho se regula en ta Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Para Charria Garcia tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”. (Charria García, Fernando. Derechos de Autor en Colombia.
Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes. Cali, 2001. Pág. 21). La norma sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual. Son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios.
Ahora bien, el literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486 expresa lo siguiente: “Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) D consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”.
De una interpretación del literal f) del Artículo 136, encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial; y, (ii) que consistan en un signo que infrinja el derecho de autor de un tercero. Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro como marca las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la característica de “originalidad” es decir, aquellas que no sean copias de otras.
Adicionalmente, tal impedimento de registro protegido por el Derecho de Autor, estará sometido a que éste sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que distingue, ya que, si éste no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho de Marcas. Sin embargo, podrá ocurrir el caso de una obra, por ejemplo, de tal reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de producir riesgo de confusión con cualquier clase de productos o 10 2.16. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad.
Por lo tanto, en el caso específico, la Sala consultante para aplicar la causal de irregistrabilidad prevista en el Artículo 136 literal f) de la Decisión 486, deberá considerar si “SIN CONTROL" ha sido considerado una denominación del grupo artístico y si resulta ser protegible por el derecho de autor y con ello, si el signo solicitado ocasionaría en el público consumidor un riesgo de confusión. Irregistrabilidad de signos que afecten la identidad o el prestigio de personas naturales o jurídicas En los antecedentes del caso afirman los actores que Vicente Jaime Laime Mamni y Pedro Boris Silva Espinoza son propietarios de la agrupación artística “SIN CONTROL” y que el señor Luis Gregorio Poma Maqui aprovechando que fungía de representante del grupo, solicitó y registró a su nombre, de mala fe, la marca SIN CONTROL afectando la imagen del “verdadero” grupo musical.
Además, señalaron que el público conoce de la notoriedad del grupo y sus integrantes, en razón de lo cual, se analizará este tema. El Artículo 136 literal e) de la Decisión 486 señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando “consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocoristico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos”.
La norma contemplada permite advertir que no es registrable como marca, ni el nombre completo de una persona natural, es decir, sus nombres y apellidos, ni su seudónimo, ni su firma, ni su caricatura, ni su retrato, siempre y cuando afecte la identidad o prestigio de aquella persona natural o, en su defecto, y no se cuente con su autorización o la de sus derechohabientes, de ser el caso?.
Por lo tanto, no se podrá registrar un nombre propio cuando concurran las siguientes circunstancias: ¡) cuando afecte indebidamente el derecho de un tercero, en particular cuando afecte la identidad o el 9 Proceso 108-IP-2014. 11 prestigio de personas jurídicas o naturales, li) que sea una persona diferente del solicitante*. 3.5. De una interpretación contrario sensu y sistemática de la norma, se puede advertir que podrá registrarse como marca el nombre completo de una persona natural (compuesta por sus nombres y apellidos), su seudónimo, su firma, su caricatura o su retrato, siempre y cuando sean lo suficientemente distintivos y no generen confusión o riesgo de confusión en el público consumidor.
Además de esta prohibición de carácter general, en el caso particular de los nombres de personas naturales, la norma comunitaria contempla como único supuesto de prohibición el hecho de que se afecte la identidad o prestigio de un tercero. Esto supone que quien solicite el registro sea una persona totalmente distinta a la que el nombre identifica.
Sin embargo, esta prohibición no es absoluta, pues de contar con la autorización del titular del nombre o, en su defecto, de sus herederos, podrá solicitar y obtener el registro de ese nombre como marca!?. 3.6. Dentro del Proceso 77-1P-2000 de 13 de junio de 2001 se ha citado al autor Manuel PACHÓN: “Según enseña don Andrés Bello en su gramática de la lengua castellana, se designa con el vocablo nombre a los sustantivos y adjetivos, los cuales pueden clasificarse en propios y apelativos.
Por nombre propio se entiende 'el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirlas de las demás de su especie o familia". A nuestro modo de ver la expresión, tal como se utiliza en el Derecho de marcas, equivale únicamente a nombre propio de personas y comprende tanto el nombre de pila y el apellido como el solo apellido. Los nombres geográficos también son nombres propios, pero su regulación legal es diferente ”*?. 3.7.
Asimismo, Jorge OTAMENDI ha manifestado respecto a la protección del nombre propio, que éste es aplicable tan sólo a las personas naturales o físicas, quienes: “( ) tienen un nombre y un apellido, lo que es vulgarmente conocido como nombre. La norma ¿se refiere a este conjunto 10 Ibídem. 11 Ibidem. 12 Manuel PACHÓN MUÑOZ, MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Temis, p. 96. 12 3.8. 3.9. de nombre y apellido? ¿o también se refiere al apellido en forma individual? “A principios de este siglo la cuestión fue decidida respondiendo afirmativamente a estas preguntas, aunque desde entonces la jurisprudencia parece haber modificado el criterio “Es indudable que el nombre comprende siempre el nombre y apellido de cualquier persona.
Pero no creo que siempre deba ocurrir lo mismo con relación al apellido. “El nombre identifica a un individuo y es a éste a quien se protege. No siempre sucede lo mismo con relación a un apellido, éste no siempre identifica a un individuo o si se quiere a una familia. Apellidos como 'Lindbergh, Reuteman o Vilas', no son comparables a 'Pérez, González o Díaz'.
En una palabra, nadie tiene por qué utilizar el nombre de otro, ni su apellido, cuando pueda establecerse, debido a diversas circunstancias que se resumen en la notoriedad, que ese apellido es atribuible a un individuo o a una familia que lo lleve. Hace muchos años la justicia al denegar el registro de la marca 'Churchill' dijo: 'Que, si bien las personas se designan comúnmente por su nombre y apellido, en algunos casos es suficiente este último para individualizarlas, cuando quien lo lleva le ha dado notoriedad por su actuación pública destacada o por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia”, De lo expuesto, se concluye que el nombre de una persona natural puede ser registrado como marca en el marco de la normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: /) sea lo suficientemente distintivo;
¡¡) su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor, ¿¡i) no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ante la interrogante ¿Es posible registrar el nombre como marca?, señala lo siguiente: “Sí, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del país para el que 13 Pp ES Jorge OTAMENDI, DERECHO DE MARCAS, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, p.96. 13 solicite la protección considere que es "distintivo".
En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores. Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro.
En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente”. 3.10. Frente a esta regla general expresada por la OMPI, es necesario tener en cuenta que, en el caso de los nombres comunes, éstos también pueden ser distintivos y, por tanto, registrables.
Por ejemplo, los nombres como “Lola” o “Lucia” para el caso de bares o restaurantes, salvo que sean palabras de uso común en la Clase 43 de la Clasificación de Niza o en clases conexas. Por otro lado, en el caso de los nombres poco comunes como “Acurio” para restaurantes, se requiere que dichos nombres poco comunes sean objeto de protección, más aún si son personajes reconocidos en dicha actividad comercial. 3.11.
Ahora bien, este Tribunal considera que la presencia de conflicto entre una marca y el nombre de una persona natural reconocida en un mercado determinado, es motivo para que la solicitud de registro pueda ser denegada. Ello por la posibilidad de inducir a pensar que se trata del nombre de otra persona —a menos que el nombre no sea común-—, o que la marca se refiera a una persona muerta desde hace tiempo.
Empero, el registro podrá concederse cuando la persona que es titular de los derechos de que se trate consiente en el registro de tal marca o lo autorizan sus herederos, según sea el caso. 3.12. Por último, es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia han señalado acerca de quién tendría la posibilidad de invocar la protección por la utilización de su nombre, apellido, mn seudónimo, etc.; estableciendo que quienes ostentan ese derecho son los titulares del nombre o sus herederos. / 3.13.
De esta manera, la titularidad de los derechos para oponerse al registro de un nombre de persona natural o para solicitar su anulación, en caso de que se haya concedido, reside en la persona a http://www.wipo.in'sme/es/faq/tm_faqs_q4.html pe 5 o tr 4.1. 4.2. 4.3. 4.4, natural portadora del nombre o del apellido protegido o, en su defecto, en sus herederos, de conformidad con lo que disponga la legislación nacional correspondiente.
Nulidad relativa por mala fe del solicitante Enuncian los actores que el titular de la marca SIN CONTROL, señor Luis Poma Magui, mantuvo una relación comercial con ellos cuando eran los titulares del grupo musical SIN CONTROL, ya que era quien les alquilaba los equipos de sonido para sus presentaciones. En consideración de los antecedentes precitados, este Tribunal considera necesario desarrollar el tema de la Nulidad de la Marca por mala fe del solicitante.
El segundo párrafo del Artículo 172 establece como causal relativa de irregistrabilidad que el registro de la marca se hubiese solicitado de mala fe. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico.
El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra ajustado sobre dicho principio?”. El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.
Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno”!S. En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal ha establecido que: “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar Proceso 54-1P-2013.
Proceso 65-IP-2004. Marca “TAPA ROJA”, Sentencia de 30 de junio de 2004 15 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”*”. Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente.
Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca. La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado. *$ El aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe.
En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado, sobre todo si dicho signo distintivo ha ganado el estatus de notorio. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros, sobre todo si dicha mala fe se materializa en el acto de aprovecharse de la altisima penetración que tendría en el mercado una marca que es considerada como notoria en países extracomunitarios.
Con el auge del comercio electrónico, los medios tecnológicos de información masiva que rompen fronteras, y la posibilidad virtual que tienen los empresarios de captar clientes de cualquier parte del mundo, es muy fácil predecir que un signo notorio extracomunitario pueda tener éxito, gran recordación y altísimo grado de distintividad en el comercio subregional andino. Por tal razón, las marcas notorias aun cuando no sean consideradas como tales en cualquiera de los países miembros, sí 17 16 Proceso 3-1P-99.
Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca "LELL1". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Existen otras causales de irregistrabilidad que están íntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de estas es la consagrada en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el pais miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.Sobre este tema se pude ver la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-IP- 2012.
Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el registro para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal. 16 4.9. tienen que estar protegidas contra actuaciones de mala fe que las involucren, lo que incluye, por supuesto, una solicitud de registro para aprovecharse de todo el escenario económico que podría arrastrar una marca notoria extracomunitaria.
Ahora bien, como se precisó en el documento en mención, el análisis que haga el consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro de mala fe tenía la clara intención de aprovecharse de manera indebida. 4.10. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del 4.11. que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca notoriamente conocida.
Portal razón, la corte consultante deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca notoria extracomunitaria, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros.
Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente. En consecuencia, el Tribunal advierte que en el proceso interno se deberá analizar si el solicitante del registro conocia o no sobre la existencia del signo que registró para luego catalogar si se configuraria el supuesto acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 457-2008, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 17 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo ez Apac MAGISTRADO Hernán 0 Zambrano 7 P NTE Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18