ios TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de septiembre de 2016 Proceso: 566-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00055 Referencia: Marcas involucradas BELLINI (mixta) y la marca registrada PORTOBELLINI (denominativa) Magistrado Ponencia: — Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3483, recibido el 27 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2009-00055; y, El Auto del 19 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno Demandante: SEBASTIANO CARBONE BELLINI. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia. fa 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Hechos Relevantes El 29 de diciembre de 2006, el señor SEBASTIANO CARBONE BELLINI, solicitó el registro del signo “BELLINI* (mixto)! para distinguir “( ) frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas; cascara de frutas, caldos concentrados, frutas, confitadas, frutas congeladas, conservas de frutas, croquetas alimenticias, jaleas, pulpas, rodajas de frutas, harina de pescado para alimentación humana, ensaladas de legumbres, legumbres cocidas, legumbres en conserva, legumbres secas, lentejas en conserva, pasas, proteínas para alimentación humana”, de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
Pa BELLINI —— "> El 28 de febrero de 2007, dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 573, sin que se presentaran oposiciones. El 05 de junio de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 18392 denegó el registro del signo solicitado BELLINI (mixto) con base en la marca previamente registrada PORTOBELLINI (denominativa).
El señor SEBASTIANO CARBONE BELLINI interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 18392 de 05 de junio de 2008, los mismos que fueron resueltos mediante las Resoluciones 25508 de 23 de julio de 2008 y 26859 de 29 de julio de 2008, respectivamente, ambas en el sentido de confirmar la decisión inicial.
El 13 de enero de 2009, el señor SEBASTIANO CARBONE BELLINI presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 18392, 25508, y 26859 emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. El 15 de junio de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio dio contestación a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 1 Expediente Administrativo 06 130257. 158] 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 4.2.
Mediante auto del 19 de junio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad El señor SEBASTIANO CARBONE BELLINI, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio violaron el principio general de registrabilidad de marcas contenido en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues la marca solicitada “BELLINI” (mixta) se caracteriza por el elemento figurativo y sus colores, de los cuales obtiene una posición notoria y destacada, razón por la cual no es confundible con la marca “PORTOBELLIN!” (denominativa).
Los signos “BELLINI” y "PORTOBELLINI” no son ortográfica y fonéticamente confundibles, en razón de que la marca fundamento de la denegatoria es una expresión compuesta por el prefijo “PORTO” y el sufijo “BELLINI”, las cuales al ser pronunciadas como una unidad fonética, es decir, “PORTOBELLINI”, son suficientemente distintivas respecto a la expresión "BELLIN!”.
La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio desconoce e ignora la comparación conceptual de los signos confrontados, los cuales evocan ideas totalmente distintas, toda vez que “PORTOBELLIN!” se refiere a una variedad de champiñones que corresponden al tamaño del “CREMINI o PORTOBELO”, y por el contrario la expresión “BELLINI” corresponde a un apellido de origen italiano. Argumentos de la contestación en la Acción de Nulidad La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), en su escrito de contestación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Los actos administrativos proferidos por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio son legales y no incurrieron en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
Si bien es cierto el demandante afirmó que el significado de la marca registrada “"PORTOBELLINI” consiste en un nombre genérico de un producto consistente en hongos o setas, dicho significado no resulta 4.3. ser evocativo pues no resulta evidente que el consumidor promedio tenga conocimiento de este hecho, como tampoco es cierto que la expresión “BELLINI” sea común y de reconocimiento en el mercado como tal.
En el caso concreto se evidencia que el signo solicitado pretende distinguir “Frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas; cascara de frutas, caldos concentrados, frutas, confitadas, frutas congeladas, conservas de frutas, croquetas alimenticias, jaleas, pulpas, rodajas de frutas, harina de pescado para alimentación humana, ensaladas de legumbres, legumbres cocidas, legumbres en conserva, legumbres secas, lentejas en conserva, pasas, proteínas para alimentación humana” de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la marca "PORTOBELLIN!” identifica “carne, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles” incluidos en el mismo nomenclador de la Clasificación Internacional de Niza, por lo cual ambas marcas son similarmente confundibles por la identidad de productos que pretenden distinguir.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134 y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, de los cuales se interpretará únicamente el Artículo 136 Literal a) de la referida Decisión por ser procedente, no así el Artículo 134, 2 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: 8) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, eliquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; /) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. 0) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.
DO OPON 1.1. 1.2. 1.3. dado que en el proceso interno la negatoria fue por una causal de prohibición relativa. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas del cotejo de marcas. Las marcas genéricas.
Comparación entre marcas mixtas y denominativas. Signos evocativos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas del cotejo de marcas. En el proceso interno se discute si el signo denominativo “BELLINI” cuyo registro solicita SEBASTIANO CARBONE BELLINI resulta confundible con la marca previamente registrada “PORTOBELLINI”, consecuentemente, resulta pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación ( )”.
Según la precitada norma no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Un signo es idéntico a la marca solicitada o registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que la constituyen y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
En este sentido, un signo solicitado para registro anterior puede considerarse idéntico o semejante al registrado cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente, tanto por la marca solicitada a registro como por la marca anteriormente registrada, son idénticos o presentan conexión competitiva.
A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad, Al respecto el Tribunal advierte de la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud y en el segundo momento la correspondencia entre los productos o de servicios que cada uno pretenda distinguir.
Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume acorde al Artículo 155 Literal d) de la Decisión 486. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro.
En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición pero identificados en clases distintas podrán ser perfectamente registrables. En cuanto al riesgo de confusión, igualmente se ha sostenido que éste puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.
En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. * Se debe tener en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: Proceso 512-1P-2014, de 15 de julio de 2015.
Caso: "LOCKHEED MARTIN". 4 Proceso 89-1P-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: “ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR”. 1.8.1. 1.8.2. 1.8.3. 1.8.4. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.
Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. Figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.9. Además, se deberá verificar si al proceder a comparar los signos en conflicto se observaron las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.9.1. 1.9.2. 1.9.3. 1.9.4. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 1.10.Es importante que al resolver la acción de nulidad se observe que en el caso concreto se hayan determinado las posibles similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.
Las marcas genéricas En el proceso interno, la SIC en su escrito de contestación a la demanda que si bien es cierto el demandante afirmó que el significado de la marca registrada "PORTOBELLINP” consiste en un nombre genérico de un producto consistente en hongos o setas, dicho significado no resulta ser evocativo pues no resulta evidente que el consumidor promedio tenga conocimiento de este hecho, como tampoco es cierto que la expresión “BELLINI” sea común y de reconocimiento en el mercado como tal.
Por lo que resulta acertado abordar el tema de los nombres genéricos en la conformación de marcas a fin de que la Sala consultante tenga las herramientas necesarias para resolver la acción planteada en el proceso interno. Conforme lo han referido las partes en conflicto, en el Literal f) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se ha establecido que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en signos o indicaciones que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.
En el antes aludido literal se prohíbe el registro de palabras genéricas, pero no se impide que éstas conformen un signo compuesto. Las denominaciones genéricas o técnicas determinan el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.
La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. Las expresiones genéricas o técnicas, pueden identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando esas mismas denominaciones genéricas o técnicas. Desde el punto de vista de la marca, un término es genérico o técnico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.
Sin embargo, una expresión genérica o técnica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. La palabra técnica constituye toda expresión utilizada en algún área específica conformada por personas de una determinada profesión, oficio o actividad científica, entre otros.
Por tanto, son palabras que están dotadas de un significado propio para determinadas personas dentro de un sector especializado. Así, desde el punto de vista marcario, un término es técnico cuando es necesario utilizarlo en un ámbito especializado, para señalar o designar el producto o servicio que desea proteger.? 2.7. Se deberá verificar si "PORTOBELLINI” es una palabra descriptiva en relación con los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer el carácter distintivo del signo solicitado a registro. 3.
Comparación entre marcas mixtas y denominativas. 3.1. Como la controversia radica sobre la supuesta confusión entre el signo mixto BELLINI y la marca denominativa previamente registrada PORTOBELLIN, resulta necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que el mixto está compuesto de un elemento denominativo y uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual.
El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, etcétera. 3.2. Aunque, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.3.
Se deberá tener en cuenta que, si el elemento gráfico es el preponderante en el signo mixto, en principio no habría riesgo de confusión, pero si resulta que el elemento denominativo es el preponderante en ambos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas? para el cotejo de signos denominativos: 3.3.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Ver a manera de referencia la interpretación prejudicial dictada dentro del Proceso 586-1P-2015, marca SICK PACK KIDS (denominativa).
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en diferentes interpretaciones, entre las que se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-Ip-2007; e, Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014. 3.4. 3.5. 4.2. 3.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. 3.3.3.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.34, Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario.
Se deberá verificar la realización del respectivo cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de que se determine el posible riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto BELLINI y la marca previamente registrada PORTOBELLINI. Signos evocativos.. Como en el proceso interno SEBASTIANO CARBONE BELLINI, en su escrito de demanda ha afirmado que la División de Signos Distintivos de la SIC desconoce e ignora la comparación conceptual de los signos confrontados, los cuales evocan ideas totalmente distintas, toda vez que “PORTOBELLIN!” se refiere a una variedad de champiñones que corresponden al tamaño del “CREMINI o PORTOBELO”, y por el contrario la expresión “BELLINI” corresponde a un apellido de origen italiano, en consecuencia, es pertinente analizar el tema, empezando por advertir que un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara.
Sin embargo, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo a través de un proceso deductivo. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por lo tanto, son registrables.
No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos 10 o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.* 4.3.
Cosa distinta ocurre cuando el signo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 4.4. Corresponde entonces establecer si existe algún grado evocativo en las expresiones que conforman los signos confrontados; y, si puede tener fuerza distintiva considerando los productos de la clase internacional que pretende distinguir, o si por el contrario no existe proximidad entre “signo-producto”, para llegar a deducir que resulta evidente un elevado grado de cercanía entre el signo y el producto para poder concluir válidamente que resulta débil y que por esa condición le comporta tolerar el registro de otra marca autónoma con ciertos rasgos parecidos.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2009-00055, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo dei Artículo 90 del Estajyuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Ápac MAGISTRADO Revisar a modo de referencia la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 410-1P-2015, de fecha 25 de febrero de 2015, marcas FRUTIBOM y FRUTI. 11 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto dei Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Sarcia Brit SECRETARIO Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.