pr TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso: 572-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2010-00092 Referencia: Marcas involucradas SPLENDA (denominativa) y SPLENDID (denominativas y mixta) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 3496, recibido el 27 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los Artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno N* 2010-00092.
El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: COLOMBINA S.A. 2.1. 2.2. 2.3. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: MCNEIL PPC, INC. Hechos relevantes El 16 de agosto de 2006, McNeil PPC, Inc. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), República de Colombia, el registro de la marca SPLENDA (denominativa), para distinguir “un endulzante bajo en calorías”, producto comprendido en la clase 5 de la “Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas” instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, la Clasificación Internacional de Niza).
La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad 569 de 31 de octubre de 2006. Colombina S.A. presentó oposición al registro, dentro del plazo oportuno, con fundamento en el riesgo de confusión con las marcas de su titularidad SPLENDID (denominativas y mixta), canceladas parcialmente debido a unas acciones promovidas por la solicitante McNeil PPC, Inc. Las referidas marcas distinguen actualmente —luego de ser objeto de una cancelación parcial de registro— los siguientes productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: a) Denominativa (certificado 182.582): “productos preparados con harinas y cereales como pan, bizcochos, tortas, pastelería, confitería y galletería”. b) Denominativa (certificado 195.063): “productos preparados con harinas y cereales como pan, bizcochos, tortas, pastelería, confitería y galleteria”. c) Mixta (certificado 192.208): “harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confiteria”.
La referida solicitud de registro se tramitó mediante expediente administrativo 06-81140. 2,4, 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. El 30 de abril de 2009, mediante Resolución 21854, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición interpuesta y concedió en favor de MCcNEIL PPC, Inc. el registro de la marca SPLENDA (denominativa).
Colombina S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 21854. El 15 de febrero de 2010, mediante Resolución 7632, la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 21854. El 24 de septiembre de 2010, mediante Resolución 50621, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 21854.
El 21 de febrero de 2011, Colombina S.A. interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 21854, 50621 y 2010. El 11 de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los Artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486.
Argumentos de la acción de nulidad Colombina S.A. interpuso acción de nulidad relativa bajo los siguientes argumentos: Manifiesta que Colombina S.A. ha sido titular de la marca SPLENDID (denominativas y mixta) en Colombia para productos de la clase 30 y otras de la Clasificación Internacional de Niza por más de 13 años y que como consecuencia del otorgamiento del registro de la marca SPLENDA (denominativa) en la clase 5 se ha desconocido de plano el mejor derecho de Colombina S.A. sobre su marca SPLENDID (denominativas y mixta), obtenido legalmente desde 1993.
No se realizó un análisis profundo y motivado sobre el mejor derecho de Colombina S.A. sobre la marca SPLENDID (denominativas y mixta). Tampoco se dio relevancia suficiente al hecho que las marcas SPLENDA (denominativa) y SPLENDID — (denominativas y mixta) son confundiblemente similares (ortográfica, fonética, gráfica y conceptualmente). La cobertura de la solicitud de registro de la marca SPLENDA (denominativa) abarca “un endulzante bajo en calorías” en la clase 5 de 3 3.4. la Clasificación Internacional de Niza, presentado conexión competitiva con “galleteria, dulcería, preparaciones hechas de harinas, pastelería y confitería, bizcochos entre otros”, productos distinguidos por las marcas SPLENDID (denominativas y mixta), registradas a nombre de Colombina S.A. Los productos “galletería, dulcería, preparaciones hechas de harinas, pastelería y confitería, bizcochos entre otros” amparados por diferentes registros de las marcas SPLENDID (denominativas y mixta) y "un endulzante bajo en calorias”, incluido bajo la cobertura de la marca solicitada SPLENDA (denominativa), presentan conexión competitiva.
Argumentos de la contestación a la demanda. La SIC, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó en esencia lo siguiente: a) Los signos SPLENDA (denominativo) y SPLENDID (denominativo y mixto), después del primer impacto general, no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, pues a pesar de que coinciden la partícula SPLEN, los demás elementos incluidos en ellas, tanto denominativos como gráficos, les otorgan la diferencia visual y fonética que permite su coexistencia. Por lo tanto, no presentan semejanza que pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor al elegirlas en el mercado. b) Sibien las expresiones cotejadas coinciden en expresiones débiles (SPLEND / SPLEND) para el grupo de productos a los cuales se pretenden aplicar en la clase 5, dicha coincidencia no resulta relevante frente a la posibilidad que genere riesgo de confusión pues la combinación de dicha expresión con otros elementos denominativos da la capacidad, en su conjunto, de ser percibidos visualmente.
Por lo tanto, al observar el signo en su conjunto encontramos que no logra despertar en el consumidor una idea diferente de la que ya conoce e identifica, razón por la cual puede coexistir la marca sin generar confusión alguna. c) Aunque los productos de la clase 30 presenten características o propiedades de dulzura, pretendiendo satisfacer necesidades de un consumidor con preferencia de los productos que generan dicha sensación, y el signo solicitado pretenda identificar un edulcorante de bajas calorías como substituto del azúcar, nótese que la presentación de los productos identificados por los signos opositores, tales como pasteles, galletas, bizcochos y confites, determinan que el consumidor los aprecie como artículos finales para el consumo directo, en tanto un endulzante es apreciado por el consumidor como un producto destinado a la complementación 4 d) de otro producto específico, verbigracia una bebida, es decir, como su adicionamiento.
En consecuencia, la forma de presentación de los productos para el consumo final de los mismos, y la destinación final que cada uno de ellos ostenta, determina cambios relevantes que implican que los canales comerciales y publicitarios de cada uno de ellos sean distintos, más aún si se tiene en cuenta que el producto de la clase 5 que pretende identificar el signo solicitado se dirige usualmente a un consumidor final especializado, que ostenta determinadas características fisicas y médicas que le impiden la ingesta de productos como los identificados por los signos opositores. 4.2.
McNeil PPC, Inc., tercero interesado en el proceso interno, presentó contestación a la demanda alegando fundamentalmente lo siguiente: a) b) d) Como se podrá notar, el certificado de registro 182.582, correspondiente a la marca GALLETAS BUENAS SPLENDID (denominativa), y no a la marca SPLENDID, únicamente distingue "productos preparados con harinas y cereales como pan, bizcochos, tortas, pastelería, confitería y galleteriía” comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Dentro de este registro no se encuentra comprendido el producto “azúcar”. El certificado de registro 195.063 corresponde a la marca SPLENDID (denominativa) y distingue únicamente “productos preparados con harinas y cereales como pan, bizcochos, tortas, pasteleria, confitería y galleteria” contenidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Dentro de este registro no se encuentra comprendido el producto “azúcar”. Efectivamente, la solicitud de registro de la marca SPLENDA (denominativa) en la clase 30 denegada por la SIC porque para ese momento las marcas SPLENDID, con certificados 128.090 y 192.208 no habían sido parcialmente cancelados. McNeil Nutritionals, Llc., actuando conforme a lo dispuesto por la Decisión 486 y teniendo en cuenta la cancelación parcial de los certificados de registro 128.090 y 192.208 de los cuales se excluyó el “azúcar”, solicitó para registro la marca SPLENDA (denominativa) para distinguir “un endulzante bajo en calorias” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
No es cierto que las marcas SPLENDID (denominativas y mixta) gozara de un mejor derecho. La marca SPLENDA (denominativa) fue concedida en la clase 5 cuando ya se había cancelado y se encontraban firmes las resoluciones que cancelaron parcialmente los certificados de registro 128.090 y 192.208, en el sentido de 5 > on excluir el “azúcar”.
Por lo tanto, cuando se expidió la primera decisión administrativa que concedió el registro de la marca SPLENDA (denominativa) en favor de McNeil Nutritionals, Llc., en la clase 5, Colombina S.A. no contaba con una solicitud para registro como marca o una marca registrada, que fuera similar o idéntica a la marca SPLENDA (denominativa) para la misma clase 5 o para productos equivalentes.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486 por no resultar pertinente, pues la aptitud distintiva intrínseca del signo solicitado a registro no fue ni es materia de la controversia discutida ante el Tribunal consultante.
Por lo tanto, solo procede la interpretación del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos.
Comparación entre signos denominativos y mixtos. Conexión competitiva entre los productos en las clases 5 y
30. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.1. 1.2. 1.3.
Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca SPLENDA (denominativa), solicitada por McNeil PPC, Inc., y las marcas SPLENDID (denominativas y mixta), registradas a favor de Colombina S.A., sobre la base de las cuales se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Corno se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor?, a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-A1P-2015, pp. 9-10. 1.4. Se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los' sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados*. b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvias, c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan, d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante”. 1.5.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:5 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.
Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-1P- 2013, p. 5; y 519-1P-2015, p. 6. 5 ibid. o Asi, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12. 7 tbid. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-1P-2015, p. 8 1.6. b) Enla comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo: esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria?.
Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles'?. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz!!. 10 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12;
Proceso 14-1P-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2018, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI - Brauerei Schlósser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO — Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.
Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso “Mars”, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Articulos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de “medicamento”, en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: “El Gobiemo alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas". 1.7. 1.8. 1.9. 2.1. 2.2.
Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor!?, Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir??.
De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables!*.
De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos denominativos.
Como la controversia radica en la posibilidad de confusión entre el signo SPLENDA (denominativo), solicitada por McNeil PPC, Inc., y las marcas SPLENDID (denominativas), registradas a favor de Colombina S.A., es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto!*.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingúísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, 12 13 14 15 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 316-1P-2015.
En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-1P-2014 de 15 de julio de 2015. Asi, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016. 10 2.3. 2.4 que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en:*6 a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o, b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos, se debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*? (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(ii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo entre los signos denominativos en conflicto de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos SPLENDA (denominativo) y SPLENDID (denominativos).
Ibid. Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 88-1P- 2015, pp. 10-11. 11 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Comparación entre signos mixtos y denominativos. El Tribunal desarrollará el presente tema en virtud del tipo de marcas en conflicto, es decir, de la marca SPLENDA (denominativa), solicitada por McNeil PPC, Inc., y de la marca SPLENDID (mixta), registrada a favor de Colombina S.A., sobre la base de la cual se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la acción de nulidad.
Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de un signo denominativo y uno mixto, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. Es decir, los signos denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual.
Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso?8, En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizarla comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial*?, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión?0, 18 19 20 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Procesos 55- 1P-2013, p. 12; y del Proceso 178-IP-2015, p. 10.
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 129-1P-2015, p. 10. En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisión: “salvo que puedan suscitar una misma idea o conceplo en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión”.
Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: “Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comerciaf".
Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión 12 3.5. 4.2. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos indicadas en el acápite anterior.?* En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos SPLENDA (denominativa) y SPLENDID (mixta).
Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Conexión competitiva entre los productos en tas clases 5 y 30.
McNeil PPC, Inc. solicitó el registro del signo SPLENDA (denominativo) para distinguir “un endulzante bajo en calorias”, producto comprendido en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, los signos SPLENDID (denominativos y mixto) sobre la base de los cuales se presentó la oposición, distinguen productos contenidos en la clase 302 de la Clasificación Internacional de Niza.
En tal virtud, el Tribunal considera conveniente referirse al presente tema. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 4862, 21 22 23 planteada debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrían evocar una misma cosa, característica o idea.
Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra. Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial dictada dentro del Proceso 88-IP-2015, pp. 10-11. “Productos preparados con harinas y cereales como pan, bizcochos, tortas, pastelería, confitería y galletería” (marcas denominativas, certificados 182.582 y 195.063) y “harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confiteria” (marca mixta, certificado 192.208).
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” 13 O na, b 4.3, 4,4, Se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes?*.
Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se deben tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios, los cuales no bastarán por si mismos —sin la concurrencia de otros indicios— para la determinación de la similitud entre productos o servicios: a) Silos productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza”, Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante a efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorias o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, de distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines?*, la tecnología empleada, la finalidad o función”, 24 25 26 27 (Subrayado por fuera del texto).
En ese sentido, interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 156-IP-2014 de 16 de octubre de 2013, p. 21. El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.
Véase, en ese sentido, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; y del Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12- 13. Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-1P-2015, ya citada, pp. 12-13. Los productos son similares si se puede presumir que recurren a un mismo “know-how” de fabricación y persiguen un mismo propósito general.
Véase, en ese sentido, a modo referencial, Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza (Institut Féderal de la Propriété Intellectuelle), *Directives en matiére des marques”, Bera, 2014, p. 178. 14 A el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios”, Respecto al criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta casi exhaustiva.
Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros indicios?*, Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, en principio, no existirá conexión competitiva?%, De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de conexión competitiva?*. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos o servicios??.
En efecto, para analizar la conexión competitiva, es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro33, 28 29 E 32 Véase, a título referencial e ilustrativo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 21 de enero de 2016, asunto C-50/15 P, Kurt Hesse c/ OAMI - Hubert Ampferl - Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, apartado 23: “un factor entre muchos otros, como la naturaleza la utilización o los canales de distribución de esos productos, respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de tos productos” (Subrayado por fuera del texto).
En ese sentido, Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit. Al respecto, cabe recordar que el riesgo de confusión debe ser siempre apreciado en función al público consumidor pertinente. En otras palabras, de encontrarse los respectivos productos o servicios dirigidos a diferentes sectores o consumidores, no habrá lugar, en principio, a riesgo de confusión en el público consumidor pertinente, de conformidad con el Principio de Especialidad.
Cabe indicar que no existe, generalmente, riesgo de confusión entre un producto principal y sus componentes, siendo esto particularmente válido para los productos compuestos. Adicionalmente, las materias primas y los productos semielaborados no son, en general, similares al producto terminado. Sin embargo, podría darse una excepción a este principio cuando, para el público, las materias primas tienen tal importancia en la calidad del producto terminado que únicamente podrían ser atribuidas al mismo titular del signo que distingue el producto terminado.
Cf. Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit. Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 68-1P-2002 de 27 de noviembre de 2002, p. 8; en la cual se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.
Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.; citado a su vez en: AAVV, "Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación — Jurisprudencia”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. 15 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro?% Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos o servicios, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.
Si bien el análisis de la configuración del indicio o factor relativo a la complementariedad entre productos o servicios, debe complementarse con un examen del criterio referido en el punto anterior (e.g., canales de distribución, caracteristicas de la comercialización, puntos de venta, género, naturaleza, utilización, etc.), a diferencia de otros criterios de conexión competitiva, la complementariedad entre los productos o servicios identificados por los signos comparados podría fundamentar, por sí misma, la existencia de conexión competitiva entre estos, En lo que concieme a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. KRUGMAN, Paul y Robin WELLS. “Introducción a la Economía”, traducido al español por Sonia Benito Muela. Editorial Reverté, Barcelona, 2007, p. 247. Al respecto, cabe citar, a título referencial e ilustrativo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 21 de enero de 2016, ya citada, apartados 22 y 23: “22 Enla medida en que el Sr. Hesse reprocha al Tribunal General, mediante su primer motivo, no haber tomado en consideración todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos de que se trata, en particular el origen. la comercialización, los canales de distribución y los puntos de venta de esos productos, procede señalar, en primer lugar, que, en la parte de la sentencia recurrida a la que se refiere dicho motivo, el Tribunal General ratificó la apreciación de la Sala de Recurso según la cual los productos de que se trala son similares debido a su complementariedad, considerando —en particular, en el apartado 43 de esa sentencia— que los argumentos planteados por el Sr. Hesse especificamente en ese contexto no podían desvirtuar tal apreciación. 23 En segundo lugar, pese a que el carácter complementario de los productos de que se trata sólo representa un factor entre muchos otros, como la naturaleza, la utilización o los canales de distribución de esos productos, respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de los productos, no es menos cierto que se trata de un criterio autónomo, que puede fundamentar, por si mismo, la existencia de dicha similitud.” (Subrayado por fuera del texto). 16 Ea 4.5. 4.6. 4.7. 4.8.
En ese sentido, cuando los productos o servicios accesorios son generalmente ofrecidos por el mismo fabricante del producto principal, ello comportará un indicio de similitud o conexión competitiva entre tales productos o servicios. En otras palabras, un producto o servicio que sea el complemento útil de una oferta principal constituirá un indicio a favor de la conexión competitiva?$, Finalmente, cabe indicar que también puede existir conexidad entre un producto y un servicio.
En tales casos, se deberá examinar, desde el punto de vista del consumidor pertinente, si los titulares de marcas de servicio en un determinado sector, usualmente se dedican a la fabricación o distribución de los productos comparados o, a la inversa, si los titulares de marcas de un determinado producto prestan habitualmente los servicios distinguidos por el signo en conflicto??.
En estos casos, el consumidor, generalmente, percibirá los correspondientes productos y servicios como una prestación que forma un todo coherente. Así, por ejemplo, los servicios de reparación y mantenimiento que complementan la oferta de productos, pueden ser considerados conexos a estos (servicio postventa), en concurrencia con otros indicios de conexión competitiva señalados precedentemente*, En ese sentido, se deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.
Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios**, Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en los demás casos, un criterio aisladamente considerado no será suficiente para establecer la existencia de conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.
Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva%, Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit. Ibid. Ibid, p. 179. Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P- 2015 y 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016.
Ibid. 17 O 2 ON 4.9. En aras de generar una correcta armonía en relación con las distintas figuras para la protección de la propiedad intelectual, al analizar la conexión competitiva es muy importante establecer el grupo de productos que amparen los signos en conflicto. Para esto, es esencial fijarse en los actos previos que afectaron dicho ámbito de protección, como podría ser el caso de nulidades parciales de conformidad con el Artículo 172 de la Decisión 486, o de cancelaciones parciales por no uso en el marco del Artículo 164 de la misma normativa*!. 4.10.De conformidad con el caso concreto, se debe establecer si la 4.11. cancelación parcial recaída sobre los registros (certificados 128.090 y 192.208) de las marcas SPLENDID (denominativas y mixta) descarta el riesgo de confusión en el público consumidor.
Siendo preciso destacar que el hecho que se haya declarado la cancelación parcial por no uso no elimina la posibilidad de que se genere riesgo de confusión en relación con productos relacionados o conexos*, Lo anterior, teniendo en cuenta, fundamentalmente, que el ejercicio del derecho preferente no es automático, es decir, que la procedencia de la acción en cancelación de registro de marca no concede un derecho automático al registro a favor del solicitante de la referida cancelación%; así como la autonomía de la oficina nacional de registro de marcas, en relación a decisiones de otras oficinas registrales y a sus propias decisiones**, y el carácter autónomo de cada examen de registrabilidad%, 4.12.
Adicionalmente, es un asunto a tener muy en cuenta, sobre todo, para determinar, a ciencia cierta, el grado de error al cual podría ser inducido 41 42 43 45 Así, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 277-IP-2014, p. 22; y del Proceso 20-1P-2014, p. 22. tbid. En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 286-1P-2015, p. 8.
Al respecto, el Tribunal ha reiterado en diversas ocasiones lo siguiente: "Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.” Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales emitidas dentro del Proceso 168-1P-2014, p. 23; del Proceso 64-1P-2014, pp. 18-19; y del Proceso 64-1P-2015, p. 17.
A este respecto, cabe recordar que “el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, autónomo y debe plasmarse en una resolución debidamente motivada”. Cf. Interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 129-1P- 2014, p. 19; y del Proceso 64-IP-2015, ya citado, pp. 17-18. 18 el consumidor, y lograr una correcta sincronía entre la finalidad de la figura de la cancelación por no uso, el desarrollo empresarial, y el derecho de los titulares de signos similaresíS, 4.13.En el caso concreto, se debe determinar si existe conexión competitiva entre los productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado SPLENDA (denominativo) y los productos de la clase 30 de la referida Clasificación, que distinguen las marcas opositoras SPLENDID (denominativas y mixta).
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2010-00092, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ly | e á é GISTRADA Cecilia Lu Hugo Rkmiro Gómez Apac AGISTRADO y) igualmente la 46 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales, ya citadas, expedidas dentro del Proceso 277-1P-2014, p. 22; y del Proceso 20-1P-2014, p. 22. 19 Notifiquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20