(4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Quito, 26 de agosto de 2016 Proceso: 658-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima (Perú) Expediente interno del Consultante: 5151-2013-0-1801-JR-CA-06 Referencia: Marcas involucradas MICHELLE (denominativa) y VICUÑA BY MICHELL (mixta) Magistrado Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio No. 5151-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 3 de diciembre de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, solicita interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno N* 5151-2013-0-1801- JR-CA-06.

El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 2.1. 2.2. Demandante: MICHELL 8. CÍA S.A. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. Tercero interesado: MICHELLE BELAU S.A.C. Hechos relevantes El 9 de julio de 2010, Michelle Belau S.A.C. (en adelante, MICHELLE BELAU) solicitó el registro de la marca MICHELLE (denominativa), para distinguir “prendas de vestir para el hombre, el niño y la mujer, calzado, botas, zapatillas y sombrerería”, productos comprendidos en la Clase 25 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas", instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, “la Clasificación Internacional de Niza”)!.

Publicada la referida solicitud en el Diario Oficial El Peruano, Michell 8 Cia S.A. (en adelante, MICHELL) formuló oposición, el 4 de octubre de 2010, al registro del signo solicitado con fundamento en la confundibilidad con las siguientes marcas de su titularidad: a) MICHELL 8 CÍA S.A. (denominativa), registrada para distinguir “publicidad impresa, etiquetas, catálogos, folletos, afiches; y demas productos”, productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza?, b) MICHELL (denominativa), registrada para distinguir “hilos e hilados de alpaca”, productos comprendidos en la Clase 23 de la Clasificación Internacional de Niza. c) MICHELL THE FINEST PERUVIAN ALPACA LA MÁS FINA ALPACA PERUANA (mixta), registrada para distinguir “publicidad impresa, etiquetas, catálogos, folletos, afiches; y demás productos", productos registrados en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza?.

Expediente administrativo 426026-2010/DSD. Certificado 59838. Certificado 60203. MICHELL The finest Peruvian Alpaca La más fina Alpaca Peruana d) VICUÑA BY MICHELL (mixta), registrada para distinguir “prendas de vestir, incluidas las chompas, abrigos, chalinas (bufandas), y chales (estolas)”, productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Nizaf, Y (0) MICUNIA by MICHELL 2.3.

El 18 de noviembre de 2010, Michelle Belau S.A.C. absolvió el traslado de la oposición manifestando que los signos en conflicto son diferentes tanto a nivel gráfico como fonético y solicitó como medio de defensa la cancelación del registro de la marca opositora VICUÑA BY MICHELL (mixta). 2.4. El 21 de febrero de 2011, Michell 8. Cía S.A. contestó la acción de cancelación y adjuntó documentación a fin de acreditar el uso de la marca VICUÑA BY MICHELL (mixta). 2.5.

El 5 de septiembre de 2011, mediante Resolución 2171-2011/CSD- INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el INDECOP?) declaró infundada la solicitud de cancelación como medio de defensa e infundada la oposición formulada por Michell 8 Cía S.A. 2.6.

El 19 de octubre de 2011, Michell 8. Cía S.A. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 2171-2011/CSD-INDECOPI, en el extremo en el que se declaró infundada su oposición. 2.7. El 21 de octubre de 2011, Michelle Belau S.A.C. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 2171-2011/CSD-INDECOPI, en el extremo en el que se declaró infundada su solicitud de cancelación de la marca VICUÑA BY MICHELL (mixta). 2.8.

El 26 de marzo de 2013, mediante Resolución 1031-2013/TPI- INDECOP!I, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 4 Certificado 121905. il Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 2171-2011/CSD- INDECOPI en ambos extremos impugnados. 2.9. El 1 de julio de 2013, MICHELL interpuso demanda contencioso administrativa en contra de las Resoluciones 1031-2013/TPI-INDECOPI y 2171-2011/CSD-INDECOPI. 2.10.El 13 de septiembre de 2013, el INDECOPI contestó la demanda contencioso administrativa interpuesta por Michell 8. Cía S.A. 2.11.

El 22 de junio de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. 2.12.El 7 de agosto de 2015, MICHELL presentó recurso de apelación contra la Sentencia de 22 de junio de 2015. 2.13.El 20 de octubre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 3.

Argumentos de la demanda de MICHELL: 3.1. Las denominaciones “Vicuña by”, presentes en la marca VICUÑA BY MICHELL (mixta), constituyen palabras genéricas, ya que ambos términos hacen mención a la persona o entidad a la cual pertenece su autoría. Es así que la denominación “vicuña” es una palabra común que corresponde a la denominación de un animal auquénido, no siendo este el elemento distintivo de la referida marca.

Asimismo, toda denominación que tenga por preposición “by” debe entenderse que la denominación subsiguiente será la que tome mayor importancia, ya que esta hace clara referencia a la persona juridica o natural de la cual proviene; en otras palabras, esta indica la procedencia y con ello comunica muchas otras indicaciones al público consumidor. 3.2.

Por lo tanto, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI debió realizar el análisis comparativo de los signos simplemente con las denominaciones MICHELL y MICHELLE, pues el análisis comparativo de la marca registrada debe realizarse sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva, que en el presente caso es la denominación MICHELL. 3.3. 3.4. 4.1.

Los signos bajo análisis poseen letras que finalmente determinan que generen una pronunciación y entonación de conjunto idénticas, pues la marca registrada MICHELL se pronuncia “michef"; mientras que la marca otorgada MICHELLE se pronuncia también “michel”, en cuanto la letra E carece de pronunciación, por lo cual no existe diferencia entre la pronunciación de MICHELL y MICHELLE, no habiendo sido evaluada esta situación por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI.

La marca otorgada MICHELLE (denominativa) distingue productos comprendidos en la clase 25, mientras que la marca MICHELL (denominativa) ampara productos contenidos en la clase 23. Se puede advertir que existe vinculación o conexión competitiva entre los productos distinguidos por las referidas marcas, por cuanto casi siempre se puede encontrar que en el centro de venta se expenden los productos bajo un mismo rubro, además es muy frecuente que empresas que se dedican a la confección de productos, como prendas de vestir, extiendan sus actividades.

Por lo que, bajo estos criterios es que se puede evidenciar la existencia de una vinculación entre los productos incluidos en las clases 23 y 25. Argumentos de la contestación a la demanda de INDECOPI: El INDECORPÍ, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó lo siguiente: a) Dada la importancia de la moda en los tiempos actuales, el público consumidor presta un especial grado de atención al momento de seleccionar, por ejemplo, sus prendas de vestir o su calzado, considerando aspectos tales como tendencias en colores y diseños, y desde luego la marca de los mismos.

En consecuencia, para el caso que nos ocupa es relevante tener en cuenta que el público consumidor al que se dirigen los productos que distinguen los signos en Litis, debido a su naturaleza y destino, es particularmente reflexivo al momento de elegirlos. b) Adicionalmente, se trata de productos que se comercializan en establecimientos diferentes, entre los cuales no existe vinculación alguna, por lo tanto, el público consumidor difíciimente confundirá el producto deseado por otro, máxime si en casos, como el que es objeto el presente proceso, se encuentra ante signos distintos desde el punto de vista fonético y gráfico. c) La semejanza que presentan los signos en Litis solo en las denominaciones MICHELLE y MICHELL no resulta determinante para establecer confundibilidad entre los mismos, pues en clase 25 existen inscritas, a favor de distintos titulares, diversas marcas que 5 4.2. 5.1. 5.2. incluyen en sus conformaciones la denominación MICHELLE / MICHEL / MISHELL. d) Noes posible que la parte demandante pretenda ahora sostener la confundibilidad de los signos en conflicto a partir de las denominaciones MICHELLE / MICHEL / MISHELL, por cuanto antes de la solicitud de registro de la marca MICHELLE (denominativa) las marcas de la demandante ya venían coexistiendo pacificamente con diversos signos que incluían las referidas denominaciones. e) En cualquier caso, se reitera que no se debe perder de vista que los signos confrontados no son MICHELLE y MICHELL, sino MICHELLE (denominativa) y VICUÑA BY MCHELL (mixta).

En consecuencia, si bien estos signos distinguen los mismos productos, las diferencias fonéticas y gráficas que existen entre ellos determinan una impresión de conjunto distinta; por lo que ello, aunado al particular grado de atención que presta el consumidor de prendas de vestir y calzado, permitirá que su coexistencia en el mercado y en el registro sea pacífica, sin riesgo de inducir a confusión al consumidor.

Contestación por parte de MICHELL BELAU: No se encontró copia del escrito de contestación a la demanda contencioso administrativa por parte de Michelle Belau S.A.C., tercero interesado en el proceso interno. Fundamentos de la sentencia de primera instancia La sentencia de primera instancia judicial declaró infundada la demanda al considerar fundamentalmente lo siguiente: Respecto a la confundibilidad de la marca solicitada MICHELLE (denominativa) con la marca registrada VICUÑA BY MICHELL (mixta), no es asunto controvertido la vinculación de los productos por los signos confrontados, puesto que la demandante no cuestiona lo expresado por el INDECOP! en el sentido que ambos signos coinciden en distinguir prendas de vestir, por lo que el objeto de discusión se circunscribe en establecer si los signos en conflicto son idénticos o semejantes de tal modo que causen riesgo de confusión directa o indirecta al público consumidor.

El término MICHEL / MICHELLE / MISHEL es de uso común en la conformación de marcas que distinguen productos comprendidos en la clase 25 y, por tanto, el mismo no confiere un carácter distintivo adicional a la marca registrada a favor de la demandante en lo que atañe a los 6 5.3. 6.1. 6.2. productos que distingue. Por lo que, contrariamente a lo alegado por la demandante, el término MICHELL incluido en su marca registrada VICUÑA BY MICHELL (mixta) es un término débil, no resultando relevante a efectos de realizar el examen comparativo con el signo solicitado MICHELLE (denominativo).

Asimismo, la demandante no puede oponerse a que terceras personas puedan utilizar el término MICHELL en combinación de otros elementos en la conformación de signos, tal como ocurre con el signo solicitado MICHELLE (denominativo), debiendo resaltarse que términos de uso común no son apropiables y, por ende, no se incluyen en la comparación de los signos enfrentados para determinar la similitud o distintividad de las marcas.

Respecto a la confundibilidad de la marca solicitada MICHELLE (denominativa) con la marca registrada MICHELL (denominativa), no existe vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distingue la citada marca registrada, ya que se trata de productos de distinta naturaleza y finalidad, lo cual evidencia que tales productos no podrán compartir los mismos canales de comercialización y se encontrarán dirigidos a distintos sectores del público consumidor.

Por lo tanto, en atención al principio de especialidad, no existe riesgo de confusión entre el signo solicitado MICHELLE (denominativo) y la marca registrada MICHELL (denominativa). Argumentos del recurso de apelación de sentencia expuestos por MICHELL: La Resolución 1031-2013/TPI-INDECOPI no aplicó debidamente los criterios relativos a la determinación de similitud entre los signos, llegando a conclusiones equivocas.

En efecto, no se aplicó el criterio de atender con mayor énfasis a las semejanzas que a las diferencias entre los signos en disputa VICUÑA BY MICHELL (mixto) y MICHELLE (denominativo). En virtud de que las semejanzas se establecen por los elementos preponderantes de las marcas en conflicto, la comparación debió realizarse entre las denominaciones MICHELL y MICHELLE, teniendo en cuenta que la frase “Vicuña by” es descriptiva y no debe ser tomada en cuenta al momento de la comparación, y que en la marca otorgada el único término denominativo que la conforma es “Michelle”.

Pese a corroborar y considerar que el término MICHELLE es de uso común en la conformación de marcas para distinguir productos comprendidos en la clase 25, el Juzgado considera que la marca solicitada MICHELLE (denominativa), sin ningún elemento adicional que le confiera la distintividad requerida, no vulnera norma prohibitiva alguna para su registro.

Ello constituye un error de derecho, por cuanto un signo compuesto exclusivamente por una partícula de uso común para la clase 25 carece de distintividad intrínseca, por lo que el otorgamiento de la 6.3. marca MICHELLE (denominativa), sin ningún elemento adicional, contraviene el Articulo 135 literal b) de la Decisión 486. Existe vinculación entre los productos que distingue la marca indebidamente otorgada MICHELLE (denominativa) y la marca previamente registrada MICHELL (denominativa), por cuanto la realidad del mercado nos muestra que se puede encontrar los mismos productos en el mismo centro de venta; además, es muy frecuente que empresas que se dedican a la confección de productos, como prendas de vestir, extiendan sus actividades a la producción de su materia prima, como en el presente caso.

Por lo tanto, bajo estos criterios, es posible evidencia la existencia de una vinculación entre los productos de la clase 23 y 25. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada.

De oficio, se interpretará el Artículo 136, literales b) y g), de la citada Decisión, por cuanto el demandante alega la irregistrabilidad del signo solicitado a registro por falta de distintividad intrínseca en virtud de que se encontraría constituido por una denominación de uso común para distinguir la clase de productos que pretende amparar*.

TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o de asociación;

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de (ercero, en particular cuando: ( ) b) carezcan de distintividad; ( ) 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; 8 No 1.1. 1.2. 1.3.

Comparación entre signos denominativos y mixtos. El elemento preponderante y la apreciación del signo en su conjunto. Comparación entre signos denominativos. trregistrabilidad de signos por falta de distintividad intrínseca. Nombres de uso común para distinguir productos comprendidos en la clase 25 (MICHELLE / MICHELL). El público especializado y la aptitud distintiva de un signo. Conexión competitiva entre productos comprendidos en las clases 25 y 23.

Debida motivación de los actos administrativos. Preguntas formuladas por el consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca MICHELLE (denominativa), solicitada por Michelle Belau S.A.C., con las marcas VICUÑA BY MICHELL (mixta) y MICHELL (denominativa), registradas a favor de Michell 8 Cía S.A. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )”. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor”, a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.4.

Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados!. b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia?.

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-1P-2015, pp. 9-10. Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 15-IP- 2013, p. 5; y del Proceso 519-1P-2015, p. 6. 2 Ibid. 10 1.5. 1.6. d) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan!?, Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante!!.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:*? a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria!3.

Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a 10 “ 12 13 Asi, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-1P-2018, pp. 11-12. Ibid. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. B. Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-1P-2014, p. 12; el Proceso 14-iP-2009, p. 6; y el Proceso 92-1P-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. 11 1.7. 1.8. examinar los diferentes detalles**, Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz?*.

Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor'S, Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir”.

De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables, 14 15 16 18 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial recaida en el Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia ta Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI — Brauerei Schlósser (ALIXIR), asunto 7-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone e/ EUIPO — Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.

Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso “Mars”, asunto C-470/93, apartado 24; cilada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C- 220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de “medicamento”, en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: “El Gobiemo alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben ufilizarse cuendo el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curalivas”.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial dictada dentro del Proceso 316-IP-2015, En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-1P-2014 de 15 de julio de 2015. Asi, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-1P-2015, ya citada. 12 1.9. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

El elemento preponderante y la apreciación del signo en su conjunto. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto el signo MICHELLE (denominativo), solicitado, como las marcas opositoras MICHELL THE FINEST ALPACA LA MÁS FINA ALPACA PERUANA (mixta) y VICUÑA BY MICHELL (mixta), registradas son mixtos. Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de un signo mixto y uno denominativo al compararlos, es necesario que se tenga en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro.

Es decir, los signos denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual. Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso!?, En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizarla comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial?%, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión?!. 21 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 55- 1P-2013, p. 12; y del Proceso 178-1P-2015, p. 10.

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 129-1P-2015, p. 10. En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisión: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo 13 2.5. b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:?? (1) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Finalmente, es preciso citar al tratadista Fernández-Novoa, quien explica que: “el recuerdo subsistente en la mente del consumidor vendrá determinado no por la totalidad de los elementos componentes de la marca, sino más bien por un elemento concreto; aquel que por su originalidad, carácter llamativo o situación dentro del conjunto provoque la impresión global de la marca en el consumidor ( ) la pauta de visión alobal tiene que combinarse con la pauta ulterior: la de supremacia del elemento dominante que impregna la visión en conjunto de una marca"? 23 caso podrán incurrir en el riesgo de confusión”.

Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: “Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comerciaF.

Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podria suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrían evocar una misma cosa, caracteristica o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra.

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 88-IP- 2015, pp. 10-11. Cf. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, "Tratado sobre Derecho de Marcas", segunda edición, Gómez Acebo 8 Rombo, Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 311. El citado autor refiere asimismo que: “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ( ) suscita en el consumidor ( ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del 14 2.6. 2.7. 3.1. 3.2.

En consecuencia, el principio o regla de la impresión o visión global tiene que combinarse con la pauta de la supremacia del elemento predominante. En otras palabras, se deberá dar preponderancia o prevalencia a un determinado elemento —denominativo o gráfico— de un signo mixto, sin dejar de aplicar la regla general del cotejo entre signos distintivos de la visión global o de apreciación del signo en su conjunto.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo MICHELLE (denominativo), solicitado por Michelle Belau S.A.C., y las marcas MICHELL THE FINEST ALPACA LA MÁS FINA ALPACA PERUANA (mixta) y VICUÑA BY MICHELL (mixta), registradas a favor de Michell 8. Cía S.A. Comparación entre signos denominativos Como la controversia discutida en el proceso interno radica en parte en la posibilidad de confusión entre el signo MICHELLE (denominativo), solicitado, con las marcas MICHELL 8 CÍA S.A. (denominativa) y MICHELL (denominativa), registradas, es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto?*, Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingúísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en:?25 a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o, 24 consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, pp. 237-239; citado en la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 45-IP-2015 de 19 de agosto de 2015, p. 9.

Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016, ibid. 15 3.3. 2.4 4.1. 4.2. 4.3. b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos, se debe realizar el cotejo de conformidad con las reglas previamente citadas en el numeral 2.4. para el cotejo de signos denominativos indicadas en el tema precedente”.

En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo entre los signos denominativos en conflicto de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos MICHELLE (denominativo), y MICHELL € CÍA S.A. (denominativo) y MICHELL (denominativo).

Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad intrínseca. Nombres de uso común para distinguir productos comprendidos en la clase 25. El público especializado y la aptitud distintiva de un signo. Se desarrollará el presente tema en virtud a que, en su escrito de apelación a la sentencia de primera instancia, la demandante alega la falta de aptitud distintiva intrínseca, requerida para la concesión del registro, del signo MICHELLE (denominativo), solicitado por Michelle Belau S.A.C. Al respecto, de conformidad con el literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se prohíbe el registro como marcas de signos carentes de distintividad, la cual se entiende como referida a la “distintividad intrínseca”, por cuanto los Artículos 134, 135 y 137 se encuentran relacionados a la distintividad de un signo en general y, en consecuencia, el citado literal b) del Artículo 135 se trataría propiamente de una disposición normativa que supone un supuesto normativo específico (falta de distintividad intrinseca del signo solicitado a registro de marcas).

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, distinguir y diferenciar en el comercio determinados productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario identifique su origen empresarial. En efecto, la distintividad es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca, constituyendo el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función principal?”. 27 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 88-1P- 2015, pp. 10-11.

Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 50- 1P-2014 de 26 de agosto de 2014 y del Proceso 122-1P-2013 de 16 de julio de 2013. 16 44, 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. De esta manera, las causales de irregistrabilidad relativa contempladas en el Artículo 136 de la Decisión 486 comportarian propiamente supuestos de falta de distintividad extrinseca; mientras que las causales de irregistrabilidad absoluta contempladas en el Artículo 135 se refieren a supuestos normativos relativos a la falta de distintividad intrinseca.

En tal virtud, el Artículo 135 literal b) debe relacionarse necesariamente con alguna de las referidas causales de irregistrabilidad absoluta o supuestos de falta de distintividad intrinseca contenidos en el Artículo 135. En el presente caso, se controvierte el carácter común o usual del signo solicitado MICHELLE (denominativo), vale decir, la configuración de la causal de irregistrabilidad contemplada en el Artículo 135 literal g), relativa a la prohibición de registro de signos consistentes exclusivamente —o que se hubieran convertido— en una designación común o usual del producto o servicio que se pretende distinguir.

En tal virtud, se completará el presente análisis con lo desarrollado respecto al supuesto normativo de falta de distintividad que se discute en el caso concreto (uso común del signo solicitado). En consecuencia, en el presente caso, se debe verificar que, en los actos impugnados, se haya verificado correctamente que el signo MICHELLE (denominativo) efectivamente contaba con aptitud distintiva intrínseca, es decir, que no se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el Artículo 135 literal b) de la Decisión 486.

Nombres de uso común para distinguir productos comprendidos en la clase 25 (MICHELLE / MICHELL). En el presente caso, la demandante manifestó que, pese a corroborar y considerar que el término MICHELLE es de uso común en la conformación de marcas para distinguir productos comprendidos en la clase 25, el Juzgado consideró que la marca solicitada MICHELLE (denominativa), no vulnera norma prohibitiva alguna para su registro, lo cual constituiria —según arguye— un error de derecho, por cuanto un signo compuesto exclusivamente por una particula de uso común carece de distintividad intrínseca, por lo que el otorgamiento de la marca MICHELLE (denominativa), sin ningún elemento adicional, contravendría el Artículo 135 literal b) de la Decisión 488.

Por lo tanto, el Tribunal estima conveniente referirse al presente tema. El literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) 17 4.9. g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

Si bien se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras de uso común, al estar combinadas con otras, pueden generar signos intrinsecamente distintivos, caso en el cual se puede acceder a su registro. El titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por otros empresarios.

Lo anterior, comportará la debilidad de la marca que contiene la palabra de uso común en virtud de su fuerza limitada de oposición, por cuanto las designaciones de uso común se deben excluir del cotejo de marcas?, 4.10. Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los 4.11. nombres de uso común. Esta es una excepción al principio de que el cotejo de marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos comparados, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En este caso, la distintividad se buscará en el elemento o los elementos adicionales que integren el signo y en su condición de signo de fantasía, en virtud de la apreciación en conjunto del signo. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que nombres de uso común que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Tal impedimento constituiría un monopolio de uso de palabras necesarias en beneficio de unos pocos. 4.12.Los signos conformados por nombres de uso común se harán débiles frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, descriptivo o de uso común, o si evoca de manera próxima una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva??, 28 A este respecto, Jorge Otamendi señala que: "El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las particulas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcaño. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles".

OTAMENDI Jorge, "Derecho de Marcas”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2010, p. 215. En ese sentido, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 30-IP-2013 de 7 de junio de 2013. 18 <=» 4.13. Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener esta: “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ).

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente"3. 4.14.Le corresponde al Tribunal consultante establecer si el nombre 5.1. 5.2. 5.3. MICHELLE / MICHELL / MISHELL de los signos en conflicto en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, comportan propiamente elementos de uso común, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo las palabras de uso común. Conexión competitiva entre productos en la misma clase 35 Se abordará el presente tema en virtud de que la controversia discutida ante el Tribunal consultante se refiere en parte a la conexión competitiva entre las “prendas de vestir para el hombre, el niño y la mujer, calzado, botas, zapatillas y sombrerería”, productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, que pretende distinguir el signo solicitado MICHELLE (denominativo), y los “hilos e hilados de alpaca", productos contenidos en la Clase 23 de la referida Clasificación, amparados por la marca registrada MICHELL (denominativa).

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.31 Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos a OTAMENDI, Jorge, "Derecho de Marcas”, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2010, pp. 191-192.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros ulilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) 19 que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.22 Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Silos productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza32 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines*, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.

Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-1P-2015 de 4 de 5.4. indicios o criterios y] 10 de junio de 2016. 33 febrero de 2016, pp. 12-13. qu Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-1P-2015, ya citada, pp. 12-13. 20 5.5. existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.? En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el Uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.36 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro?”.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos 35 ES Esto es, tomando en cuenta las caracteristicas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios.

De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario, Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA”. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la canlidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<htips://books.google.com.ec/books?id=Id8l68bW3e0C8, = Microeconomia +efecto+sustitucion8hlses8sa=X8ved=0ahUKEW¡OmbyUus3MAhXIHR4KHR*ZAXCQGAELJTA Cifv=onepage8g=microeconomia%20efecto%20sustituciongf=false> (visitado el Y de mayo de 2016). 21 confrontados.

Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.

Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva,38 6. Debida motivación de las resoluciones administrativas 6.1. Como principio de actuación de la administración pública se encuentra el de la debida motivación de los actos administrativos.

Este principio, desarrollo del principio de transparencia, no significa otra cosa que las decisiones contenidas en los diversos actos administrativos deben mostrar las razones que las soportan, ya que esto garantiza el derecho que tienen los destinatarios de la norma de poder controvertir la decisión. 6.2. La motivación es una formalidad sustancial de todo acto proveniente de la administración y su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto39, 6.3.

Los actos administrativos deben exponer las razones de hecho y de derecho que han generado la toma de una decisión, esto permitirá que quien se sienta afectado por los efectos producidos por un acto de la administración, tenga la posibilidad de debatir ante el órgano judicial que corresponda, 64. La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que E] Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

E (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c /Comisión, as 1/69. Rec. 277. Cil. en: Interpretación prejudicial N” 04-AN-97). (Proceso 35-1P-2005. Interpretación prejudicial del 28 de abril de 2005) 0 Ibídem, 22 6.5. 6.6. 7.4. pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación%!, La motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto*?.

De conformidad con lo anterior, todos los actos administrativos de emanen de las oficinas de registro y protección de la propiedad intelectual deben ser debida y suficientemente motivados, so pena de caer en un vicio de nulidad. Preguntas formuladas por el consultante Finalmente, para un mejor entendimiento de la presente interpretación prejudicial, se procede a continuación a responder expresamente cada una de las preguntas planteadas por el Tribunal consultante (fojas 3 y 4): a) ¿Es posible la coexistencia pacífica en el mercado de dos marcas que comparten un prenombre de uso común en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza? De conformidad con los criterios expuestos en el desarrollo del tema relativo a los nombres de uso común, se reitera que es posible la coexistencia pacífica en el mercado de marcas que compartan un nombre de uso común en la referida clase de la Clasificación Internacional de Niza, siempre que estas cuenten con elementos adicionales que confieran la distintividad suficiente al signo, apreciado en su conjunto, para poder acceder al registro.

En efecto, de comprobarse el carácter común o usual del nombre que conforma el signo solicitado en la clase de productos que pretende distinguir, deberá verificarse si el signo solicitado a registro efectivamente contiene elementos adicionales susceptibles de revestirlo de aptitud distintiva intrínseca, en virtud de la apreciación en conjunto del signo. Sin embargo, de registrarse el referido signo, deberá tenerse presente que se trataría propiamente de una marca débil, al igual que los demás signos registrados en la misma clase que contengan el correspondiente nombre de uso común. 4 42 Ibídem.

Ibidem. 23 b) ¿Qué criterios deben considerarse para establecer si existe vinculación entre los productos que identifican los signos en conflicto (prendas de vestir para el hombre, el niño y la mujer, calzado, botas, zapatillas y sombrerería de la clase 25; e hilos e hilados de alpaca de la clase 23? Como se explicó en el último tema analizado, los criterios que deben ser evaluados para determinar la conexión competitiva entre los referidos productos son: (i) la pertenencia a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza;

(ii) los canales de aprovisionamiento, de distribución y de comercialización, los medios de publicidad, la tecnología de fabricación, la finalidad o función, el género, la naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios; y, (iii) el grado de intercambiabilidad (“substituibilidad”) o complementariedad de los respectivos productos.

Es preciso advertir que solo el tercer y último criterio, relativo a la intercambiabilidad o complementariedad entre productos o servicios, puede bastar por sí mismo para determinar la configuración de la conexión competitiva; en cambio, los dos primeros, siempre requerirán la concurrencia de otros indicios de conexión competitiva entre productos o servicios.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 5151-2013-0-1801-JR-CA- 06, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Ceecitía Luisa Ayllón MAGISTRADA Hernán m 'AGISTRADO De acuerdo con e lo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la ee erpretación prejuyicial el Presidente y el Secrejafi Hernán Xomero Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 25