TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2016 Proceso A 164-1P-2016 Asunto E Interpretación Prejudicial Consultante E Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante A 10359-2014-0-1801-JR-CA-25 Referencia y Marca involucrada con forma tridimensional Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 10359-2014-0/5*SECA-CSJLI-PJ del 15 de abril de 2016, recibido vía correo electrónico el 18 de abril del mismo año, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita la Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 10359-2014-0-1801-JR-CA-25; y, El Auto del 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante 5 GRUPO BIMBO SOCIEDAD ANÓNIMA BÚURSATIL DE CAPITAL VARIABLE e 2.1. 2.2. Demandado g Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Hechos relevantes: El 20 de diciembre de 2012, GRUPO BIMBO SOCIEDAD ANÓNIMA BÚRSATIL DE CAPITAL VARIABLE (en adelante, GRUPO BIMBO) solicitó al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el Indecopi) el registro de una marca constituida por una forma tridimensional! para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
A A 178 cÉ Mediante Resolución 14918-2013/DSD-INDECOPI del 18 de septiembre de 2013, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi denegó de oficio el registro del signo solicitado, considerando lo siguiente: a) El signo solicitado se encuentra constituido por una forma tridimensional que representa a una masa enrollada en forma de tubo irregular, la cual no presenta ninguna característica que pueda ser el elemento que genere en la mente del público consumidor referencia a un origen empresarial determinado. b) El público consumidor al encontrarse en el mercado frente al signo solicitado lo entenderá como la mera forma de presentación de una masa enrollada en forma de tubo irregular que no se diferencia lo suficiente de cualquier otra masa con esas características. c) De otorgarse el signo solicitado, implicaria la atribución de derechos exclusivos sobre una forma tridimensional que será apreciada por el público como proveniente de cualquiera de los competidores existentes en el mercado, siendo susceptible de constituir una Expediente administrativo 517995-2012.
Clase 30: pan, pasteles, galletas, tostadas, preparaciones a base de cereales, incluidas frituras de maíz, productos de panadería, pasteleria y confiteria; kekes, bizcochos, panetones; harinas y productos hechos de harina; levadura. 2 2.3. 2.4. limitación innecesaria en el mercado para algunas empresas del sector. d) El signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486.
El 14 de octubre de 2013, GRUPO BIMBO interpuso recurso de apelación contra la Resolución 14918-2013/DSD-INDECOPI. Por Resolución 2434-2014/TPI-INDECOP! del 7 de agosto de 2014, la Sala Especializada en Propiedad intelectual del Indecopi resolvió el recurso de apelación confirmando lo decidido en la Resolución 14918- 2013/DSD-INDECOP!I, señalando lo siguiente: a) La falta de oposición a la solicitud de registro no determina la registrablidad del signo solicitado, ya que la autoridad administrativa, en defensa del interés público, puede denegar de oficio una solicitud. b) La forma tridimensional solicitada a registro no presenta características ni particularidades que la hagan diferente de la presentación natural de los productos que pretende distinguir el signo solicitado. c) En el mercado se ha podido verificar que hay diversos productos muy semejantes al que se pretende registrar, en ese sentido, la forma tridimensional solicitada a registro no resulta eficaz para orientar las preferencias de compra del público consumidor, no siendo susceptible en sí misma de despertar en el público consumidor una asociación respecto de un origen empresaria! determinado. d) Las masas, tortillas, panqueques O crepes constituyen masas circulares planas hechas a base de harina, cuya finalidad, por lo general, es ser servidas dobladas o en forma de tubo acompañadas de rellenos, salsas u otros ingredientes que el consumidor estime conveniente, siendo la forma solicitada a registro la forma natural que adoptan dichas masas al momento de ser enrolladas. e) La forma tridimensional no puede ser objeto de derechos de exclusiva, ya que, de otorgarse su registro, GRUPO BIMBO tendría la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la reproducción exacta O cuasi exacta de la representación que se pretende registrar como marca, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de este género de productos. f) La notoriedad que invoca GRUPO BIMBO se refiere a la marca TAKIS y no a la forma tridimensional cuyo registro se solicita.
Asimismo, la publicidad presentada se refiere a TAKIS, más no a la forma tridimensional en comentario. 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3, 3.4. 3.5. El 18 de noviembre de 2014, GRUPO BIMBO interpuso demanda contenciosa administrativa contra la Resolución 2434-2014/TPI- INDECOPI, a fin de que se declare la nulidad de la misma. El 6 de abril de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decidió suspender el proceso y solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Asimismo, formuló la siguiente pregunta: - ¿Cómo debe efectuarse el análisis de distintividad de un signo tridimensional, cuya forma se asemeja a la forma usual o común de los productos que pretende distinguir? Argumentos de la demanda de GRUPO BIMBO: No se ha tomado en cuenta que la marca solicitada es una variación de las marcas registradas a su favor?.
Por tanto, la distintividad de la marca solicitada ya fue objeto de evaluación y aprobación por parte de la autoridad administrativa. El hecho de que el signo solicitado evoque en algunos consumidores imágenes u objetos como los enunciados por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi, no significa que esté conformado por una forma usual o por una forma carente de distintividad, pues dicho signo puede ser calificado como evocativo.
No se ha apreciado que el signo solicitado está compuesto por diferentes formas entre aspectos visuales que en conjunto permiten diferenciar los productos que se comercialice bajo esta marca, de los productos comercializados por otros agentes del mercado. En el mercado de productos de la Clase 30 de la Clasificación internacional de Niza no se utilizan marcas tridimensionales que provoquen similar impresión a la que se obtiene al observar la marca solicitada.
El Indecopi no ha cumplido con aplicar los criterios obligatorios del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para evaluar la distintividad del envase tridimensional solicitado. A saber, las marcas: (i) TAKIS y figura bidimensional de una masa enrollada en forma de tubo, con Certificado 86226, (ii) TAKIS, con Certificado 100900, (iii) TAKIS y logotipo, con Certificado 8359, y (iv) BARCEL TAKIS, con Certificado 8403. 4 4.2 4.3 4.4 45 4.6 5.2.
Argumentos de la contestación del Indecopi: No se planteó en sede administrativa el argumento de que el signo solicitado constituye una variación de las marcas previamente registradas por GRUPO BIMBO, por lo que el mismo resulta improcedente de conformidad con el principio de congruencia. GRUPO BIMBO no puede obtener derechos de exclusividad sobre una forma usada en el mercado, pues en el mercado existen productos cuya forma se asemeja al signo solicitado, constituidos por una masa enrollada, siendo incapaz el signo solicitado de identificar los productos que pretende distinguir.
La forma tridimensional que se aprecia en el signo solicitado constituye una forma que no logra aportar alguna característica especial, que es precisamente lo que el público consumidor requiere a fin de poder orientar sus preferencias de compra. La representación de una masa enrollada de ninguna manera puede calificar como un signo evocativo, dado que la misma informa directamente a los consumidores características respecto a los productos que pretende distinguir el signo solicitado.
La marca declarada como notoria en México es TAKIS y logotipo, la cual difiere del signo solicitado. Aún en el supuesto que el signo solicitado fuera famoso dicha circunstancia no determina la concesión automática del signo solicitado, ya que la notoriedad constituye una categoría jurídica que solo puede ser invocada por quien se opone a una solicitud, no por quien la solicita.
Además, México no forma parte de la Comunidad Andina. Debido a que no es posible que el público consumidor pueda vincular el signo solicitado con un origen empresarial determinado, el mismo carece de distintividad, incurriendo así en la prohibición de registro establecida en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486. Sentencia de Primera Instancia:.
El signo solicitado está conformado por la representación de una masa enrollada envuelta en forma alargada y delgada, pero sin ningún relleno. Esta forma tridimensional no presenta caracteristicas ni particularidades que la hagan diferente de la presentación de otros productos que se encuentran en el mercado y son muy similares. La marca declarada famosa es TAKIS y logotipo, más no la forma tridimensional solicitada a registro.
No obstante, aun si dicha forma hubiese sido constituida como marca notoria, no se podría tomar en cuenta pues México no es un país miembro de la Comunidad Andina. 5 as 5.3. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. El signo solicitado no resulta susceptible de registro por no poseer distintividad; en ese sentido, declaró infundada la demanda. Argumentos de la apelación de GRUPO BIMBO: La marca tridimensional solicitada no es un simple enrollado de masa como se le ha calificado.
Se trata de un signo tridimensional que posee distintividad al estar constituido por una forma diseñada de manera totalmente arbitraria para identificar los productos en el mercado como provenientes de su origen empresarial. Aportó medios probatorios suficientes para acreditar que la marca TAKIS es famosa en México, de los que se desprenden que el signo solicitado ha sido intensamente utilizado en territorio nacional.
Al valorar el carácter distintivo de una marca, incluyendo su forma tridimensional, es necesario considerar al signo en su conjunto y como un todo en su primera impresión objetiva frente al consumidor, y no así por sus distintos componentes de manera aislada y particular. No se ha tomado en cuenta que el signo solicitado constituye una variación de marcas registradas a su favor, que ninguna persona formuló oposición contra su registro ni que ninguna otra empresa fabrica o comercializa productos de la clase con las mismas características que tal signo. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.
Asimismo, solicita al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina responder la siguiente pregunta: - ¿Cómo debe efectuarse el análisis de distintividad de un signo tridimensional, cuya forma se asemeja a la forma usual o común de los productos que pretende distinguir? Procede la interpretación de la norma antes citada, toda vez que es materia de controversia la supuesta falta de distintividad del signo solicitado.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) b) carezcan de distintividad; (.J" en Nnoa-> 1.1. 1.2. 1.3. De oficio, procede interpretar el Literal c) del Artículo 135 de la norma en comentario*, pues se ha señalado que el signo solicitado constituiría una forma usada en el mercado respecto de los productos que pretende distinguir.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Registrabilidad de las marcas tridimensionales. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. La irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas usuales o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto. La marca derivada. La marca notoriamente conocida solicitada a registro.
Signos evocativos. Pregunta formulada por la Corte consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Registrabilidad de las marcas tridimensionales GRUPO BIMBO solicitó el registro de una marca conformada por una forma tridimensional para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que se analizará la registrabilidad de las marcas tridimensionales.
De conformidad con el Literal f) del Artículo 134 de la Decisión 486, podrán constituir marcas, entre otros, la forma de los productos, sus envases o envolturas; asimismo, el Artículo 138 de la norma citada señala que en la solicitud de registro deberá reproducirse, entre otros, el signo tridimensional con o sin color. 6 Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves; asimismo, constituyen una clase de signos con características tan peculiares que Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas fos signos que: e) consistan exclusivamente de formas usuales de los productos o de sus erivases, 0en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio del que se trate;
(..) De manera referencial, ver Procesos 133-1P- 2015 del 20 de julio de 2015, pp. 5-9, y 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016, pp. 5 y 6. 7 1.4. 1.5. 1.6. ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.” Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir.
Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.* Dentro de la línea jurisprudencial de este Tribunal, se han expuesto importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca, entre ellos:? a) Cualquier signo puede ser registrado como marca cuando sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, excepto cuando se encuentre dentro de las prohibiciones establecidas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b) La presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar su registro o para decretar su nulidad. c) Al no existir una regulación especial que establezca los requisitos sustanciales necesarios para que los signos tridimensionales puedan acceder a registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento para el registro de cualquier otro signo, esto es, ta distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. d) Cuando la naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad. e) En estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no solo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado.
Aplicando los criterios expuestos, se deberá analizar si el signo solicitado cumple con los parámetros para ser registrado. Ibídem. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016, Ibidem. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4 La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad En el proceso se determinó que no corresponde conceder el registro de la forma tridimensional solicitada, toda vez que la misma carece de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) “carezcan de distintividad;
La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos O servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto O servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.** La distintividad tiene un doble aspecto:** a) La distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos O servicios en el mercado. b) La distintividad extrínseca O en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
Se debe tener en cuenta que la causal de nulidad absoluta del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 está referida a la distintividad intrínseca.. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, O puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida.
La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan caracteristicas que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la 10 a De manera referencial, ver Proceso 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015, pp. 23-25. De manera referencial, ver Proceso 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016, p. 6. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.*? El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. Por lo tanto, la oficina nacional competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto, respecto de los productos que pretende distinguir en ta Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
La irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente formas usuales o formas impuestas por la naturaleza o la función del producto En el proceso se argumentó que GRUPO BIMBO no puede obtener derechos de exclusividad sobre una forma usada en el mercado, ya que en él existen productos cuya forma se asemeja al signo solicitado, constituidos por una masa enrollada, siendo incapaz de identificar los productos que pretende distinguir, por lo tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal 0), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) €) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio del que se trate;
La norma trascrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza O la función del producto, de sus envases O envoltorios. Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos.
Las formas usuales o uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.** 12 13 De manera referencial, ver Proceso 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015, pp. 23-25.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016. 10 fa tn 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. Existen otro tipo de formas de productos que la normativa andina ha clasificado en'*: a) Las formas impuestas por la naturaleza: son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios.
Por ejemplo, el diseño de gafas. b) Las formas impuestas por la función del producto: son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. Por ejemplo, un sacacorchos. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta qué formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando.
Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrian oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar.
Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros. ** En este caso, se deberá determinar si la forma tridimensional solicitada a registro es una forma común o necesaria de los productos que pretende distinguir en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca derivada GRUPO BIMBO argumentó que el signo solicitado constituye una variación de marcas que se encuentran registradas a su favor.
En este contexto, resulta pertinente abordar el tema de las marcas derivadas”. 15 16 Ibídem. De manera referencial, ver Proceso 209-IP-2015 del 21 de octubre de 2015, p. 9. Ibidem. Resulta pertinente explicar la figura de la familia de marcas y las marcas derivadas. En los Procesos 91-IP-2002 y 42-1P-2012, este Tribunal explicó que una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial 11 4.2. 4.3. 44. 4.5. 4.6.
La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, el Tribunal ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha reconocido la figura en nuestro régimen normativo. ** En congruencia con lo señalado en el párrafo precedente, el Tribunal ha establecido que las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.* Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.? Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión?! Sobre la base de los criterios expuestos se establecerá si el signo solicitado a registro constituye o no una variación de las marcas previamente inscritas, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los productos amparados por las marcas ya registradas.
Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le 1 19 En los Procesos 84-1P-200, 91-1P-2002, 94-1P-2006 y 42-1P-2012, este Tribunal explicó que las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el tilular de otra marca anteriormente registrada, con relación a los mismos productos O servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o con relación a los elementos accesorios que la acompañan.
Sin perjuicio de lo antes mencionado, en el Proceso 12-1P-2014 este Tribunal afirmó que la figura de la marca derivada forma parte de la familia de marcas. De modo referencial, ver Procesos 439-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015, p.22, y 140-1P-2007 del 4 de diciembre de 2007, p.15. Ibídem. Ibídem, p.24. Ibidem, pp.24-25. 12 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente.
La marca notoriamente conocida solicitada a registro GRUPO BIMBO alegó haber aportado medios probatorios suficientes para acreditar que la marca TAKIS es famosa en México (refiriéndose a la forma tridimensional solicitada a registro), de los que se desprenden que el signo solicitado ha sido intensamente utilizado en territorio de Perú. El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.” La protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.
En efecto, el Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, O para identificar actividades o establecimientos en el país miembro. Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.?* En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Artículo 136 y los Literales a), b), y c) del Artículo 226 de la Decisión 486, conforme se detalla a continuación:? a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 22 23 24 25 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016.
De modo referencial, ver Proceso 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016. Ibídem. 13 5.6. b) d) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con ta protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”. 26 Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.” El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.? En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.
La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más 28 27 28 MONTEAGUDO, Montiano. La Protección de la Marca Renombrada.
Civitas, Madrid, 1995, p. 283. De modo referencial, ver Proceso 66-1P-2015 del 29 de abril de 2015, p. 19. Ibidem, 14 5.7. 5.8. 5.9. expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.? Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición”. El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haria de un signo ordinario.
Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.** 5.10.Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y 5.11. complejo; es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.? En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el país miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la oficina nacional competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de 29 3 32 De modo referencial, ver Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016. De manera referencial, ver Proceso 30-1P-2011 del 18 de mayo de 2011, pp. 15 y 16. Ibidem 15 registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. * 5.12.
Lo desarrollado en las líneas precedentes deberá tenerse presente siempre 6.1. 6.2. 6.4. y cuando el signo solicitado haya sido declarado como notoriamente conocido en algún país miembro de la Comunidad Andina; caso contrario, es pertinente precisar que la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios se limita a su vinculación con la figura de la competencia desleal relacionada con la propiedad industrial?*, la misma que en el presente caso no sería relevante, al estarse ante una solicitud de registro.
Signos evocativos GRUPO BIMBO señaló que el hecho de que el signo solicitado evoque en algunos consumidores imágenes u objetos como los enunciados por la autoridad administrativa, no significa que esté conformado por una forma usual o por una forma carente de distintividad, pues dicho signo puede ser calificado como evocativo. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia, es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. * Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables.
No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos O de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. ** Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir.
En este 3 35 Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 67-ip-2015 del 13 de mayo de 2015, p.16. De modo referencial, ver Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016, p. 12. Ibidem. 16 > caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte?” 6.5. En ese sentido, se deberá establecer si el signo solicitado es evocativo, según alega GRUPO BIMBO, y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 7. — Pregunta formulada por la Corte consultante Antes de dar respuesta a la pregunta formulada, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 7.1.
¿Cómo debe efectuarse el análisis de distintividad de un signo tridimensional, cuya forma se asemeja a la forma usual o común de los productos que pretende distinguir? De conformidad con lo desarrollado en el Apartado 3 de la Sección D de la presente interpretación prejudicial, el análisis deberá realizarse considerando si la forma tridimensional solicitada a registro consiste exclusivamente en una forma de uso común de los productos que pretende distinguir, es decir, que se utiliza de manera frecuente en el mercado con relación a tales productos.
En caso de que la forma tridimensional constituya una de uso común de los productos que pretende distinguir pero la misma contiene algún elemento adicional que le otorgue distintividad al conjunto del signo, se podría acceder a su registro; no obstante, el titular no podría oponerse al uso O registro de los elementos que son comunes O necesarios.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 10359-2014-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 3 Ibidem. 17 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros erchán MAGISTRADA MAGISPRADA Hugo ES MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicia! la Presidenta (E) y el Secretario.
Sa ly — Cecilia Luisa Ayllóñ Quinteros Te Garc ito PRESIDENTA (E) SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18