TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso E 309-1P-2016 Asunto 5 Interpretación Prejudicial Consultante S Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante E 00191-2014-0-1801-JR-CA-25 Referencia E Marcas involucradas AGRITEM (mixta) y AGRICHEM (mixta) Magistrado Ponente E Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 191-2014-0/5'SECA-CSJI-PJ del 13 de junio de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 00191- 2014-0-1801-JR-CA-25, y, a El Auto del 19 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 4. Partes en el Proceso Interno: G Demandante A AGRICHEM DO BRASIL LTDA. 4 2.2. 2.3. Demandado B Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Tercero Interesado: Alberto Luis Orezzoli Aicardi Hechos relevantes: El 20 de octubre de 2011, Alberto Luis Orezzoli Aicardi (en adelante, el señor Orezzoli) solicitó al instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el Indecopi) el registro de la marca AGRITEM FERTILIZANTE ORGÁNICO (mixta)! para distinguir productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza.? agrítern El 17 de enero de 2012, AGRICHEM DO BRASIL LTDA. (en adelante, AGRICHEM) formuló oposición contra el registro del signo solicitado, basándose en la titularidad que ostenta sobre las marcas AGRICHEM (mixta), anteriormente registradas con Certificados 140463 y 140417, que distinguen productos de las Clases 1 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza.? Hagrichem Por Resolución 3311-2012/CSD-INDECOPI del 10 de octubre de 2012, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo solicitado AGRITEM FERTILIZANTE ORGÁNICO (mixto) a favor del señor Orezzoli, considerando lo siguiente: Expediente administrativo 471144-2011.
Clase 1: abonos orgánicos; abonos para tierras. Clase 1: productos químicos para la agricultura, (excepto fungicidas, productos para la destrucción de mala hierba, herbicidas, insecticidas y parasiticidas); aditivos químicos para fungicidas; aditivos químicos para insecticidas, abonos (fertilizantes); fertilizadores; preparaciones fertilizantes; abonos para la agricultura; fertilizadores nitrogenados; fosfatos (fertilizadores); sales (fertilizantes); escorias (fertilizadores); sustancias para conservar semillas y granos. Clase 5: fungicidas, herbicidas, insecticidas; preparaciones para destruir plantas nocivas. 2.4, 2.5. a) Los abonos (fertilizantes) que distingue la marca registrada en la Clase 1 comprenden a productos que pretende distinguir el signo solicitado y estos últimos productos, a su vez, se encuentran vinculados con los fungicidas, herbicidas y preparaciones para destruir plantas nocivas que distingue la marca registrada en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por ser de uso complementario. b) La denominación FERTILIZANTE ORGÁNICO resulta ser un término genérico de algunos de los productos que pretende distinguir el signo solicitado, al designar a tales productos; por tanto, no será un elemento que por sí mismo sea capaz de aportar a la diferenciación de tales signos, la cual deberá recaer en sus demás elementos. c) Si bien las denominaciones de los signos en conflicto comparten la partícula inicial AGRI, ésta se encuentra presente en otras marcas registradas en la misma clase a favor de terceras personasí, por lo que su presencia no es determinante para establecer la semejanza de los signos en conflicto. d) La secuencia de letras T-E-M en el signo solicitado y C-H-E-M en las marcas registradas determinan que los signos en su conjunto generen una impresión gráfica y fonética distinta.
Además, los elementos figurativos y cromáticos presentes en los signos en conflicto contribuyen a diferenciarlos. e) El signo solicitado no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486. El 12 de noviembre de 2012, AGRICHEM interpuso recurso de apelación contra la Resolución 3311-2012/CSD-INDECOPI.
Por Resolución 3444-2013/TPI-INDECOPI del 03 de octubre de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi resolvió el recurso de apelación confirmando lo decidido en la Resolución 3311- 2012/CSD-INDECOPI1.5 En la Clase 1, tales como: AGRIGEEL y logotipo (Certificado 05524), AGRIKELP y logotipo (Certificado 179195), AGRIDEX (Certificado 78579), AGRIUM (Certificado 39848), AGRICOLA y logotipo (Certificado 156588), entre otras.
Se tomó en consideración que se encuentran registradas en las Clases 1 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de distintos titulares, marcas que incluyen la partícula inicial AGRI, asÍ como marcas que incluyen la partícula final TEM y CHEM, Asimismo, la Sala determinó que no correspondía pronunciarse sabre el supuesto aprovechamiento ilegítimo del prestigio de las marcas base de la oposición, pues consideró que dicho argumento constituye una nueva pretensión, al no haber sido planteado en la oposición, por lo que concluyó que un pronunciamiento al respecto atentarta contra el derecho de defensa de AGRITEM. 3 2.6. 2.7. 3.2. 3.3, 3.4. 3.5.
El 7 de enero de 2014, AGRICHEM interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 3444-2013/TPI-INDECOPI. El 7 de junio de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Asimismo, solicita a este Tribunal emitir un pronunciamiento en cuanto a los siguientes aspectos: () La existencia de riesgo de confusión ante signos que distinguen productos de una misma clase. (ii) El riesgo de confusión entre signos compuestos por palabras de uso común en la misma clase. Argumentos de la demanda de AGRICHEM:. Ninguna de las marcas registradas a favor de otros titulares, que incluyen la partícula inicial AGRI o la partícula final CHEM, presentan identidad o similitud gráfica y/o fonética con sus marcas registradas AGRICHEM (mixtas), por lo que no se formuló oposición contra tales registros, los cuales coexisten pacíficamente en el mercado.
Para realizar el examen comparativo entre marcas no puede cercenarse el término inicial o el final, como lo ha hecho la autoridad administrativa, debiendo haber analizado integramente los signos. FERTILIZANTE ORGÁNICO constituye una expresión descriptiva, por lo que no se debió proceder a su registro. En los signos mixtos, el elemento que prevalece es el denominativo frente al figurativo; en ese sentido, para apartarse de dicho criterio el Indecopi debió fundamentar adecuadamente su decisión y no asegurar que ambos elementos priman sin sustentar por qué, lo cual vicia el procedimiento y es causal de nulidad.
La idéntica secuencia de vocales y ubicación de la sílaba tónica en los signos en conflicto, aunado a ta conexión competitiva entre los productos que aluden, es suficiente para que se configure el riesgo de asociación y/o confusión, con el subsecuente perjuicio para el público consumidor y el titular de la marca, por lo que se debió denegar el registro del signo solicitado.
Argumentos de la contestación del Indecopi:. Los elementos en los que se funda el alegato de semejanza, como es el caso de la partícula inicial AGRÍ o de la terminación EM (como parte de 4 19 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 6.1. 6.2. 6.3, las partículas CHEM y TEM), recae en elementos que resultan usuales en la conformación de marcas registradas en las Clases 1 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por tanto débiles e inapropiables de manera exclusiva.
La denominación FERTILIZANTE ORGÁNICO no es descriptiva sino genérica, al constituir el nombre del producto que pretende distinguir el signo solicitado; asimismo, la prohibición de registrar signos genéricos se limita a aquellos que exclusivamente estén conformados por estos, lo que no se verifica en el signo solicitado. El registro de un signo que cuenta con elementos genéricos no le otorga a su titular derechos de exclusiva sobre dichos elementos.
Aun cuando existan pronunciamientos administrativos en los que se haya afirmado que en los signos mixtos prevalece el elemento denominativo, ello no significa que se trate de una conclusión que deba trasladarse automáticamente a todos los procesos. En este caso, es evidente que en el signo solicitado es relevante tanto el elemento denominativo como el figurativo.
Los signos en conflicto no resultan confundibles, toda vez que si bien distinguen productos iguales, en un caso, y vinculados, en otro, presentan diferencias que suscitan un impacto sonoro y visual distinto, lo cual, aunado al particular grado de atención que presta el consumidor de los productos que distinguen, así como el carácter usual de los elementos en los que coinciden, permite su coexistencia pacífica en el registro y en el mercado.
Argumentos del tercero interesado, el señor Orezzoli: El tercero interesado no contestó la demanda. Sentencia de Primera Instancia: No será materia de análisis la conexión competitiva que existe entre los productos de los signos en conflicto, pues tanto el Indecopi como AGRICHEM coinciden en que existe vinculación entre dichos productos.
Los signos en conflicto resultan relevantes tanto en su aspecto denominativo como figurativo. FERTILIZANTE ORGÁNICO identifica uno de los productos que se pretende distinguir y constituye una expresión que no puede ser tomada en cuenta al realizar el examen comparativo porque puede ser usada por cualquier persona para designar sus productos, por lo que la distintividad debe buscarse en el término AGRITEM. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7.
El hecho de que la denominación AGRI en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza sea usada de manera frecuente a favor de distintos titulares hace que la misma no sea determinante al momento de establecer semejanzas entre los signos en conflicto. La presencia de la letra CH en el signo registrado le da una entonación distinta al signo solicitado, por lo que se diferencian fonéticamente; asimismo, el hecho de que el signo solicitado esté constituido por un tipo de escritura característica y en una combinación de colores distinta a las marcas registradas, determina una impresión visual distinta de los signos. Por tanto, el signo solicitado no genera confusión en el público consumidor respecto de las marcas registradas.
El registro de la marca AGRITEM FERTILIZANTE ORGÁNICO (mixta) no implica que se haya otorgado a su titular el monopolio de la denominación FERTILIZANTE ORGANICO, pues al ser genérica puede ser usada por terceros en la conformación de sus marcas si crean un signo suficientemente distintivo para identificar sus productos y/o servicios. La resolución impugnada resulta debidamente fundamentada; en ese sentido, se declaró infundada la demanda. 7.
Argumentos del recurso de apelación de AGRICHEM: 7.1. 7.2. 7.3, 7.4, 7.5. 7.6. La sentencia apelada carece de una debida motivación. Contradictoriamente a los argumentos expuestos en la sentencia, se concluye que los signos en conflicto tienen supuestas diferencias fonéticas y gráficas que determinan una impresión visual distinta, por lo que no genera confusión en el público consumidor.
La denominación AGRITEM mantiene similitud fonética y gráfica con AGRICHEM, siendo la única diferencia entre ambas denominaciones la letra T en la primera marca y la CH en la segunda, produciéndose riesgo de confusión directo e indirecto. No es correcto que en el análisis de confusión se considere el nombre del producto FERTILIZANTE ORGÁNICO.
La conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados hacen posible que el consumidor se vea inducido a error, por tanto los signos no pueden coexistir pacíficamente; sin embargo, en la sentencia se ha omitido pronunciarse sobre la conexión competitiva que existe entre tales productos. No brindarle protección a su marca conlleva a un aprovechamiento ilícito del prestigio logrado en el mercado al amparo de un legítimo registro.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, solicita emitir un pronunciamiento en cuanto a los siguientes aspectos: (1) La existencia de riesgo de confusión ante signos que distinguen productos de una misma clase.
(ii) El riesgo de confusión entre signos compuestos por palabras de uso común en la misma clase. Procede la interpretación de! Literal a) del Artículo 136, por ser materia de controversia el presunto riesgo de confusión entre un signo solicitado y marcas anteriormente registradas. De oficio, se interpretarán los siguientes literales del Artículo 135 de la norma antes citada: - Los Literales e) y f)”, debido a que se ha cuestionado el registro de la expresión FERTILIZANTE ORGÁNICO, como parte del signo solicitado, invocándose, por una parte, el carácter descriptivo y, por otra, el carácter genérico de dicha expresión. - El Literal g)*, al haberse determinado en el proceso que los signos en conflicto cuentan con elementos que constituyen partículas usuales o de uso común. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo _136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(.J" Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-.) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo 0 indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
( J7 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- SS PON 1.1. 1.2, TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas.
Signos descriptivos, genéricos y de uso común. Conexión competitiva entre productos de las Clases 1 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Preguntas formuladas por la Corte consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En el proceso interno se discute si la marca solicitada AGRITEM FERTILIZANTE ORGÁNICO (mixta) y la marca AGRICHEM (mixta) son confundibles o no, por tanto resulta pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..J” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (--) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
(..J? 1.3. 1.4. 1.5. riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.? a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen. Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:10 a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
El 10 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 691-P-2015 del 21 de julio de 2016 y 648-1P-2015 y 668-1P-2015 del 25 de julio de 2016. Ibídem. 1.6. 1.7. 2.1. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:1! a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) A) realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas mixtas Dado que existiría confusión entre las marcas AGRITEM FERTILIZANETE ORGÁNICO (mixta) y AGRICHEM (mixta) es necesario que se comparen teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico.
Ibidem. 10 A 7 / 9% 2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 12 2.3.
Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 13 a) b) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (í) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de 2 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 del 13 de junio de 2016. a Ibidem. 11 Y 2.4. 3.1. 3.2. ellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de quien la observe.
(ii) Entre los dos elementos del signo gráfico figurativo, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.1* c) Sial realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 15 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
Signos descriptivos, genéricos y de uso común En el proceso se ha cuestionado el registro de la expresión FERTILIZANTE ORGÁNICO, que forma parte del signo solicitado, alegándose, por una parte, su carácter descriptivo y, por otra, su carácter genérico; adicionalmente, se ha argumentado que los signos en conflicto contienen partículas usuales o de uso común. Considerando lo señalado, corresponde analizar estos temas.
La norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. 16 15 16 De modo referencial, ver Proceso 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015, p. 10.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 del 13 de junio de 2016. De modo referencial, ver Proceso 336-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015, p. 7. 12 3.3. 3.4, 3.5. 3.6. 3.7. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(..)” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.*? Por su parte, el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio.
No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 18 La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica.
Desde el punto de vista de tas marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna 7 18 De modo referencial, ver Proceso 110-1P-2015 del 25 setiembre de 2015, p. 8. Ibidem. 13 3.8. 3.9. forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por si sólo pueda servir para identificarlo.19 Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.20 De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consisten exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
(..J” 3.10.Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados 3.11. exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.?1 No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.22 3.12.Es pertinente señalar que la palabra o frase que constituye un término genérico, técnico, descriptivo o de uso común respecto de los productos o servicios de una clase, puede no serlo respecto de los productos o servicios de otra clase. 19 21 Ibidem.
Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 536-1P-2015 del 23 de junio de 2016. De modo referencial, ver Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016, p.12. 14 3.13. En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza y, de ser el caso, en las clases del signo opositor, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente, la excepción que se ha señalado en el numeral 3.7. precedente.
Conexión competitiva entre productos de las Clases 1 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza Habiéndose señalado que los productos que pretende distinguir el signo solicitado (Clase 1) guardan conexión competitiva con aquellos que distingue la marca registrada en la Clase 1 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, corresponde analizar dicho tema.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.23 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, asi como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.2* Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: 24 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros ulilizarán la Clasificación internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Intemacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 15 b) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.
Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. 16 4.5. 5.1. 5.2. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.
Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva.
Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.
Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.
Preguntas formuladas por la Corte consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
Sobre la existencia de riesgo de confusión ante signos que distinguen productos de una misma clase En relación al pronunciamiento solicitado, se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el numeral 4 de la Sección D de la presente interpretación prejudicial. Sobre el riesgo de confusión entre signos compuestos por palabras de uso común en la misma clase 17 En relación al pronunciamiento solicitado, se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Apartado 3 de la Sección D de la presente interpretación prejudicial.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 00191-2014-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. )/ CM Cecilia Lufsa Ay Quinteros MAGISTRADA da Merchán Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 18 ES SECRETARÍO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19