, Ñ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 5 de septiembre de 2016 Proceso: 02-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00486 Referencia: Marcas involucradas: ARKA PLUS (mixta) y ALKA, ALKA ICE, ALKA ICE FRUTILLA, ALKA ICE SABOR MENTOL (denominativa) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 018, recibido el 13 de enero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00486; y, El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: ALRUANKA LTDA. 2. Hechos relevantes 2.1. El 26 de febrero de 2009, ALRUANKA LTDA. solicitó el registro de la marca ARKA-PLUS (mixta)? para distinguir productos comprendidos en la Clase 30? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
H 15 2.2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad industrial, INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A., presentó oposición fundamentada en el registro previo de las siguientes marcas: MARCA CLASE CERTIFICADO | VIGENCIA ALKA 30 204294 28/08/2017 ALKA ICE | 30 320845 30/08/2016 FRUTILLA ALKA ICE 30 320846 30/08/2016 ALKA ICE | 30 341472 16/11/2017 y FRUTILLA ALKA ICE | 30 341471 16/11/2017 SABOR MENTOL y Expediente interno 09-19626.
Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. 2 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3, El 27 de enero de 2010, mediante Resolución 3452, la Directora de Signos Distintivos (e) de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió declarar infundada la oposición presentada por INDUSTRIAS DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A. y conceder el registro de la marca ARKA-PLUS.
INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 3452. El 25 de marzo de 2010, mediante Resolución 16793, la Directora de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 3452. El 31 de mayo de 2010, mediante Resolución 28117, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 3452.
El 12 de octubre de 2010, INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A. interpuso demanda en acción de nulidad en contra de las resoluciones 3452, 16793 y 28117. El 25 de junio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
Argumentos de la demanda INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A. interpuso demanda en la que manifestó que: Las palabras equiparables dentro del cotejo son ARKA y ALKA, las cuales en ambos casos están escritas en forma similar, solo cambia una letra entre ambas. Existe al menos un 50% de similitud entre las marcas a comparar, lo cual demuestra una reproducción parcial del signo previamente concedido.
Las palabras ARKA y ALKA, contienen la misma secuencia vocálica, (A- A), idéntica longitud y número de silabas, idéntica terminación (KA) por lo que genera confusión ortográfica a los ojos del consumidor, pues éste no podría diferenciar a simple vista entre uno y otro producto cuando los observe de forma desprevenida. a 3.4. 4.1. 4.2. 1.1.
La palabra PLUS, no le otorga ningún tipo de distintividad para ser concedida como marca, ya que es de uso común, y está contenida en varias marcas para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.. Ambos signos se encuentran en la misma Clase Internacional. Argumentos de la contestación a la demanda ALRUANKA LTDA. presentó contestación a la demanda señalando que: No le constan los hechos sobre los cuales se soporta la demanda, sin embargo, en el expediente obra prueba documental que debe ser valorada, por lo que se atiene a lo que en derecho y en justicia resulte demostrado dentro del proceso.
No acepta las pretensiones de la actora. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 4863 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud ortográfica, figurativa, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos compuestos. 3. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras de uso común (PLUS). ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud figurativa, ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Como en el proceso interno se discute si los signos ARKA-PLUS (mixto) y ALKA, ALKA ICE, ALKA ICE FRUTILLA, ALKA ICE SABOR “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
()Jy 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. MENTOL (denominativos) son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )” Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales*.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee*. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 5 6 Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006;
Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. Proceso 397-1P-2015. Ibidem. 1.6. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.
Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante”. igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos?: 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas 7 Ibidem.
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 6 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 30 de la Clasificación internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto.
En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
Comparación entre signos mixtos y denominativos compuestos Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre un signo mixto y las marcas denominativas compuestas opositoras se abordará en este acápite este tema. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo? entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-1P-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2014 7 2.4. 2.3.2. 2.3.2.1. 2.3.2.2. 2.3.2.3. 2.3.2.4.
Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En el presente asunto, como el elemento denominativo en ambos signos es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros!0: 2.4.1.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3.
Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podria tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor 10 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-1P-2015. 8 V 2.5. 3.1. 3.2. sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3.
Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.
Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras de uso común (PLUS). Como la demandante argumentó en el proceso interno que la palabra PLUS es de uso común, se abordará este tema siguiendo los referentes jurisprudenciales del Tribunal!?. El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como palabras, prefijos o sufijos, raices o terminaciones, pero si individualmente consideradas corresponden a denominaciones genéricas, de uso común o descriptivas, se debe tener en cuenta que las expresiones de esta naturaleza ante todo adolecen de aptitud El Tribunal ha reiterado su posición en una linea jurisprudencia nutrida, dentro de la cual se destacan las siguientes providencias: Interpretación de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 29-1P-2013;
Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2015, expedida en el marco del Proceso 112-1P-2015 9 3.3, 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. distintiva para cumplir con la función de la marca, y correlativamente no pueden ser objeto de monopolio o dominio alguno porque están a la libre disposición de los comerciantes o empresarios para designar o describir sus productos.
De ahí que el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.
Sin embargo, es posible que palabras o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.
En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. No obstante lo anterior, si la exclusión de las partículas de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional los elementos de uso común, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto.
Para finalizar el tema comprendido en este punto, los términos de uso común en una clase determinada, pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, dentro del proceso interno se deberá determinar si la palabra PLUS es de uso común en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y a continuación deberá proceder a realizar la comparación excluyendo las palabras de uso común. 10 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2010-00486, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. lo Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA ¡AGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 11 Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12