TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: 115-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 3 con sede en Cuenca, República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 01803-2015-00092 Referencia: Marcas involucradas: VANDAL COLLECTION + DISEÑO (mixta) y BANDALO JEANS + LOGOTIPO (mixta) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 0344-SUTDCAC-2016, recibido el 7 de marzo de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 3 con sede en Cuenca, de la República del Ecuador, solicita interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 01803-2015-00092, y, El Auto de 5 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: FREDDY LEONARDO ULLOA ALVEAR r 2.1. 2.2. 2.3. 24. 2.5. Demandado: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) Procuraduria General del Estado Hechos relevantes El 9 de noviembre de 2012, FREDDY LEONARDO ULLOA ALVEAR (en adelante, FREDDY ULLOA) solicitó el registro de la marca VANDAL COLLECTION + DISEÑO (mixta)! para distinguir productos comprendidos en la Clase 25* del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Intelectual 574 no se presentaron oposiciones por parte de terceros. El 23 de febrero de 2015, mediante Resolución 250-2015-1EPI-CUE-SD, la Subdirectora Regional -IEP!- Cuenca resolvió denegar de oficio el registro del signo VANDAL COLLECTION + DISEÑO (mixto), por la existencia previa del registro de la marca BANDALO JEANS + LOGOTIPO? (mixta), para amparar productos de la Clase 25* de la Clasificación Internacional de Niza, registrada a nombre de SANCHEZ MORALES SEGUNDO DOMINGO.

FREDDY ULLOA presentó recurso contencioso administrativo en contra de la Resolución 250-2015-1EPI-CUE-SD. El 3 de marzo de 2016, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 3 con sede en Cuenca, de la República del Ecuador, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Expediente interno IEPI-CUE-P)-SD-2012-30991-RE, Vestuario. Resolución No. 16761. No se ha podido encontrar en el expediente la gráfica del signo. Todos los productos de la Clase 25, zapatos, sombrereria, ropa en general. ISS 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5.1. 5.2. 5.3. Argumentos de la demanda planteada por FREDDY ULLOA:. Mientras el signo solicitado se encuentra en idioma inglés, la marca concedida en español.

Los signos confrontados coinciden únicamente en dos de seis silabas. No existe confusión, toda vez que el signo solicitado está destinado a colecciones de ropa, mientras que la marca registrada está destinada a proteger jeans. De la búsqueda realizada por la propia autoridad se desprende que entre los signos existe únicamente un 40% de parecido por lo cual es un caprichoso por parte de la autoridad determinar que existe semejanza.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte del IEPI: La palabra VANDAL es de conocimiento de la mayoría del público consumidor, por la gran difusión del idioma inglés, por lo que el signo solicitado no puede ser registrado al existir una marca similar. Dentro del cotejo marcario se excluyeron los términos genéricos como JEANS y COLLECTION y se compararon únicamente los términos VANDAL y BANDALO, término último que, si bien está escrito incorrectamente, ya que la palabra es vándalo, fonéticamente existe extrema similitud entre los signos comparados, lo cual generaría riesgo de confusión o asociación en cuanto al origen empresarial de los productos, debido a que el consumidor medio los asociaría. Respecto al porcentaje de coincidencia éste es del 59% y no del 40% como lo alega el actor.

Legitimidad del acto emitido al cumplir con las formalidades y procedimiento previsto en la legislación vigente. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la Procuraduría General del Estado: Interviene en defensa del Patrocinio del Estado de conformidad con la ley. Las entidades y organismos del sector público e instituciones autónomas con personería jurídica, comparecerán por intermedio de sus representantes legales o procuradores judiciales.

Autorización a la Ab. Zobeida Robles Castillo para la defensa del caso. 1.1. NORMAS A SER INTERPRETADAS El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada, únicamente del Artículo 136 limitándolo al literal a), al tratarse de un tema relacionado con irregistrabilidad de signo por confusión y no por denegatoria por falta de distintividad del signo. De oficio se interpretará el Artículo 135 literal g) de la Decisión 4868, para analizar el tema de los signos descriptivos.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. 3. Marcas en idioma extranjero. 4.

Las palabras de uso común en la formación de una marca. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos Como en el proceso interno se discute si el signo VANDAL COLLECTION + DISEÑO (mixto) es confundible con la marca BANDALO JEANS + LOGOTIPO (mixta) es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(y “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais; ( )" 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )” Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como asi lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales”.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee?, En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica?, Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-1P-2006;

Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. Proceso 397-IP-2015. Ibidem. 1.6. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante?, Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos*!: 1.6.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público Ibidem.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 6 consumidor de los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza que identifica el signo solicitado. 1.7.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad 2.1. 2.2. 2.3. únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo mixto_con parte denominativa compuesta VANDAL COLLECTION + DISEÑO y la marca denominativa compuesta BANDALO JEANS + LOGOTIPO (mixta) se abordará en este acápite este tema. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas!? para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-1P-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-(P-2014 7 2.4. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: 2.3.3.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre el signo mixto VANDAL COLLECTION + DISEÑO y la marca mixta BANDALO JEANS + LOGOTIPO, cuyo análisis pueda permitirle a la vez identificar para el efecto, si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. Marcas en idioma extranjero.

Afirma el actor que su signo solicitado VANDAL COLLECTION + DISEÑO (mixto) se encuentra en idioma inglés, mientras que la marca materia de la negativa en español. Por su parte el IEPI ha mantenido que 8 £ 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.1. la palabra VANDAL es de conocimiento de la mayoria del público consumidor, por la gran difusión del idioma inglés, en razón de lo cual se revisará este tema.

Los signos compuestos por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrian considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto de la marca?3, La expresión VANDAL COLLECTION traducida al español significa: "colección de vandalismo”.

Cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raiz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros?*, En el presente caso se deberá determinar si la expresión VANDAL COLLECTION es conocida por los consumidores y adicionalmente deberá compararse la pronunciación de ambos signos en conflicto para verificar si en efecto hay confusión para el público consumidor.

Las palabras de uso común en la formación de una marca Afirma el IEPI que la palabra “JEANS” es un término de uso común y no ingresó al cotejo de los signos en conflicto, por lo tanto, en el presenta caso, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas. 13 14 Proceso 146-1P-2013. https://translate.google.com/?hl=esiten/esfvandal%20collection Proceso N* 69-1P-2001.

Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 759, de 6 de febrero de 2002. 9 4.2. El literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; 4.3.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. ** 4.4. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas caracteristicas (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 4.5.

En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, para lo cual se deberá tener en cuentas la previsión plasmada en el punto 4.4.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016. 10 Corte Consultante al resolver el proceso interno 01803-2015-00092, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el! Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, N A / A LO a Cecilia Luisá Ayllóruinteros Hugo Ramir Apac MAGISTRADA MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación-Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Herná mero Zambrano sta ito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11