TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: 123-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014-00251 Referencia: Marcas involucradas: ESTRELLA MORENA (mixta) y ESTRELLA DAMM (denominativa) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 0708, recibido el 11 de marzo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 134 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00251; y, El Auto de 5 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Demandado: Superintendencia de industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: Inversiones inmobiliarias Porto S.A.S. Hechos relevantes El 20 de julio de 2011, INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO S.A.A (en adelante, PORTO) solicitó el registro de la marca ESTRELLA MORENA (mixta)! para distinguir productos comprendidos en la Clase 322 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
OCo mios vio0 Ko Bca00 uta ys Ya Dco MO Yoo xo Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 636, SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM (en adelante, DAMM) presentó oposición con fundamento en el registro previo de su marca ESTRELLA DAMM (denominativa)? para amparar productos de la Clase 32* de la Clasificación internacional de Niza.
El 7 de junio de 2012, mediante Resolución 39063, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió declarar fundada la oposición y denegar el registro del signo ESTRELLA MORENA (mixto). PORTO presentó recurso de apelación en contra la Resolución 39063. Expediente interno 11-204458. Cervezas; aguas minerales y gaseosas; y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
Certificado 380048, Cervezas; aguas minerales y gaseosas; y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. 2 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. El 26 de septiembre de 2013, mediante Resolución 56357, el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial, resolvió revocar la Resolución 39063 y concediendo el registro del signo ESTRELLA MORENA (mixto).
DAMM presentó acción de nulidad en contra de la Resolución 56357. El 11 de febrero de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486.
Argumentos de la demanda planteada por DAMM: El signo solicitado ESTRELLA MORENA (mixto) y la marca registrada ESTRELLA DAMM (denominativa) son confundibles. El signo solicitado está completamente contenido en la marca registrada. Los signos confrontados inician con el mismo elemento, lo cual, en definitiva, genera el mayor impacto y recordación en la gramática de ambos.
El término MORENA indica de manera directa una de las características del producto de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende amparar bajo la marca solicitada. El término MORENA se alude a un tipo de cerveza, que se distingue de las demás por ser de color muy oscuro y sabor fuerte que recuerda al chocolate o al café. No debe considerarse en el cotejo la palabra MORENA ya que los elementos relevantes entre uno y otro signo es la expresión ESTRELLA.
El signo solicitado ESTRELLA MORENA (mixto) es similarmente confundible con la marca ESTRELLA DAMM (denominativa) desde los puntos de vista ortográfico, fonético y visual, y sin duda crearía confusión entre los consumidores. Ambos signos amparan los mismos productos por lo que tienen la misma naturaleza, finalidad, comparten canales de comercialización y publicidad siendo ambos destinados al mismo público consumidor. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4, Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la SIC: En el signo solicitado la presencia del elemento gráfico (estrella de cinco puntas y particular configuración cromática) permite a los consumidores diferenciarla de la opositora, en la cual sus propios elementos consistentes en el uso de la denominación DAMM le dota de una máxima aptitud distintiva.
El signo solicitado es de naturaleza mixta mientras que la marca registrada es denominativa. El signo solicitado posee elementos que lo hacen diferente de la marca opositora. La resolución impugnada fue expedida dentro del marco de la legalidad. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de PORTO: La palabra ESTRELLA es de uso común al encontrarse presente en otras marcas.
El cotejo se lo debe realizar entre MORENA y DAMM, entre los cuales no se presente confusión alguna. El registro de la marca ESTRELLA DAMM (denominativa) no impide que pueda ser utilizado por terceros, en nuevos signos para los mismos productos, siempre que la nueva composición gramatical tenga su propia distintividad, con es el caso de ESTRELLA MORENA.
Los elementos adicionales que agrega el signo solicitado evita la existencia de una eventual confusión entre el consumidor. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 4865 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada únicamente del Artículo 136 literal a), al tratarse de un tema relacionado con confusión y no por carencia de distintividad en sí del signo solicitado.
“Articulo _136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Cy 2. Deoficio se interpretará el Artículo 135 literal g)? de la Decisión 486, para tratar lo referente a las palabras de uso común. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2.
Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos. 3. Palabras de uso común o descriptivas en la conformación de un signo. La marca débil. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo ESTRELLA MORENA (mixto) es confundible con la marca registrada ESTRELLA DAMM (denominativa) es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )” 1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar $ “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
( )” 5 j 1.3. 1.4. 1.5. riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como asi lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales?. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee?.
En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica?. Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante?0. El vw Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006;
Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. Proceso 397-1P-2015. Ibidem. Ibidem NS 1.6. 1.7. 1.8. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos*!: 1.6.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican los signos en conflicto.
En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 7 2.1. 2.2. 2.3. necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo ESTRELLA MORENA (mixto) y la marca registrada ESTRELLA DAMM (denominativa) se abordará en este acápite este tema. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo!? entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.3.2.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.2.3.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 12 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso B4-1P-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2014 8 2.4. 2.3.2.4.
Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En el presente asunto, como el elemento denominativo del signo solicitado y del registrado es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros!3: 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.6.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podria tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015. 9 2.4.6.1.Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.2.
Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.5. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se 3. deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos ESTRELLA MORENA (mixto) y ESTRELLA DAMM (denominativo).
Palabras de uso común o descriptivas en la conformación de un signo. La marca débil 3.1. Afirma la actora que la palabra "MORENA” no debe formar parte del cotejo al ser un tipo de cerveza, ya que el signo protege productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte la demandada enuncia que "ESTRELLA” es de uso común al estar presente entre varias marcas para amparar productos de la Clase 32, por lo tanto, en el presente caso, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. 3.2.
El literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; 3.3.
Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser 10 3.4. 3.5. utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la 14 marca. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.
En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Se deberá tener en cuenta la previsión plasmada en el punto precedente. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2014-00251, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistradds que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto ¡en el último pgrrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Le Lt Hugo A MAGISTRADA MAGISTRADO 44 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016. 11 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Herná SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12