4 ld (EN, Loja J a TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Quito, 22 de septiembre de 2016 Proceso: 58-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Expediente interno del Consultante: 10448-2013-0-1801-JR-CA-24 Referencia: Marcas involucradss: PORTAL SAN BORJA (denominativa) y LOS PORTALES (denominativo) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 10448-2013-0 / 5ta.
SECA-CSJLI-PJ, recibido el 2 de febrero de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, solicitó interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 10448-2013-0-1801-JR-CA-24; y, El Auto de 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 2.1. 2.2. Demandante: Los Portales S.A. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOP'!) Tercero interesado: Tres Palmeras S.A. Hechos relevantes El 26 de julio de 2011, Tres Palmeras S.A., (en adelante TRES PALMERAS), solicitó el registro de la marca PORTAL SAN BORJA (denominativa)! para proteger servicios comprendidos en la Clase 35? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano” Los Portales S.A., presentó oposición al registro con fundamento en la existencia previa de su signo: LOS PORTALES (denominativa)? registrada en la Clase 35* de la Clasificación Internacional de Niza. Expediente No. 462462-2011/DSD. Servicios de asesoría de gestión y explotación de negocios comerciales; servicios de asesoria y administración comercial, y trabajo de oficina; servicios de reagrupamiento de cuenta de terceros, de mercaderias de diversa procedencia (excepto su transporte) en un solo ámbito para la libre elección y adquisición por parte del consumidor, servicio que puede ser prestado por comercios de venta al detalle y al por mayor, o mediante catálogos de venta Intemet, correo por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes textos y combinaciones de éstos, por medios computacionales, Word wide web y otras bases de datos; servicio de importación, exportación y representación comercial de productos y articulos diversos; programas de incentivos mediante la obtención de beneficios y descuentos para clientes de empresas comerciales para la compra de bienes y servicios a terceros; servicios de difusión de publicidad por cualquier medio de productos de cualquier naturaleza; servicios de propaganda o publicidad radiada, televisada y por cualquier otro medio; servicios de mercadeo (marketing), incluyendo servicios de estrategias de promoción, distribución y precio de productos de cualquier naturaleza, y estrategias de fidelización de clientes; servicios de estrategias de marketing de relaciones, incluyendo estrategias para obtener y/o mantener la lealtad de los clientes con empresas de terceros, incluyendo estrategias de identificación y conocimiento de clientes, estrategias de retención de clientes, gestión comercial de servicios con valor agregado, tales como recompensas y premios, acceso a información comercial, obtención de descuentos y otros beneficios para clientes: servicios de agencia de información comercial y agencias de publicidad; servicios de promoción comercial para el público mediante declaraciones o anuncios en relación con todo tipo de productos o servicios, por todos los medios de comunicación especialmente por aquellos de comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de éstos, por medios computacionales, World wide web y otras redes de bases de datos; organización de eventos y ferias con fines comerciales o de publicidad; servicios de decoración de escaparates y demostración de productos, servicios de distribución de material publicitario (prospectos y muestras), directamente o por correo; servicios de promoción comercial de bienes y servicios a través de la entrega de información a los consumidores y usuarios de tarjetas de beneficios asociadas a programas de acumulación de puntos, bonos u otras formas de cuantificar o valorizar el uso de estas tarjetas y/o descuentos promocionales.
Certificado No. 66951. Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial. SS 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. El 20 de agosto de 2012, mediante Resolución 2781-2012/CSD- INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición interpuesta por Los Portales S.A., y concedió el registro de la marca solicitada PORTAL SAN BORJA.
El 14 de septiembre de 2012, Los Portales S.A., interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 2781-2012-CSD-INDECOP!I. El 17 de septiembre de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, emitió la Resolución 3156-2013/TPI-INDECOPI, por la cual resolvió confirmar la Resolución 2781-2012/CSD-INDECOPI y, en consecuencia, otorgar el registro de la marca denominativa PORTAL SAN BORJA.
El 13 de diciembre de 2013, Los Portales S.A., presentó demanda contencioso administrativa solicitando la nulidad de la Resolución 3156- 2013/TPI-INDECOP! y que de declare fundada la oposición presentada y se niegue el registro del signo solicitado PORTAL SAN BORJA. El 27 de febrero de 2014, el INDECOPI contestó la demanda contencioso administrativa.
El 11 de marzo de 2014, TRES PALMERAS contestó la demanda contencioso administrativa. El 10 de agosto de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Diez, resolvió declarar infundada la demanda. 2.10.El 2 de septiembre de 2015, Los Portales S.A., presentó recurso de apelación, en contra de la sentencia signada como Resolución Número Diez. 2.11.El 6 de enero de 2016, mediante Auto signado con Resolución No. 3, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima suspendió el trámite y solicitó a este Tribunal la interpretación prejudicial de Artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
Argumentos de la Demanda Contencioso Administrativa Los Portales S.A., en su demanda manifestó que: 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, 4.1. 4.2. 5.1. El INDECOP! se limitó a señalar la importancia del criterio sobre la apreciación en conjunto, pero no lo aplicó al realizar el examen comparativo de los dos signos. El examen comparativo debió centrarse en el elemento dominante, esto es, el término PORTAL, ya que los términos SAN y BORJA carecen del carácter distintivo necesario para influir en la apreciación del signo al tratarse de un elemento descriptivo.
Se consideró la existencia de otras marcas registradas a nombre de terceros con la denominación PORTAL, argumentó que fue cuestionado dado que el examen comparativo, debía ser efectuado en función de los signos en conflicto, debiendo dejarse de lado la existencia o inexistencia de otros signos. Que, desde el punto de vista conceptual, no se ha tomado en cuenta que la denominación PORTAL se refiere al portal de una página web.
Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa El INDECOPI en su contestación a la demanda señaló que: Se cumplieron todos los requisitos al efectuar un examen comparativo entre los signos en conflicto, conforme a los criterios establecidos en la ley, y de ese examen se concluyó que si bien, tales signos distinguen algunos de los mismos servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, presentan diferencias que suscitan un impacto sonoro y visual completamente distinto, lo que permite su coexistencia pacífica en el registro y en el mercado.
El hecho que el signo solicitado incluya en su formación una palabra que es singular de aquella que figura en la marca de la demandante, no desvirtúa lo decidido pues se trata de una palabra usual en la conformación de marcas registradas para distinguir los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, con los cuales precisamente el signo de la demandante ya ha venido coexistiendo con anterioridad a la solicitud de registro.
Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa TRES PALMERAS, en su contestación a la demanda presentada señaló que: La marca LOS PORTALES coexiste pacíficamente con varias marcas que incluyen el término PORTAL en la misma Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4 5.2. 5.3. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. Que el término PORTAL es un signo de uso común en dicha clase, que puede coexistir con diferentes marcas, siempre que contenga otros elementos que le otorguen distintividad.
Respecto a la posibilidad de riesgo de confusión, se perciben diferencias notorias tanto gráficas como fonéticas que permiten su coexistencia en el mercado, por lo que el signo PORTAL SAN BORJA, cumple con todos los requisitos legales. Argumentos de la Sentencia signada como resolución Diez La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió que;
La resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, pues expone en forma clara y concreta los argumentos por los cuales el INDECOP! concedió el registro del signo solicitado. Si bien existe similitud al emplear el vocablo PORTAL que es el singular del término PORTALES, la inclusión de los términos SAN BORJA, en el signo solicitado a registro, determina que, desde el aspecto fonético y gráfico, suscite una impresión distinta frente a la marca LOS PORTALES, lo cual se hace evidente si se toma en cuenta la distinta secuencia de las vocales y consonantes que conforman los signos confrontados.
Desde el punto de vista conceptual, si bien los términos PORTAL y PORTALES presentan el mismo significado, dicho término también es utilizado frecuentemente en el ámbito del internet para designar a los sitios web que ofrecen distintos recursos y servicios, como buscadores, foros, venta electrónica, servicios de noticias, entre otros. El término LOS PORTALES podría ser entendido conceptualmente como un conjunto de puertas o estancias principales de una casa o palacio, así como también un conjunto de sitios web, haciendo referencia a una generalidad, en cambio la denominación PORTAL unida a la expresión SAN BORJA, que es entendida por el consumidor promedio como el nombre de un distrito de la ciudad de Lima, puede ser entendido como una puerta, un sitio, lugar o página web relacionada con dicho lugar, que le otorga una mayor determinación, sin que ello signifique una descripción directa o evocación respecto de los servicios que identifica.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a)$. Procede la interpretación solicitada. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2.
Comparación entre signos denominativos compuestos. 3. Palabras de uso común o descriptivas en la conformación de un signo. La marca débil. 4. Signos evocativos. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1%. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1.
Como en el proceso interno se discute si el signo PORTAL SAN BORJA (denominativo) y la marca LOS PORTALES (denominativa) son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. 1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público 5 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; tay" di 1.3. 1.4, 1.5. 1.6. consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales!.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos”: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24- IP-2009. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009, 7 1.7. 1.8. 1.9. 2.1. 1.6.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.
Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto.
Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En conclusión, deberá en el caso en análisis verificarse si existe confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo a lo antes desarrollado. Comparación entre signos denominativos compuestos Como la controversia discutida en el proceso interno radica en parte en la posibilidad de confusión entre el signo PORTAL SAN BORJA (denominativo), solicitado, con la marca registrada LOS PORTALES (denominativa), es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, 2.2. 2.3. los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto?.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias linguisticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en:? a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o, b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos denominativos, la Corte Consultante debe proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas?: 2.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 10 Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016.
Ibid. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 156-IP-2005; y la Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-1P-2013. 9 2,4. En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros!?: 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.6. 2.4.6.1. 2.4.6.2.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. du Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 en el Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 en el Proceso 26-1P-2015 e, f Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 en el Proceso 250-1P-2015. 10 0 e 2.4.6.3.
Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.5. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, la autoridad deberá 3.1. 3.2. proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos en conflicto.
Palabras de uso común en la conformación de un signo. La marca débil TRES PALMERAS SAA., afirma que el término “PORTAL” es un término de uso común. En el presente caso, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas. El literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; 3.3.
Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.*? 3.4. En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016. 11 se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 4.
Signos evocativos Es importante señalar que los vocablos PORTAL y PORTALES eventualmente podrían representar un mismo significado, o evocar un mismo o similar concepto, por lo que es pertinente hace referencia a la evocación de los signos. 4.1. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial caracteristica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo!3, 4.2.
Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. ** 4.3. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.*5 4.4.
En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de los signos en conflicto PORTAL y PORTALES y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 10448-2013-0-1801-JR-CA-24, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 13 De modo referencial, ver Proceso 327-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, p. 12. 14 Ibidem. ne Ibidem. 12 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
A ) Cecilia 1 “AyISR Óuinteros MAGISTRADA De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación-Prejudicial el Presidente y el Secretario. SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13