TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de agosto de 2016 Proceso: 614-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00341 Referencia: Marcas involucradas: SHAPE-UPS (denominativa) y UPS (mixta) Magistrado Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 3811, recibido el 17 de noviembre de 2015, mediante el cual Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00341; y, El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: SCKECHERS U.S.A., INC. I1 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia Hechos relevantes El 25 de febrero de 2009, SCKECHERS U.S.A., INC. II (en adelante, SCKECHERS) solicitó el registto de la marca SHAPE-UPS (denominativa)? para distinguir productos comprendidos en la Clase 25? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. El 11 de septiembre de 2009, mediante Resolución 46149, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió negar de oficio el registro del signo SHAPE-UPS (denominativo)? por considerarla confundible con la marca UPS (mixta) registrada en la Clase Internacional 25* a favor de UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC. SCKECHERS presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 46149.

El 27 de enero de 2010, mediante Resolución 3464, la Jefe de la División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 46149. Expediente interno 09-018946. calzado, a saber, zapatos, zapatos de tela con suela de goma, tenis, sandalias, zapatillas, chancletas, pantuflas y botas. Certificado 284630. Ropa, sombreros, pantalonetas, sweaters, chaquetas, medias, abrigos, camisetas, pantalones, camisas, chalecos, camisetas deportivas, ropa para lluvia, zapatos y guantes. 2 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

El 26 de marzo de 2010, mediante Resolución 17461, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 46149, SCKECHERS interpuso demanda en acción de nulidad en contra de las resoluciones 3464, 17461 y 46149. El 10 de abril de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda SCKECHERS interpuso demanda en la que manifestó que: El signo SHAPE UPS en su conjunto indivisible, caprichoso y novedoso posee fuerza distintiva suficiente, respecto de la marca UPS. Los signos confrontados poseen diferencias en cuanto a su composición ortográfica y al diseño que hace parte esencial y predominante de la marca registrada, lo cual permite ver una notoria diferencia que les permite coexistir en el mercado sin riesgo de confusión. En cuanto a la diferencia fonética existente entre los dos signos se puede verificar que mientras la pronunciación de la marca solicitada se perfecciona en dos tiempos, la marca base de la negativa exige que su pronunciación se haga en tres tiempos, articulando cada una de las letras que lo componen por SHAPE UPS vs. UPS.

Respecto al aspecto ideológico, la expresión SHAPE UPS significa "estar en forma, estar bien, mantener una buena figura o apariencia" mientras que la letra UPS base de la negativa corresponde a las iniciales del nombre de la sociedad titular del registro U= United, P= Parcel, S= Service. Al realizar la comparación entre los signos en conflicto, la Oficina de Marcas individualizó y parcializó las marcas a diferenciar y desconoció las expresiones predominantes y características de ambos signos, teniendo en cuenta únicamente la palabra UPS, que es la única coincidencia entre los signos enfrentados, desconociendo los factores visuales, fonéticos e ideológicos, que son parte integrante de los signos enfrentados.

SCKECHERS ya es titular de las marcas SCKECHERS SHAPE-UPS, FIRM-UPS y TONE-UPS para productos de la Clase Internacional 25, las cuales coexisten con el signo UPS base de la negativa. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. Argumentos de la contestación a la demanda La SIC presentó contestación a la demanda señalando que: Con la emisión de las resoluciones impugnadas, no se violó ninguna disposición contenida en la Decisión 486 de la Comunidad Andina., ni desconoció los criterios jurisprudenciales y doctrinarios para el cotejo marcario.

El signo solicitado SHAPE UPS (denominativo) es similarmente confundible con la marca previamente registrada UPS (mixta) por lo tanto, el signo solicitado incurre en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486. El elemento primordial o característico de ambos signos es el denominativo, no sólo a la fuerza expresiva que tienen las palabras sino también a que es la palabra, normalmente, el medio como el consumidor solicita los productos en el mercado.

Entre los signos SHAPE UPS vs. UPS existen semejanzas que pueden en efecto inducir a error al consumidor, pues el signo SHAPE UPS incluye en su totalidad el elemento denominativo de la marca mixta registrada anteriormente UPS, además de que los productos están incluidos en los que ampara la marca registrada. A mayor similitud entre los signos debe haber mayor diferenciación entre los productos y/o servicios que cada uno ampara, situación que no se produjo entre el signo solicitado y la marca registrada.

Si bien la traducción del inglés al español de la expresión SHAPE UPS es "estar en forma, estar bien, mantener una buena figura o apariencia” tal traducción no es obvia o de conocimiento público para el consumidor promedio colombiano, toda vez que el idioma oficial en Colombia es el castellano y no el inglés, a lo sumo el consumidor promedio conoce el significado de UP, pero la composición de SHAPE UPS no es de común manejo o utilización, siendo por tanto una marca de fantasía. NORMAS A SER INTERPRETADAS El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No procede la interpretación del Artículo 134 de la citada norma por no Cc. 1.1. 1.2. considerarse pertinente. Procede la interpretación del Artículo 136 literal a) de la misma normativa*, TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica, figurativa o gráfica.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos. 3. Análisis de registrabilidad de signos conformados por palabras en idioma extranjero. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud ortográfica, fonética e ideológica, figurativa o gráfica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Como en el proceso interno se discute si los signos SHAPE UPS (denominativo) y UPS (mixto) son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )” Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el 5 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; > 1.3. 1.4. 1.5. público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudicialesf, En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto.

El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee”. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económical, Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante?. Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-1P-2006;

Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-1P-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. Proceso 397-IP-2015. Ibidem. lbidem. 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben 1.7. 1.8. observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos?': 1.6.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 7 a 2.1. 2.2. 2.3. necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos SHAPE UPS (denominativo) y UPS (mixto).

Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre un signo denominativo compuesto y uno mixto se abordará en este acápite este tema. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo!*! entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.3.2.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.2.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de ta Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-1P-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014 8 2.3.2.4.

Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo del signo solicitado es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros??: 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.6.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos O servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes O preponderantes. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-1P-2015. 9 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 2.4.6.1.

Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 24.6.2. Sila palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos SHAPE UPS y UPS. Análisis de registrabilidad de signos conformados por palabras en idioma extranjero.

Afirma la compañía actora que la expresión SHAPE UPS significa “estar en forma, estar bien, mantener una buena figura o apariencia” mientras que la letra UPS base de la negativa corresponde a las iniciales del nombre de la sociedad titular del registro U= United, P= Parcel, S= Service. Por su parte la SIC enuncia que al ser el castellano el idioma oficial en Colombia, la expresión SHAPE UPS no es de común conocimiento del común consumidor, por lo que se analizará este tema.

En atención a que el signo solicitado se encuentra conformado por denominaciones en idioma extranjero, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.?3 Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.** 13 14 De modo referencial, ver Proceso 57-1P-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, p. 12.

De modo referencial, ver Proceso 146-1P-2013, de fecha 25 de septiembre de 2013, p. 12. 10 3.6. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacia de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.

Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 3.7. Se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público al que se encuentran dirigidos los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas de los productos precitados.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2010-00341, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estaílto del Tribunal. Cecilia Luisa Aylión Quinteros MAGISTRADA Hernál era Zámbrano HugolRamiro Gómez Ápac AGISTRADO D 11 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 7 Gústa sl BOS SECRETARIO Notifíquese a la Corie Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12