% Y (EN (sia) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: 523-1P-2015 Asunto: Informe de Admisión Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Expediente interno del Consultante: 05028-2011-0-1801-JR-CA-11 Referencia: Apelación demanda contenciosa administrativa.

Signos involucrados: BEBEMIL y BLEMIL Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 5028-2011-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido vía correo electrónico, el 6 de octubre de 2015, mediante el cual, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante el cua! solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 05028-2011-0-1801-JR- CA-11; y, El Auto del 19 de febrero del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso interno: Demandante: Sanboy-Comércio De Bens Alimentares, Servicios e Investimentos, Lda. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de la República del Perú. Peruvian Heritage S.A.C. Hechos Relevantes El 24 de septiembre de 2009, Peruvian Heritage S.A.C. solicitó el registro del signo BEBEMIL (denominativo) para distinguir “( ) carne, pescado, aves y caza; extractos de came; frutas y legumbres en conserva, seca y cocida; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas”, reconocidos dentro de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 22 de diciembre de 2009, Sanboy-Comércio de Bens Alimentares, Servicios e Investimentos, LDA. (en adelante, SANBOY); presentó oposición con base en su marca BLEMIL (denominativa) para distinguir “( ) productos farmacéuticos, y veterinarios, productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animal dañinos; fungicidas y herbicidas”, de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Blemil El 13 de septiembre de 2009, mediante Resolución 001987-2010/CSD- INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por SANBOY concediendo asi el registro de la marca BEBEMIL. El 5 de octubre de 2010, SANBOY interpuso recurso de apelación contra la Resolución 0001987-2010/CSD-INDECOPI. El 15 de junio del 2012, mediante Resolución 1238-2011/TPI-INDECOPI el Tribunal del Indecopi confirmó la Resolución motivo de apelación, por lo tanto, concedió el registro de la marca BEBEMIL a favor de Peruvian Heritage S.A.C. El 23 de septiembre del 2012, SANBOY interpuso demanda contenciosa administrativa, contra el Indecopi y Peruvian Heritage S.A.C., solicitando se declare nula la Resolución 1238-2011/TPI-INDECOPI.

El 28 de diciembre de 2012, Peruvian Heritage S.A.C. contestó la demanda. 2.8. 2.9. El 4 de enero de 2013, el Indecopi contestó la demanda. El 20 de mayo de 2014, mediante Sentencia signada como Resolución Diez el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado declaró infundada la demanda. 2.10.

El 23 de junio de 2014, SANBOY interpuso recurso de apelación. 2.11. Mediante Auto de 7 de agosto de 2015 la Quinta Sala Especializada en lo 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa SANBOY en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Si bien las marcas deben examinarse globalmente, hay que tener en cuenta que el modo particular de los elementos distintivos y dominantes de las mismas tienen en cuenta los elementos más expresivos, que con mayor fuerza impactan en la mente del consumidor y atraen con más fuerza su atención. Se puede apreciar de manera clara, puesto que se repite en cada caso los fonemas iniciales B/E y los finales M/l/L. Además, debido a que se trata de las mismas gráficas, los signos serían confundibles tanto a nivel gráfico como fonético.

Existe similitud en las primeras sílabas (BE, BLE) dada la identidad vocálica y consonántica. Respecto a los productos que distinguen los signos en cuestión, se debe señalar que los productos que pretende distinguir el signo solicitado son: carne, pescado, ave y casa; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales se encuentran vinculados con los productos que distingue la marca registrada en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa El Indecopi en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 5.1. 5.2. Sanboy no ha presentado argumentación alguna de que su marca es notoriamente conocida, no existe prueba alguna tendiente a acreditar tal condición, razón por la cual no resulta merecedora de la protección ampliada que la ley otorga a este tipo especial de signos distintivos, por lo que no resulta aplicable la prohibición de registro prevista en el Artículo 136 Inciso h) de la Decisión 486.

El signo BEBEMIL y la marca registrada BLEMIL no son semejantes, debido a que, si bien los signos comparten la partícula final MIL, difieren en el término BEBE en el signo solicitado y la partícula BLE en la marca registrada, lo que determina que los signos generen una impresión de conjunto diferente. Una vez confrontados los signos, la impresión fonética y gráfica de conjunto que suscitan es distinta debido a la extensión de los signos BEBEMIL / BLEMIL, y la secuencia de consonantes que contienen también es distinta.

En el aspecto gráfico se puede apreciar que, si bien ambos comparten la letra inicial B y la última sílaba, difieren en sus partículas iniciales BE- BE/ BLE, presentando una secuencia de consonantes distintas y un número de sílabas distinto. Respecto a la mayor fuerza de voz en la sílaba MIL, debemos precisar que la impresión en conjunto distinta que generan los signos en la mente del consumidor BEBEMIL / BLEMIL, no puede ser dejada de lado por la presencia de una mayor fuerza de voz en una misma sílaba.

La partícula MIL se encuentra incluida en una pluralidad de marcas de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que constituye una partícula de uso frecuente para esa Clase. Argumentos de la contestación a la Demanda PERUVIAN HERITAGE S.A.C., en su contestación a la demanda expuso, en lo principal, los siguientes argumentos: No existe conexión competitiva entre los productos de la Clase 5 y 29 de la Clasificación Internacional de Niza, puesto que son productos de distinta naturaleza y finalidad.

Cabe señalar que, si bien se puede considerar que los productos distinguidos por ambos signos son productos alimenticios, su uso no es complementario y tiene finalidad totalmente distinta. Respecto a la conformación de las denominaciones BEBEMIL y BLEMIL, se puede apreciar que poseen distinta secuencia de sílabas, que existe distinta secuencia de consonantes, y que la sílaba inicial es totalmente distinta, se tiene BE en el caso de BEBEMIL y BLE en el caso de BLEMIL.

Sentencia de Primera Instancia 6.1. El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, declaró infundada la demanda al concluir que ambos signos generan un impacto visual de conjunto diferente, y que si bien coinciden en la utilización de las letras B-E-M-I-L así como en la partícula final MIL que constituye en ambos casos la sílaba tónica, las diferencias fonéticas y gráficas que existen entre los signos en cuestión; como lo es la distinta pronunciación y entonación de los signos en conjunto, aunado a la diferente ubicación y extensión de los grafemas que los conforman, hacen factible que no exista riesgo de confusión o error en el consumidor medio.

Argumentos de los Recursos de Apelación SANBOY dentro de su recurso de apelación se mantiene en la misma posición planteada en la demanda contenciosa administrativa. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante, ha solicitado la interpretación prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, el cual se interpretara por ser procedente, adicionalmente ha solicitado que se dé respuesta a la siguiente pregunta: ¿El cotejo marcario respecto al aspecto gráfico y fonético que debe realizar la autoridad administrativa, debe incidir en criterios como la secuencia de consonantes, sílabas, número de letras, y la separación de las partículas que componen el signo denominativo, o el mayor énfasis debe radicar en la impresión de conjunto del signo, es decir en la primera impresión que logren los signos distintivos en el consumidor y si estos resultan similares? De oficio se interpretarán los Artículos Literal g) del 135, 224, Literales a), b) y c) del 226, 228 y Literal a) del 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, pues en el expediente interno se argumenta la *( ) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 8) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, a para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pals; (.) Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

( ) LS a-> existencia de particulas de uso común en la conformación de las marcas en disputa y se alega la notoriedad de la marca opositora. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud Fonética, ortográfica, gráfica o figurativa, ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación. Comparación entre marcas denominativas.

Partículas de uso común (MIL) en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. ó La marca notoriamente conocida. Su protección. Conexión competitiva entre productos de las Clases 29 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

(-.) a) b) c) (--) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos O servicios; daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: 8) b) c) lu] e) 9) h) D D K el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; ta duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; ta duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa tilular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigledad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero”. 1.1. 1.2. 1.3. Respuesta a la pregunta formulada. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud Fonética, ortográfica, gráfica o figurativa, ideológica o conceptual.

Riesgo de confusión y de asociación. En el proceso interno se discute si los signos denominativos BEBEMIL y BLEMIL son confundibles, por lo que es pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (..) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )”. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 1.4. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.

Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrían ser registrables.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: 1.4.1. La confusión directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, 1.4.2.

La confusión indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.* 1.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6.

Al resolver el recurso interpuesto se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 3 Vera modo de referencia el Proceso 51 2-1P-2014, de 15 de julio de 2015.

Caso: "LOCKHEED MARTIN”. 4 Ver a modo de referencia el Proceso 89-Ip-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: “ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR". 8 1.7. 1.8. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.7.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.7.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.7.4.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. Es importante que al resolver el recurso interpuesto se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación..

Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente con las marcas denominativas BEBEMIL y BLEMIL, sea que se trate de los mismos productos o de productos vinculados competitivamente.

Comparación entre marcas denominativas mi 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. Considerando que en el proceso interno se ha discutido la posibilidad de que pueda existir confusión entre los signos denominativos BEBEMIL y BLEMIL, se debe verificar que se los haya comparado teniendo en cuenta las siguientes reglas?: 2.1.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética, pero teniendo en cuenta las letras, sílabas o palabras que posean una función diferenciadora en el conjunto, puesto que esto último ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.1.2.

Se debe tener en cuenta la silaba tónica al realizar la comparación de los signos, pues si esta ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.1.3. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. 2.1.4. Se debe determinar cuál es el elemento que impacta más fuertemente en la mente del consumidor, pues esto revelaría cómo es captada la marca en el mercado.

Se deberá verificar si al cotejar los signos en conflicto se realizó el cotejo de conformidad con las reglas y los parámetros expuestos con la finalidad de poder establecer la eventual existencia de confusión y/o de asociación entre los signos denominativos BEBEMIL y BLEMIL. Partículas de uso común (MIL) en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza El INDECOPI en su contestación a la demanda ha manifestado que la “( ) partícula MIL se encuentra incluida en una pluralidad de marcas de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que constituye una partícula de uso frecuente para esa Clase”.

En este marco, es apropiado referirse a las partículas genéricas y de uso común utilizadas en la conformación de marcas. Para lo anterior, se reitera lo expresado? en interpretaciones precedentes, esto es, que al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raices O terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que no podrán registrarse como marcas los A modo de referencia se deberán tener en cuenta varias interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en las cuales se han adoptado las precitadas reglas, entre ellas las dictadas dentro de los Procesos 156-1P-2015, 200-1P-2013 y 438-1P-2015, Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 17-IP-2013. 10 signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. 3.4.

Si bien la aludida norma prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 3.5. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 3.6. Se deberá tener en cuenta si la partícula “MIL” es de uso común en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación y que, posteriormente, se debe realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común, si es que dicha palabra forma parte del conjunto de la marca de conformidad con lo expresado en la presente interpretación. La marca notoriamente conocida, Su protección 4.1.

En el proceso interno, el INDECOPI de la República de Perú en su contestación a la demanda ha manifestado que la actora “( ) no ha presentado argumentación alguna de que su marca es notoriamente conocida, no existe prueba alguna tendiente a acreditar tal condición, razón por la cual no resulta merecedora de la protección ampliada que la ley otorga a este tipo especial de signos distintivos, por lo que no resulta aplicable la prohibición de registro prevista en el Artículo 136 Inciso h) de la Decisión 486”.

Por lo tanto, el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a su protección. 4.2. Como se ha dicho en anteriores interpretaciones?, en los Artículos 224 a 236 del Título X! de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. 4.3. En el antes aludido Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titutar de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. "DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. Revisar a modo de referencia la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, en el marco del Proceso 23-P- 2013. 11 4.4.

En el Artículo 224 de la referida Decisión consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido”. De éste se pueden desprender las siguientes características: 4.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente”, 4.4.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 4.4.3.

La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 4.5. El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. 4.6. El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad, lo cual implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, deberá establecer!* la eventual existencia de riesgos de confusión o asociación, de uso parasitario o de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria. «( ) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”. 4.7.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro 9 “ ) Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente, de la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido”. dy El Artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 136 literal h) de la Comisión de la Comunidad Andina, 9: 4.8. 4.9. donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.

De igual manera, no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el Pais Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

La protección a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el Articulo 229 Literal b) de referida Decisión, dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pais Miembro. 4.10.La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se 4.11. aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo Pals Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 4.12.La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado, estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario'?. 4.12.1.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen 12 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo. “LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”.

Revista Foro No. 6, ll semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. 13 empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. 4.12.2.

El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 4.12.3. El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 4.124.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 4.13.El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

El reconocimiento de dicha notoriedad debe ser otorgado por la Autoridad Nacional competente, con base en que según el Artículo 228 de la Decisión 486, norma que establece una lista no taxativa de factores que sirven para determinar la notoriedad de un signo distintivo. Es importante tener presente que la normativa comunitaria protege la marca notoriamente conocida al configurarse cualquiera de los antes referidos riesgos. 4.14.

Conforme a lo considerado, corresponde que se verifique lo argumentado por SANBOY, en relación con la notoriedad del signo denominativo BLEMIL previamente registrado para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, con la finalidad de proteger adecuadamente al signo que efectivamente haya probado ser notoriamente conocido contra su uso y registro no autorizado.

Conexión competitiva entre productos de las Clases 29 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. En la controversia planteada se advierte que el signo denominativo cuyo registro se ha solicitado BEBEMIL pretende distinguir productos de la 14 Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la marca denominativa registtada y base de la oposición BLEMIL distingue productos incluidos en la Clase 5 de la precitada Clasificación Internacional, siendo además que SABOY en su demanda ha manifestado que los productos que distinguen los signos en cuestión “( ) se encuentran vinculados”, mientras que Peruvian Heritage S.A.C. en su contestación ha afirmado que “( ) no existe conexión competitiva entre los productos de la Clase 5 y 29 de la Clasificación Intemacional, puesto que son productos de distinta naturaleza y finalidad”. 5.2.

En ese sentido, resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos de la Clase 29 que pretende distinguir el signo solicitado y los productos de la Clase 5 que distingue la marca registrada. 5.3. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.1 5.4.

Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, deberá analizarse la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.** 5.5.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza!* 13. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros - utilizarán la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de ta Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud_ni ta disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 15 El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes 6 correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.

Véase, por ejemplo, Proceso 67-1P-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 3; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. £ b) Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines!*', la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.

El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos” Para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.*? Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un 16 Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-1P-2015, ya cilada, pp. 12-13, 7 Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios, D De modo referencial ver, Proceso 68-1P-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. 16 ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro'?. Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 5.6.

Conforme los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva.?* 6.

Respuesta a la pregunta formulada La Corte consultante ha solicitado que nos pronunciemos expresamente sobre la siguiente pregunta: ¿El cotejo marcario respecto al aspecto gráfico y fonético que debe realizar la autoridad administrativa, debe incidir en criterios como la secuencia de consonantes, sílabas, número de letras, y la separación de las partículas que componen el signo denominativo, o el mayor énfasis debe radicar en la impresión de conjunto del signo, es decir en la primera impresión que logren los signos distintivos en el consumidor y si estos resultan similares? Conforme a lo expuesto al desarrollar la presente interpretación, al realizar el cotejo marcario la autoridad deberá verificar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA”. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”, Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relcivamente más barato, ocumiendo por tanto un efecto sustitución. Véase: tos:.£008 £pe E fe Shi metro o el E de mayo de 20 E Ver Interpretaciones prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 17 asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta al valorar la similitud entre dos signos que esta puede ser en sus aspectos fonético, ortográfico, figurativo y conceptual, conforme se ha señalado al desarrollar el primer y segundo tema de la presente interpretación, sin embargo, al realizar dicho examen de confundibilidad se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética, pero teniendo en cuenta las letras, sllabas o palabras que posean una función diferenciadora en el conjunto, puesto que esto último ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala Consultante al resolver el proceso interno 05028-2011-0-1801-JR-CA-11, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. j pl de Cecilia Luigg/Ayllón Quinteros MAGISTRADA De acuerdo con el / con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, fi irman igualmente la AA el Presidente y el Secreta Dr. Herná mero to a. Áfexo.

ENTE Notifíquese a la Sala Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13