o D S US TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 543-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00419 Referencia: Diseño industrial: "SOPORTE METÁLICO" Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 3344 recibido el 16 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los articulos 115 y 124 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N* 2013-00419; y, El auto de 21 de septiembre de 2016 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: INDUSTRIA COLOMBIANA DE PERFILES METÁLICOS S.A.- ICOPERFILES S.A. Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA 5 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3.1. 3.2. Tercero Interesado: HÉCTOR JIMÉNEZ TORRES Hechos Relevantes: El 10 de agosto de 2012, HÉCTOR JIMÉNEZ TORRES (en adelante HECTOR JIMENEZ) solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del diseño industrial SOPORTE METÁLICO. — (Expediente administrativo 12- AB r1r1 Una vez publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 651 de 31 de agosto de 2012, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.
El 30 de octubre de 2012, la División de Nuevas Creaciones mediante Resolución 64960, concedió el registro del diseño industrial solicitado. El 5 de agosto de 2013, INDUSTRIA COLOMBIANA DE PERFILES METÁLICOS S.A - ¡COPERFILES S.A. (en adelante ICOPERFILES) interpuso ante el Consejo de Estado de la República de Colombia demanda de nulidad contra la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitando como pretensión principal la nulidad del anterior acto administrativo.
El 14 de octubre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante Oficio 3344, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la Demanda presentados por ¡ICOPERFILES: Indicó que en el trámite de los expedientes 2001-23888 y 2003-62495 (solicitud de concesión de modelos de utilidad), se evidenció la existencia previa del diseño objeto de la solicitud.
En el último procedimiento, HECTOR JIMÉNEZ TORRES en calidad de opositor, dio a conocer de la existencia previa de dicho diseño. Agregó que el CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A., introdujo de manera directa en el sector de la construcción el sistema de perfil metálico o entrepiso? desde el año 2001. Un sistema de entrepiso para construcciones con base en la inclusión de un elemento perfilado metálico a manera de canalete que facilita y agiliza la construcción entre si de tales sistemas 2 3.3. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.
Sostuvo que los mencionados antecedentes fueron manifiestamente conocidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, y con estos se pudo haber determinado de manera evidente la falta de novedad del diseño solicitado a registro. Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Indicó que no se presentaron oposiciones y, en consecuencia, la administración no realizó de oficio ningún estudio de novedad.
Expresó que la forma del diseño solicitado no era parte del estado de la técnica. Sostuvo que el diseño solicitado no carece manifiestamente de novedad, por cuanto se trata de una forma con alto carácter técnico-funcional, no presenta una configuración habitual y no es conocida por el consumidor. Los antecedentes que presenta el demandante no constituyen suficientes elementos de juicio para desvirtuar la novedad.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 115 y 124 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina los cuales se realizarán por ser procedente. De oficio, se interpretarán los artículos 113 por cuanto el primero establece la definición de diseño industrial y así como el artículo 116 literal b) de la misma normativa pues determina los parámetros en qué diseños industriales no son registrables?.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.
Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de priondad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.
Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones. Artículo 116.- No serán registrables: (.) b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; 3 1.1 1.2.
1.3. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Ámbito de protección del Diseño Industrial. Requisitos para el registro. Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico o funcional. El análisis de oficio cuando el diseño solicitado carezca “manifiestamente” de novedad.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Ámbito de protección del Diseño Industrial. Requisitos para el registro Como en el procedimiento interno se solicitó el registro del diseño industrial “SOPORTE METÁLICO”, el Tribunal abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales pertinentes”. El Título V de la Decisión 486 (arts. 113 a 133), regula la figura del diseño industrial.
El articulo 113 define el diseño industrial de la siguiente manera: “Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas O combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional O tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.
De la anterior definición normativa, se podrían establecer las siguientes características de la figura del diseño industrial: 1.3.1. Finalidad estética (apariencia especial). La finalidad del diseño industrial es claramente estética, es decir, busca proteger (..) Artículo 124.- Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, O si no se hubiese presentado oposición, la oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los artículos 113 y 116.
La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentará una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial. Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud.
Artículo 126.- Cumplidos los requisitos establecidos, la oficina nacional competente concederá el registro del diseño industrial y expedirá a su titular el certificado correspondiente. Si tales requisitos no se cumplieran, la oficina nacional competente denegará el registro. Se puede ver las Interpretaciones Prejudiciales 87-IP-2010 de 41 de noviembre de 2010 y 248- 1P-2015 de 4 de febrero de 2016.
Sobre las caracteristicas de los Diseños industriales se puede ver: Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, octubre, 2002, 4 la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica.
Dicha apariencia estética puede estar representada por cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, que le den la diseño unos rasgos propios y singulares*. 1.3.2. Visibilidad. Debe ser percibidos visualmente por el usuario durante el uso normal del producto. Se debe entender por uso normal el que realiza el consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. 1.3.3.
Recae sobre aspectos no técnicos. Las caracteristicas exteriores que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos, constituyen el objeto protegible por el diseño industrial. 1.3.4. Incorporación en un artículo utilitario. Aunque la finalidad del diseño industrial es estética, deben estar plasmados sobre artículos utilitarios para que cumpla su verdadera función, es decir, servir de elemento de atracción de los consumidores en la elección de los productos.
Esto quiere decir que el Diseño industrial debe tener aplicación industrial; en esto se diferencia de las obras de arte. Requisitos y efectos del registro 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. El derecho sobre un diseño industrial se adquiere con el registro ante la autoridad nacional competente. Esto quiere decir que el acto de registro es constitutivo del derecho, cuya duración será de diez (10) años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el Pais Miembro (artículo 128 de la Decisión 486).
El requisito esencial para adquirir el registro de un diseño industrial es la novedad. De conformidad con el artículo 115 de la Decisión 486 un diseño industrial es nuevo si no hubiese sido conocido por el público por cualquier medio, en cualquier lugar o momento, antes de la fecha de la solicitud de registro o de la prioridad válidamente invocada.
Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, está circunscribiendo el conocimiento del diseño industrial a cualquier parte del mundo y no sólo al país miembro en el que se solicitó el registro del diseño (criterio de novedad absoluta). Si bien la Decisión 486 no extiende expresamente las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales, ya que la intención del legislador comunitario era separar las dos figuras, el Tribunal Se pude ver la Interpretación Prejudicial 71-IP-2005 de 6 de julio de 2005 1.8. 1.9. encuentra que las causales de irregistrabilidad de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, en lo que corresponda de conformidad con su naturaleza, serán aplicables a la figura del diseño industrial.
Lo mencionado es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios. En consecuencia con lo anterior, no es registrable un diseño industrial que consista exclusivamente en formas usuales de los productos, ni tampoco si es confundible con otros signos distintivos previamente registrados o solicitados.
Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado. 1.10. Además de analizar la novedad del diseño industrial solicitado a registro, 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. debe verificar que no se encuentre incurso, en lo que corresponda con su naturaleza, en las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico o funcional Como en el proceso interno se discute la existencia de antecedentes con característica técnico-funcionales, se abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia”.
El literal b) del artículo 116 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los diseños industriales cuando la apariencia de los mismos estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador. De esta manera estamos frente a dos situaciones de prohibición de un diseño industrial una cuando la apariencia esté dada por consideraciones de orden técnico; y la otra cuando la apariencia esté dada por la realización de una función técnica.
Al respecto nos encontramos frente a dos conceptos ligados entre si, pues una consideración de orden técnico es aquella que concede a un producto las características propias de su funcionamiento, mientras que la realización de una función técnica significa que sin estas Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 195-1P-2013 del 20 de marzo de 2014.
Sobre esto se puede ver las Interpretaciones Prejudiciales 248-IP-2015 del 4 de febrero de 2016 y 155-IP-2015 del 19 de febrero de 2016. 6 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. caracteristicas el producto no podría obtener los resultados para los que fue creado o no podría conceder las necesidades que persigue. De esta manera, y como se tiene dicho a lo largo de la presente interpretación prejudicial, la característica principal del diseño industrial es conceder a un producto una caracteristica externa especial y diferente a las ya existentes al margen de las consideraciones de orden técnico o de la función técnica del producto.
Por lo tanto, se recalca que en el diseño industrial se debe observar el aporte arbitrario y único del creador de dicho diseño frente a la función o al aporte técnico que tenga el diseño. En el caso de que el diseño industrial no esté dotado de este aporte arbitrario de su creador, no podrá ser registrado ya que será considerado como un simple objeto cuya apariencia externa responda Únicamente a cuestiones técnicas del diseño y, en consecuencia, cualquier empresario lo podría utilizar en el mercado.
Por lo tanto, se deberá determinar si la apariencia del SOPORTE METÁLICO está dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, y de esta forma entrar a establecer si cumple con el requisito de novedad. El análisis de oficio cuando el diseño solicitado carezca “manifiestamente” de novedad Como en el proceso interno se discute si el diseño industrial SOPORTE METÁLICO carece manifiestamente de novedad, se abordará el tema propuesto.
El párrafo segundo del artículo 124 de la Decisión 486 consagra una expresa prohibición para la oficina nacional competente en el campo de los diseños industriales: no podrá realizar de oficio la solicitud de un diseño industrial argumentando la falta de novedad. Esto implica que si no se presentan oposiciones, la oficina únicamente analizará si el objeto de la solicitud es protegible mediante la figura del diseño industrial, es decir, si cumple con las caracteristicas básicas contenidas en la definición plasmada en el artículo 113 de la Decisión 486, y si no está incurso en las causales de irregistrabilidad del articulo 116 de la misma normativa, pero no hará un examen de novedad de oficio, es decir, no realizará una búsqueda de anterioridades en sus bases de datos.
No obstante lo anterior, en el párrafo tercero del propio artículo 124 se establece una excepción: que el diseño solicitado carezca manifiestamente de novedad. 3.4. 3.5. Ahora bien, un diseño industrial carece manifiestamente de novedad cuando de su simple revisión salta a la vista de manera ostensible, clara y evidente, que no tiene novedad.
Por lo tanto, la oficina nacional en estos casos no tendría necesidad de hacer búsquedas especiales de diseños similares en cabeza de terceros, ni ahondar en exámenes comparativos complicados y técnicos, ya que es tan patente la falta de una apariencia especial y propia en el diseño solicitado, que simplemente deberia argumentar la notoria ausencia de un aporte arbitrario y singular, para con esto cumplir con la exigencia de la debida motivación de los actos administrativos.
Un ejemplo de diseños con ausencia manifiesta de novedad se encuentra en las formas o configuraciones que sean habituales y normalmente conocidas por el consumidor pertinente, ya que de forma evidente carecerian de novedad. En consecuencia, se deberá analizar si el diseño industrial SOPORTE METÁLICO adolecía de carencia de novedad manifiesta, de conformidad con los parámetros expresados en la presente Interpretación Prejudicial.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00419 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ) / y o Cecilia Lufsa Ayllóñ Quinteros MAGISTRADA Herná Ia Zambrano ” Hugo Ra ó pac TRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 543-IP-2015 |