TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: 19-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industria de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (República de Colombia) Expediente interno del Consultante: 2015-070529 Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial signos involucrados: FÁJATE (denominativo y mixto) y FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY (mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 1003-013 recibido el 20 de enero de 2016, mediante la cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 155 y 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N? 2015-070529; y, El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribuna! admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno o “> Demandante: INVERSIONES MAGEN $.A.S. Demandado: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ALIADA S.A.S. 2. Hechos Relevantes 2.1. El 6 de agosto de 2015, INVERSIONES MAGEN S.A.S. (en adelante, MAGEN) presentó, ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales Grupo de Competencia Desleal y de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, “la SIC”) de la República de Colombia, demanda por infracción de derechos de propiedad industriall en contta de COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ALIADA S.A.S. (en adelante, ALIADA), por uso sin autorización de las siguientes marcas registradas: Marca Reproducción/tipo Clase(s) Certificado Vigencia F FAJATE Mza 35 315587 08/05/2026 Fájate Fájate y 3 479175 27/09/2022 rm Fujate FÁJATE Br 10 457413 30/03/2022 24 uy FÁJATE Fijate 10 457414 30/03/2022 1 Radicación 15-070529-00009-0000. 2 Marca Reproducción/tipo Clase(s) Certificado Vigencia FÁJATE 25 457420 29/06/2022 FAJATE TU Nominativa 10 390354 19/11/2018 SEGUNDA Piel Fájate Nominativa 3 464563 29/11/2022 FÁJATE Fasa 25 457418 29/06/2022 FÁJATE [ 25 457419 29/06/2022 FÁJATE l 10 457415 30/03/2022 FÁJATE faja 10 457412 30/03/2022 FÁJATE 10 365318 19/11/2018 ¿Fajate 3 = Marca Reproducción/tipo Clase(s) | Certificado Vigencia FÁJATE Fijate 25 457417 29/06/2022 FAJATE ) 2 351242 17/04/2018 FFAJATE “El 10 294626 15/03/2025 Fajate DISEÑOS Mil D'PRADA F FAJATE 25 337116 30/05/2017 EyaBy, 3 457416 27/06/2022 Fájate: 2.2.
El 17 de septiembre de 2015, ALIADA contestó a la demanda planteada en su contra. 2.3. El 30 de diciembre de 2015, mediante Auto 99254, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC agregó la contestación a la demanda presentada, señaló el día 8 de marzo de 2016 para la respectiva audiencia y solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 155 y 157 de la Decisión 486. 3.
Argumentos de la Demanda La demandante MAGEN alegó lo siguiente: 3.1. 3.2. 3.3. 3,4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. MAGEN es una empresa líder en el mercado de fajas médico quirúrgicas, materna, post-parto y de uso diario en las líneas femenina, masculina y teen, identificando fajas de todo tipo. La expresión FÁJATE es el elemento común que identifica la familia de marcas de MAGEN, a través de las cuales se identifican en el mercado todas las referencias de los diferentes tipos de fajas, los cuales son diseñados acorde con las necesidades del mercado y con los más altos estándares de calidad.
FÁJATE es una marca notoria que está certificada con la norma ISO 9001:2008, siendo altamente reconocida por los consumidores de prendas moldeadoras y post-quirúrgicas. Luego de una revisión en el mercado, pudo constatar que, desde hace un tiempo atrás, la sociedad ALIADA, fabrica y exporta desde Colombia, fajas y prendas de vestir que exhiben en sus etiquetas el signo FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY, el cual es similarmente confundible con la marca notoria FÁJATE, siendo una reproducción de las marcas registradas por MAGEN.
El 11 de febrero de 2013 el representante legal de ALIADA expidió certificación con sello notarial declarando que, desde hace 5 meses, la empresa que representa, realiza a favor de la compañía GLOBAL COMMERCE ADVISOR S.A. DE C.V., actividades consistentes en la venta de prendas de control marca FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY. En la página web del Ministerio de Industria y Comercio, es posible evidenciar que la sociedad ALIADA, viene realizando numerosas exportaciones a favor de varios importadores de diversos países entre los cuales se encuentra GLOBAL COMMERCE ADVISOR S.A. DE C.V. El 11 de febrero de 2013 la Directora de GLOBAL COMERCE ADVISOR S.A. (México) emitió una certificación indicando que desde hace seis meses dicha empresa realizaba a favor de COLOMBIA Y SU MODA, S DE R.L. DE C.V., y/o DORA MARÍA DÍAZ, los servicios y/o actividades consistentes en la importación de productos textiles; y así mismo, que la empresa COLOMBIA Y SU MODA, S DE RL DE C.V., vende prendas de vestuario amparados bajo la marca FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY en México.
ALIADA exporta fajas y prendas de vestir identificadas con la expresión FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY, que no corresponden al producto original identificado con la marca FAJATE. La exportación afecta no solo al titular de las marcas, sino también atenta contra los consumidores, quienes compran el producto de buena fe y con 5 3.10. 3.11. 3.12. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4, pleno convencimiento de estar adquiriendo un producto legitimo y de excelente calidad.
La similitud entre la marca registrada y notoria FÁJATE, con la expresión FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY para identificar fajas, sin duda crea riesgo de confusión o de asociación en el mercado relevante, al estimarse que el producto infractor, FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY, es parte de los productos de fajas y prendas de vestir de propiedad de MAGEN.
La exportación de los productos no sólo atenta contra el titular de la marca, sino además en contra de los consumidores, que adquieren productos considerando que son otros con la calidad y prestigio de la marca FÁJATE. La sociedad ALIADA realiza exportaciones en grandes cantidades de productos, etiquetados con signos que reproducen sin autorización la marca notoria FÁJATE, situación que le causa daño económico.
Argumentos de la Contestación ALIADA, en su escrito de contestación argumentó lo siguiente: La exportación que hace a México y Estados Unidos de América no la hace para lucro y beneficio propio, tampoco viola el derecho que el registro de la marca le confiere a su titular. Las prendas que elabora ALIADA no se las venden en el mercado colombiano, sino que las fabrica por encargo de su contratante COLOMBIA Y SU MODA, S DE R.L. DE C.V,, siguiendo las indicaciones que el contrato verbal de maquila le impone, el que se realiza en uso de los derechos de marca adquirida por los registros en Estados Unidos de América y en México.
Nunca se ha presentado competencia alguna en el mercado colombiano o de algún país miembro con productos similares generando con ello un riesgo de confusión, sino por el contrario es la actora quien vende en el mercado de Colombia. Analizar los movimientos de exportaciones de ALIADA, no indica ninguna especie de uso indebido del signo distintivo, ya que los valores que se reportan en la tabla de exportaciones, son valores que ALIADA factura legalmente a su contratante por la maquila contratada, aclarando que no es socia, sucursal, controlada o controladora de la empresa COLOMBIA Y SU MODA, S DE R.L. DE C.V., sino que es un tercero cumpliendo un encargo contractual. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9.
La actora afirma que el infractor es la sociedad ALIADA, sin embargo, enuncia que la comercialización se realiza en México por COLOMBIA Y SU MODA, S DE R.L. DE C.V., por lo que no tiene claro quién es el infractor. COLOMBIA Y SU MODA, S DE R.L. DE C.V., quien tiene su domicilio en Estados Unidos, es la dueña de la marca y quien, en los mencionados países, comercializa los productos amparados con las siguientes marcas: Marca Clase Expediente/Registro | País FÁJATE 25 3.231.554 EEUU FÁJATE 957297 México VIRTUAL % FÁJATE 1127654 México LIGHT VIRTUAL 23,24,25,26,27 | 215904 Colombia VIRTUAL 448148 Colombia SENSUALITY FAJAS VIRTUAL 448147 Colombia SENSUALITY ] El territorio de comercialización no es Colombia ni ningún otro país de la Comunidad Andina, sino México y Estados Unidos de América, lo cual es de pleno conocimiento de la actora.
No hay prueba que vincule a ALIADA como infractor del signo FÁJATE, pues la empresa demandada no actúa por interés propio, sino por encargo, quedando sin fundamento los hechos de la demanda. Por el solo hecho de exportar, no quiere ello decir que tiene “animus societatis” para explotar la marca y beneficiarse de su explotación, como bien lo dice el director de GLOBAL, quien vende las prendas en México es su empresa. 4.10.No existen actos de comercio en Colombia pues en el mercado no se encuentran sus productos FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY, ya que las etiquetas que se colocan a titulo de información van dirigidas a los consumidores mexicanos y norteamericanos. NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 155 y 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?.
Procede la interpretación solicitada, limitando la interpretación > Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - 7 del Articulo 155 a los literales a), e) y f), por tratarse de un proceso de infracción de propiedad industrial. De oficio se interpretarán los artículos 154,156, 166, 226 y 238 de la misma Decisión? antes citada, por tratarse de un tema de uso no autorizado de marca.
“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos. a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes O acondicionamientos de tales productos;
(..) e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de ta marca o de su titular; 1) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”.
“Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a titulo de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia O disponibilidad de productos o servicios legitimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos O servicios respectivos".
“Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. “Artículo 156: A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables”.
“Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos O servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el 8 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso exclusivo de la marca. La acción de infracción de derechos.
Acción por infracción de una marca notoria Usos sin el consentimiento del titular de una marca. Preguntas formuladas por la Autoridad consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBEJTO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso exclusivo de la marca. La acción de infracción de derechos mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.
(-) “Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción O transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos O similares a los que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción O transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos O servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos”.
“Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación intema del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”. ó 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
En el caso en análisis, se interpone una acción por infracción de derechos de propiedad industrial de las marcas FÁJATE (denominativa y mixta) mencionado que sus marcas son notoriamente conocidas, por lo que se analizará esta figura legal. Se procederá a analizar lo establecido en el Articulo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” La disposición citada establece el principio "registral" en el campo del derecho de marcas, bajo el cual se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, que determina que el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.
En efecto, una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. Asi, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:* a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. b) Negativa (ius prohibendh: esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado.
(i) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registten una marca idéntica o similarmente confundible. (ii) Enel mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto O servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
Acción por infracción de una marca notoria En el caso en análisis la actora afirma que sus marcas FÁJATE (denominativas y mixta) son notoriamente conocidas y la demandada está infringiendo su derecho de propiedad industrial, en razón de lo cual se abordará este tema. De modo referencial, ver Proceso 346-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p.6. 10 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.
El Artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar varios actos sin la autorización de su titular, y que aplicados al caso en particular se analizan los contenidas en los literales a) e) y f): 2.2.1. Aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), 2.2.2.
Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios (literal e), 2.2.3. Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).
El literal a) del Artículo 155 contempla como un derecho del titular de una marca, impedir que terceros apliquen o coloquen su marca, sea ésta idéntica o similar, sobre productos para los cuales posee su registro, o sobre productos vinculados a los servicios para los cuales está registrada la marca, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.
Basta que se incorpore la marca en el producto para que se configure el acto contrario a la normativa y para que el titular pueda ejercer los derechos que considere pertinentes para defender su marca. En consideración a la alegación de que el signo FÁJATE es notoriamente conocido, hay que hacer mención a lo contenido en el literal e) del Artículo 155, referido estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente conocida, a diferencia del anterior, requiere en cambio que el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca.
Respecto a la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, es preciso advertir que quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir. En relación con los riesgos de confusión y de asociación, cabe destacar que lo que se pretende evitar es que el público consumidor i) al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro; ii) no 11 2.7. 2.8. 2.9. tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; y, li) piense que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación. En cuanto al riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha manifestado lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.
En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el “aprovechamiento injusto” de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.
Sobre el tema la Doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.
En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo ns o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”*. 2.10. Finalmente, el literal f) del Artículo 155, hace expresa relación al derecho que tiene el titular de la marca a impedir que un tercero use públicamente un signo idéntico o similar a su marca notoriamente conocida, asi sea para fines no comerciales, cuando ello pudiera causar: a) Una dilución de su fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o; b) Un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria.
MONTEAGUDO, Montiano, “La protección de la Marca Renombrada". Civitas, Madrid España, 1995, p. 283 OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Op. Cif., p. 247 12 2.11. Relacionado al Artículo 155 literales e) y f) está el Artículo 156, el cual enuncia que, constituye uso de un signo en el comercio por parte de terceros el que realice los siguientes actos: a) Introduzca en el comercio, venda, ofrezca en venta o distribuya, productos o servicios con el signo registrado. b) Importe, exporte, almacene o transporte productos con el signo prioritario; o c) Utilice el signo registrado en publicidad, sea esto publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que se apliquen para el caso. 2.12.
Por su parte el Artículo 166 enuncia cuándo se entiende que una marca se encuentra en uso en el mercado existiendo dos variables: a) Uso cuando los productos o servicios que distingue la marca han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado, teniéndose en cuenta la cantidad y el modo que normalmente corresponde al producto o al servicio, la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se los expende en el mercado, no es lo mismo la cantidad que se vende de un producto masivo como es la leche a un producto muy especializado como una llave de ruedas para avión. b) El uso no sólo se lo entiende cuando el producto o servicio está en el mercado local, sino también cuando el producto es exportado desde cualquiera de los Países Miembros y siguiendo los requisitos del literal a) previamente analizado. 2.13.
El Artículo 226 de la Decisión 486, señala que constituye de igual manera un uso no autorizado, la reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo notorio, respecto de productos, servicios o actividades distintas a las que ampara el signo notorio, o para fines no comerciales, siempre y cuando dicho uso cause los siguientes efectos: a) Riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) Daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. La norma comunitaria determina que, pese a que una persona use una marca notoria sin fines comerciales, y cause los efectos contenidos en los literales a), b) y c) del Artículo 226, incurre en un uso no autorizado, lo cual se justifica en el sentido de que a pesar de que no esté 13 2.15. 2.16. 2.17. 3.1. 3.2. vendiendo el producto o prestando el servicio identificado con la marca notoria u obteniendo un rédito económico, está creando confusión entre los consumidores, causando un daño económico en razón de la dilución de la fuerza distintiva, valor comercial o publicitario de la marca notoria y por un aprovechamiento injusto del prestigio del signo. Exportar un producto con una marca similar o idéntica a una marca notoriamente conocida, está contemplada como una actuación contraria a la norma y por tanto confiere el derecho a su titular para iniciar las acciones legales en defensa de sus derechos.
En conclusión, la Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.
De conformidad con lo anterior, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de propiedad industrial. Posteriormente, deberá comparar la marca registrada con el signo supuestamente infractor, para luego determinar si se incurre en alguno de los referidos supuestos, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en la presente interpretación prejudicial.
Usos sin el consentimiento del titular de una marca En atención a que la Autoridad consultante solicitó especificamente que este Tribunal precise los elementos de la excepción contenida en el párrafo primero del Articulo 157, el Tribunal estima necesario desarrollar el presente tema. Las limitaciones al uso exclusivo de la marca que establece el régimen comunitario andino obedecen a la necesidad de salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal”.
Ello en virtud de que el derecho de exclusiva inherente a la marca puede, en algunos supuestos, originar ciertas disfunciones, las cuales podrian, por un lado, perturbar la propia transparencia en el mercado; y, por otro lado, lesionar los legítimos intereses de los competidores al obstaculizar el desarrollo de sus actividades. En consecuencia, con el fin de corregir estas eventuales En ese sentido, Proceso 10-1P-94, publicado en la G.O.A.C N* 177 de 20 de abril de 1994; citado en el Proceso 2-Al-96, publicado en la G.0.A.C. N* 289 de 27 de agosto de 1997 y en G.0.A.C N? 291 de 3 de setiembre de 1997 14 3.3. 3.4. disfunciones, es preciso someter el derecho de exclusiva sobre la marca a ciertas limitaciones?.
El primer párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina permite el uso en el mercado de elementos que den cuenta de los atributos o características de los productos o servicios ofrecidos, que bien pueden ser expresiones, palabras, dibujos, etc. Estos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, y también pueden hacer referencia a otras marcas registradas, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para no afectar a terceros 0 al público consumidor?.
En consecuencia, el citado artículo permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto a la utilización de dicha marca siempre que se cumplan determinadas condiciones establecidas en dicho artículo. Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho del uso de los mismos por parte de terceros?0, a) Su propio nombre, domicilio o seudónimo.
Esta limitación responde a la necesidad de lograr un equilibrio entre el interés del titular registral y el interés de un tercero en identificarse bajo su propio nombre en el tráfico económico!!. b) Un nombre geográfico. En este supuesto, nos encontramos frente a la misma necesidad de conciliar intereses de diversa indole, por un lado, el del titular registral y, por otro lado, el interés público que necesita del uso general de ese nombre geográfico??. c) Cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen O época de producción de sus productos o de la prestación de sus O, Cf.
Fernández-Nóvoa, Carlos, “Posición Jurídica del Titular de la Marca”. En: Manual de la Propiedad Industrial (Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra), Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 649; citado en la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 89-1P-2011 de 20 de junio de 2012, asunto: “infracción a los derechos de propiedad intelectual”, pp. 10-11, Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 17-1P-2013 de 10 de abril de 2013, marca: “ALIZZ CERAMIC ION (mixta)”, p. 16 Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 89-1P-2011 de 20 de junio de 2012, ya citado, p. 11; y aquella expedida dentro del Proceso 101-IP-2013 de 22 de mayo de 2013, asunto: “infracción de derechos de propiedad intelectual”, pp. 8-9, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
“Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial”. Documento OMPYWPISEM/BOG/02/1, Bogotá, 10 y 11 de julio de 2002, p. 13. Ibid. 15 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. servicios u otras características de éstos.
Este último supuesto está dirigido a impedir que los titulares imposibiliten de la referencia a estas indicaciones, restringiendo sensiblemente el libre desarrollo de las actividades empresariales, privando de esta manera al consumidor de un mecanismo informativo importante*. En primer lugar, cabe destacar que el Artículo 157 de la Decisión 486, al indicar que el uso de "cualquier otra indicación cierta” relativa a "otras características” de los productos o servicios ofrecidos constituyen, bajo las condiciones mencionadas precedentemente, una excepción al derecho al uso exclusivo de la marca, estableciendo un numerus apertus de posibles indicaciones relativas a características del respectivo producto o servicio.
En otras palabras, cualquier indicación cierta relativa a cualquier característica del correspondiente producto o servicio podrá constituir una excepción al derecho de uso exclusivo sobre la marca, siempre que se cumplan las condiciones del uso contempladas en el precitado Artículo 157. A este respecto, este Tribunal ha señalado que el artículo comentado no contiene una lista que agote las limitaciones referidas a 'propósitos de identificación o de información”, debido a que, en término generales, es permitido que terceros usen 'cualquier indicación cierta', siempre que tal uso se haga de buena fe, no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios ni se realice a título de marca!?, En segundo lugar, resulta necesario desarrollar las condiciones del uso requerido para la configuración de la presente excepción o limitación al derecho al uso exclusivo sobre una marca.
En tal sentido, el Artículo 157 de la Decisión 486 establece las siguientes condiciones relativas al referido uso, necesarias para la procedencia de la excepción comentada: a) Que se haga de buena fe. b) Que no constituya uso a titulo de marca. c) Que se limite a propósitos de identificación o de información. d) Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
Finalmente, es preciso indicar que, las mencionadas condiciones deben presentarse de forma concurrente, es decir, para la 13 OMPI. “Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial”. Op. Cit. Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 69-1P-2000, asunto: “acción de nulidad de la resolución interna 0968, dictada por la empresa de capital público ECOSALUD S.A”, publicado en la G.O.A.C. N* 690, de 23 de julio de 2001, pp. 7-8. 16 SS configuración de la excepción o limitación objeto de la presente interpretación, es indispensable que el uso en el comercio de la indicación comentada cumpla con las condiciones previamente explicadas. 3.10.
Respecto del segundo párrafo del artículo 157, el uso de una marca registrada por un tercero, no requiere la autorización del titular de la marca siempre y cuando se la utilice para las siguientes finalidades: 3.10.1. Anunciar, inclusive en publicidad comparativa; 3.10.2. Ofrecer en venta; 3.10.3. Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; 3.10.4.
Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada. 3.11.En relación con el término “anunciar”, en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a “publicitar”, señalando que por “publicidad” “puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica 15 3.12.
Como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del Artículo 157 exige que el uso se haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una finalidad informativa y, (iii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos, temas que ya se analizaron en el punto 1.8. de la presente interpretación prejudicial. 3.13.La noción de “buena fe”, como el primer de los requisitos de licitud consagrados por el Artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial.
Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial “no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe.
Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones".16 45 16 Proceso 40-IP-2011, Asunto: Registro sanitario (INVIMA) sobre la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”, publicado en la GO AC N* 2039. del 09 de abril de 2012.
JAECKEL KOVAKS, Jorge. "Apuntes sobre Competencia Deslea!”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45, citado en el Proceso 137-IP-2009, Asunto: Competencia desleal e infracciones a las normas de la 17 3.14. En relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios?”, es decir, debe ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado. 3.15.
El segundo requisito, que no constituya uso a título de marca, es decir, que quien la utilice, identifique plenamente que el titular es un tercero y que el consumidor no considere que el servicio o producto proviene de quien lo está anunciando. 3.16.El tercero requisito, que el uso de la marca ajena_se limite al propósito de información al público engloba varios elementos y/o características.
El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o caracteristicas son??: i) Que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa; ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable. Esto determina que los anuncios en los que se hace mención a una marca ajena no deben contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados, iii) que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas; y, iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones. 3.17.Dado que, como ya se indicó, este Tribunal interpreta, dentro del contexto del segundo párrafo del Artículo 157, el término “anunciar” como equivalente a “publicitar”, es pertinente hacer referencia al tema general de los anuncios publicitarios. 3.18.La publicidad (y por ende, los anuncios) suelen regirse por ciertos principios básicos pacíficamente aceptados en doctrina y que podrían englobarse en los siguientes: principio de veracidad, principio de lealtad y principio de autenticidad o identificabilidad.
Los anuncios — cualquiera que sea su modalidad - que no respeten dichos principios, son considerados ilícitos. publicidad en defensa del consumidor, publicado en la G.O.A.C. N* 1831, del 7 de mayo de 2010 y Proceso 149-1P-2007 ya referido Proceso 69-1P-2000 Proceso 40-1P-2011 18 9 3.19. El principio de veracidad en materia publicitaria consiste en el derecho que tiene el consumidor a tener acceso a la verdad informativa y a la obligación que tiene el oferente de respetar la verdad en toda actividad publicitaria, a efectos de evitar que se niegue información, que no se deformen ni mutilen los hechos presentados en los anuncios publicitarios, o que se induzca a error a los consumidores a través de anuncios publicitarios??, 3.20.
Sobre el tema es importante tener en consideración que existen algunas formas por las cuales se puede afectar este principio, entre ellos se encuentran la publicidad falsa y la inducción a error al consumidor: El primero tiene lugar cuando las afirmaciones empleadas no se ajustan a la verdad. El segundo, cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio generan una idea en el consumidor, acerca de la naturaleza o calidad del producto, por ejemplo, diferente a la realidad?0, 3.21.
Sobre este segundo tema, se debe considerar que uno de los derechos de los consumidores es el de estar debidamente informados acerca de los bienes o servicios que va a adquirir, en consecuencia, de ello, el principio de veracidad se relaciona con el derecho a la información auténtica que ellos tienen. Es por ello que la violación a este principio deriva en un acto de competencia desleal, por engaño, desde que la publicidad comercial es uno de los mecanismos que disponen los oferentes para atraer a los consumidores; y, por tanto, un mecanismo de competencia en el mercado.
Por el derecho a la información que tienen los consumidores, se entiende que se debe poner a su disposición, a través de todos los medios que sean pertinentes, de todos los elementos que sean necesarios, para que éste tome su decisión de consumir o no determinado bien o servicio ofertado en el mercado. En tal virtud, la publicidad no debe contener información que genere error en el consumidor respecto a las características del producto, su naturaleza, el precio, etc?!, 3.22.Los otros principios (lealtad e identificabilidad), en términos generales, apuntan a que los anuncios deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que los anuncios publicitarios deben ser percibidos como tales por los consumidores??. 19 20 21 22 Proceso 137-1P-2009.
Caso: Competencia desleal e infracciones a las normas de la Publicidad en Defensa del consumidor. Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1831 del 07 de mayo de 2010 Ibidem. Ibidem. Proceso 101-1P-2013. 19 3.23. Finalmente, el cuarto requisito de licitud del Artículo 157 respecto del uso de una marca ajena es que no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. 3.24.
Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. Asi el uso permitido en virtud del Artículo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.
Asimismo, tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos?, 3.25.Si se cumplen los tres requisitos arriba mencionados de manera concurrente, el titular de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero. 3.26.
Corresponde por tanto a la autoridad nacional, verificar si en el caso concreto el uso de la marca FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY está dentro de los lineamientos antes citados. 4. Preguntas formuladas por la Autoridad consultante La autoridad solicita el pronunciamiento de lo siguiente: 1. 1.1. 1.2. Indicar si las actividades de fabricar y exportar un producto etiquetado con un signo distintivo similar a una marca notoria registrada en el país de origen con el fin de ser comercializado en el extranjero, puede considerarse como una infracción por el uso en el comercio de acuerdo con el Artículo 155 De conformidad con lo desarrollado en el punto 1 de la presente ponencia, en efecto, fabricar y exportar un producto etiquetado con una marca notoriamente conocida incurre en las prohibiciones establecidas en los articulos 155 literales e) y f), así como en lo determinado con los artículos 156 y 226 de la Decisión 486.
En ese sentido, para determinar si existe o no infracción, no basta con apreciar la actividad de importar, exportar, almacenar o transportar productos etiquetados con un signo distintivo idéntico o similar a una 23 Proceso 101-IP-2013 ya citado. 20 1.3. marca notoria registrada en el país de origen, sino que la autoridad nacional competente debe verificar: a) Que no estemos ante los supuestos previstos en el Artículo 157 de la Decisión 486; y, adicionalmente, b) Que se den las condiciones establecidas en los Literales e) y f) del Artículo 155 y el Artículo 226 de la Decisión 486.
Por lo tanto, para que el acto de exportación de productos etiquetados con un signo distintivo idéntico o similar a una marca notoria registrada en el país de origen sea calificado como una infracción, la autoridad nacional competente tiene que verificar la presencia de los supuestos establecidos en los Literales e) y f) del Artículo 155 y el Articulo 226 de la Decisión 486; es decir, que el uso efectuado pueda causar al titular de la marca notoria un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de ta fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.
Precisar el alcance de la excepción contenida en el Artículo 157 En el punto 2 de esta interpretación se analiza a profundidad el alcance de la excepción contenida en el Artículo 157 de la Decisión 486, Indicar si para la configuración de la excepción contenida en el Artículo 157 deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos Como ya se enunció, los elementos constitutivos de la excepción contenida en el Artículo 157 de la Decisión 486 son los siguientes: a) Que se use el signo ajeno de buena fe; b) Que el uso no sea a titulo de marca; c) Que el uso se limite al propósito informativo al público; y, d) Que el uso del signo no induzca a confusión al público consumidor, respecto del origen empresarial de los productos o servicios.
En efecto, para que opere la excepción, deben concurrir los cuatro elementos de manera conjunta. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Autoridad consultante al resolver el proceso interno 2015-070529, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 21 participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ir ANI Y Cecilia Luisa Ayirón Quinteros Hugo Ramiro Gómez Ápac MAGISTRADA MAGISTRADO Notifíquese a la Autoridad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 22