TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de agosto de 2016 Proceso: 517-1IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00295 Referencia: Marcas involucradas FRUTTÉ y FRUTI Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 3249 recibido el 6 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135, 136, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2009-00295; y, El auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: MEALS DE COLOMBIA S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC)- 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Tercero Interesado: DÁVILA ARBONA S.A. Hechos Relevantes: El 27 de octubre de 2006, DÁVILA ARBONA S.A. (en adelante DAVILA), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca mixta FRUTTE para identificar los siguientes productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “Te, infusiones de frutas y mates”.
(Expediente administrativo 06 109657). La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad industrial 570 del 30 de noviembre de 2006. Estando dentro del término legal MEALS DE COLOMBIA S.A. (en adelante MEALS), presentó oposición sobre la base de su marca mixta FRUTI, registrada bajo el Certificado 260029, para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “hielo, paletas y helados comestibles”. are COMPRUTN VEMDAL A IS sul h Unit BLADES TOS manco El 29 de diciembre de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 56059 resolvió declarar infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca solicitada.
MEALS interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. El 30 de enero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 04434 resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación interpuesto.
El 27 de febrero de 2009, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 10288 resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto administrativo impugnado. MEALS presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las anteriores resoluciones. El 6 de octubre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante Oficio 3249 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la Demanda presentados por MEALS DE COLOMBIA S.A.: Adujo que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos gráfico, ortográfico, fonético y conceptual, teniendo en cuenta que el elemento relevante es el denominativo. Expresó además que los elementos que componen la marca solicitada son descriptivos y que los signos en conflicto despiertan la misma idea en el público consumidor.
Sostuvo que mientras la marca opositora FRUTI, previamente registrada, termina en letra 'i”, la marca solicitada posteriormente FRUTEÉ termina con una "e”, indicando la misma composición ortográfica. Agregó que los productos que amparan los signos en conflicto tienen conexión competitiva. Argumentos de la Contestación presentados por la Superintendencia de Industria y Comercio: Adujo que los signos en conflicto no son confundibles ni por el aspecto denominativo ni por el gráfico y además que el signo solicitado es distintivo en su conjunto.
De otra parte, que la partícula FRUT es de uso común y no puede ser apropiable por ningún empresario, y que la marca concedida FRUTTE, atendiendo a la tilde que se incluye en la letra “E”, conlleva a que el consumidor se genere la idea no solo de “fruta” sino de TÉ de frutas. 5.1. Del Tercero Interesado DÁVILA ARBONA S.A.: En el informe remitido por la Corte Consultante no se da cuenta de la contestación del tercero interesado.
Tampoco se remitió con los documentos anexos a la solicitud. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, 136, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede interpretar frente al caso concreto el artículo 136 literal a) que contempla la causal de irregistrabilidad frente a la cual debe estudiarse la nulidad materia de la Litis, y aunque no se discute dentro del mismo una causal de nulidad absoluta, las cuales se encuentran previstas en el artículo 135 de la misma Decisión en concordancia con lo previsto en el primer párrafo del artículo 172 ibídem, el Tribunal al referirse en esta providencia al análisis de registrabilidad de los signos compuestos por elementos de uso común y descriptivos, en razón de discutirse estos aspectos dentro del proceso, habrá de referirse también a las causales de irregistrabilidad previstas en los literales e) y g) del artículo 135 solicitado*.
Las demás disposiciones no se interpretarán, porque en relación con el artículo 134, no se discute dentro del proceso el concepto de marca para que proceda la interpretación de esta norma, ni se está debatiendo un asunto procesal relacionado con la figura de la oposición a lo cual se refiere el artículo 148 ibídem, ni tampoco se Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- ( ) “Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
( ) 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais”; (..) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. fp N an» 1.1. 1.2. discute la operatividad del examen de registrabilidad relacionado con el artículo 150 ibídem.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. La confusión ideológica. Comparación entre signos mixtos. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por elementos gráficos y partículas de uso común y descriptivas.
Los signos en idioma extranjero. La conexión competitiva de productos de la misma Clase
30. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. La confusión ideológica Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos FRUTTÉ y FRUTI son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. El Ordenamiento Juridico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios Sobre esta causal se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-1P-2013, del 29 de agosto de 2013.
A 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza. De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico? o semejante? a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, con el fin de resolver la nutidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicio. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.
Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias O insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 1.7. 1.8. 1.9. 1.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Entre estas similitudes o semejanzas que pueden presentarse al cotejarse los signos en conflicto, para el caso concreto de los signos FRUTTE y FRUTI, asume relevancia la comparación que se haga del aspecto conceptual o ideológico (las ideas que evocan los signos) y del aspecto fonético.
Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.
En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos*: 1.9.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.9.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.9.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009. 2.1. 2.2. 2.3. 1.9.4.
Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.
Comparación entre signos mixtos De otra parte, como la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos mixtos, FRUTTE y FRUTI, debe tenerse en cuenta al compararlos que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual.
El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas! para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habria riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento gráfico es el preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-1P-2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P- 2014 - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.33. Si por el contrario el elemento denominativo es el preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: 2.3.3.1. 2.3.3.2. 2.3.3.3. 2.3.3.4. 2.3.3.5.
Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto FRUTTÉ y FRUTI para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuación en esta providencia. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
Análisis de registrabilidad de signos compuestos por elementos gráficos y partículas de uso común y descriptivas Como en el proceso interno se discute si los elementos gráficos del signo mixto FRUTTE son descriptivos, y si la partícula FRUT es de uso común, el Tribunal abordará este tema siguiendo su linea jurisprudencial al respecto” y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina.
El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o particulas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: () g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar así a expresarlo, y por lo tanto de representar el signo gráfico o mixto en su total estructura una designación común o usual del producto, se adecuaría a esta causal de irregistrabilidad, constitutiva a la vez de causal de nulidad absoluta de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 172 contenido en la misma Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina.
Sin embargo, es posible que los gráficos, palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otros elementos, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial del 25 de septiembre de 2015 en el Proceso 112-1P-2015. 10 =s, AE 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.
De todos modos, el titular de la misma no podría impedir que los elementos de uso común sean utilizados por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque los gráficos, expresiones, palabras y partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. En cuanto a los signos exclusivamente descriptivos, estos tampoco pueden ser registrables como marcas al tenor de la prohibición contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que: l.) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas aesos productos o servicios”.
Los signos descriptivos, de acuerdo con la noción conceptual de los mismos en el Derecho de Marcas, corresponde a aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus caracteristicas, cualidades o propiedades según se trate.
En línea de principio, los signos exclusivamente descriptivos, al igual que los de uso común atrás considerados, carecen de distintividad, y por consiguiente no procede su registro como marca de acuerdo con lo previsto en la norma ya citada. Sin embargo, excepcionalmente como acontece con los de uso común, es posible que expresiones, palabras o particulas primigeniamente descriptivas, al ser transformadas o empleadas en unión, combinación o adición con otras, puedan llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan formar en su conjunto un signo con aptitud distintiva, de cuya evaluación en este sentido proceda su registro.
En otra hipótesis, puede suceder que un elemento descriptivo respecto de determinados productos o servicios, se proyecte en un sentido distinto y pueda tener la capacidad de generar un resultado novedoso, como 11 cuando se vincula para distinguir determinados productos o servicios que no guardan ninguna relación con la expresión propia a la cual corresponde su significado, en cuya apreciación cabe la regla de la percepción que le atribuya el consumidor medio. 3.10.De todos modos, en forma similar a lo ya expuesto respecto de los 3.11. 3.12. 3.13. 4.1. signos que involucran gráficos, partículas o expresiones de uso común, el titular de una marca que incluya elementos descriptivos no puede impedir que los mismos sean utilizados por otros empresarios, y en esas condiciones su marca puede llegar a ser considerada débil, porque igualmente los gráficos, palabras o expresiones descriptivas deben ser excluidas al realizar el cotejo de marcas.
No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común o descriptivos) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto.
Para finalizar el tema comprendido en este punto, los elementos de uso común o descriptivos en una clase determinada, pueden no ser asi en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, se deberá determinar si los elementos gráficos del signo mixto FRUTTÉ, y si la partícula FRUT, son de uso común o descriptivos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y seguidamente realizar la comparación excluyendo los elementos de uso común o descriptivos que hubiere llegado a determinar, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo 3.11.
Los signos en idioma extranjero Como el expediente informa que el elemento denominativo del signo solicitado a registro se encuentra conformado por palabras en idioma extranjero, el Tribunal se referirá a este tema sobre el cual ha trazado en múltiples pronunciamientos las pautas generales de interpretación que ha considerado atendibles para analizar este componente en los casos pertinentes. 12 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5.1.
Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, pueden ser considerados signos de fantasia y, en consecuencia, proceder su registro como marcasÉ. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuarios y, si además se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables?, El derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, y por lo tanto como en cualquier otra disciplina jurídica resulta atendible el principio de primacía de la realidad sobre las formas.
En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, le corresponde a la autoridad nacional competente examinar si los consumidores destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado, comprenden o no dichas palabras. En el supuesto de ser entendidas perfectamente por los consumidores el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. En consecuencia, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero cuyo significado sea de conocimiento generalizado en el sector del público al cual se encuentran dirigidos los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas, genéricas o de uso común de los mismos productos.
La conexión competitiva de productos de la misma Clase 30 Como el signo mixto FRUTTÉ se solicitó para amparar “té, infusiones de frutas y mates” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y la opositora se encuentra registrada para amparar “hielo, paletas y helados comestibles” de la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema propuesto.
De no probarse la notoriedad de las marcas mixtas FRUTTÉ y FRUTI, se deberá proceder a analizar la conexión competitiva en el presente asunto, considerando los referentes jurisprudenciales en los cuales ha Se destaca la Interpretación Prejudicial en el Proceso 57-1P-2015, del fecha 13 de mayo de 2015, p. 12. Se puede consultar la Interpretación Prejudicial en el Proceso 146-1P-2013, del 25 de septiembre de 2013, p. 12. 13 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. tratado el tema", pues al efecto ha señalado algunos criterios y factores que contribuyen a establecerlo como seguidamente se explican.
En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases. La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos!!.
Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor.
Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del artículo 151 de la Decisión 48612).
Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: 5.6.1. La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, a Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-IP-2003;
Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324-IP-2014. El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza.
El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el articulo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios, Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-1P-2005.
Artículo 151 “( ) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” 14 5.6.2. 5.6.3. 5.6.4. 5.6.5. que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y consecuencialmente se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla (que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios.
Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendria poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios. En cambio, habría mayor incidencia en tiendas O almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. Similares medios de publicidad.
Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva sería mayor. Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podriamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto.
Mismo género de los productos. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.
En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 15 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 5.7. De conformidad con los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.
Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.
Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva**. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2009-00295, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA”. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https://books.google.com.ec/books?id=td8/68bW3e0Cg8pg=PA2478dq=microeconomia +efecto+sustitucionáhi=es8:sa=X8ved=0ahUKEwQmbyUus3MAhXIHRA4KHRxZAXCO6AE!JTA Citv=onepage8qg=microeconomia%20efecto%20sustituciongf=false> (visitado el 9 de mayo de 2016).
Ver Interpretaciones prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 16 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hernán amibrano. Hugo Ramiro Gómez Apac RADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 517-I1P-2015 | 17