Y p A E TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de septiembre de 2016 Proceso: 33-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima (Perú) Expediente interno del Consultante: 10640-2014 Referencia: Marcas OCEAN NUTRITION CANADA (mixta) y OCEAN BLUE (mixta) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio No. 346-2015-SCS-CS, recibido el 26 de enero de 2016, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno N* 10640-2014.
El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: Ocean Nutrition Canada Ltd. 2.1. 2.2. 2.3, Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. Hechos relevantes El 4 de septiembre de 2007, Ocean Nutrition Canada Ltd. solicitó el registro del signo OCEAN NUTRITION CANADA (mixto) para distinguir “aceite de pescado; aditivos alimenticios funcionales, suplementos nutricionales y suplementos dietéticos derivados de organismos marinos que no sean para uso médico", productos comprendidos en la clase 29 de la “Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas”, instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, “la Clasificación Internacional de Niza")!.
OCEAN: NUTRMONS La referida solicitud fue publicada en el diario oficial El Peruano sin que se presentaran oposiciones. El 27 de febrero de 2008, mediante Resolución 2685-2008/08D- INDECOPI, la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) denegó de oficio el registro del signo solicitado con fundamento en la confundibilidad con la marca OCEAN BLUE (mixta), registrada a favor de Isbrahim Trading S.A.C. para distinguir “productos hidrobiológicos y sus derivados (entiéndase peces, cetáceos, feleósteos, cartilaginosos, pescados, mariscos, crustáceos, moluscos, cefalópodos, equinodermos, tanto de mar, agua dulce y/o aguas mixualinas) vivos, frescos, congelados, refrigerados, precocidos, cocidos, transformados y en toda otra variable y/o presentación”, productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
Expediente administrativo 327524-2007. y 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. El 25 de marzo de 2008, Ocean Nutrition Canada Ltd. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 2685-2008/0SD-INDECOPI. El 25 de septiembre de 2008, mediante Resolución 2346-2008/TPl- INDECOPI, el Tribunal de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 2685-2008/0SD-INDECOPI.
El 15 de diciembre de 2008, Ocean Nutrition Canada Ltd. interpuso demanda contencioso administrativa en contra de las Resoluciones 2346-2008/TPI-INDECOPI y 2685-2008/0SD-INDECOPI. El 2 de septiembre de 2009, el INDECOPI contestó la demanda contencioso administrativa interpuesta por Ocean Nutrition Canada Ltd. El 18 de enero de 2013, la Quinta Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.
El 8 de febrero de 2013, Ocean Nutrition Canada Ltd. presentó recurso de apelación contra la Sentencia de 18 de enero de 2013. 2.10. El 16 de junio de 2014, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República revocó la sentencia apelada y reformándola, declaró fundada la demanda interpuesta y, en consecuencia, nula la 2346-2008/TPI-INDECOPI, que confirmó la 2685-2008/05D-INDECOPI. 2.11.El 24 de julio de 2014, el INDECOPI interpuso recurso de casación contra la Sentencia dictada el 16 de junio de 2014. 2.12.El 23 de junio de 2015, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima de la República del Perú resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 4.2.
Argumentos de la demanda Ocean Nutrition (Canada Ltd. formuló demanda contencioso administrativa en los siguientes términos: No se ha analizado que los signos en conflicto son diferentes, tanto gráfica como fonéticamente. Pese a señalar que las marcas en cuestión provocan una impresión distinta, el INDECOPI concluye que son confundibles entre sí. Literalmente, la Resolución 2346-2008/TPI- INDECOP!I señala que existe riesgo de confusión indirecta entre la marca solicitada y la registrada.
Los signos confrontados no podrían ser considerados por los consumidores como provenientes de un mismo origen empresarial, únicamente por compartir un elemento evocativo y de uso común, como es el término OCEAN, el cual se encuentra presente en gran cantidad de marcas registradas en clases distintas a la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
Al realizar una comparación entre las marcas en litigio, en su conjunto y en forma sucesiva, y desde el punto de vista del consumidor medio, se aprecia que el signo OCEAN NUTRITION CANADA (mixto) difiere del signo OCEAN BLUE (mixto), ya que el primero está compuesto por tres términos y el segundo por solo dos. Además de tratarse de vocablos completamente distintos en su estructura y significación. Adicionalmente, una se encuentra en letras mayúsculas mientras que en la marca registrada solo hay una letra mayúscula, además de contar como elemento diferenciador con el diseño de la letra O del término OCEAN.
Argumentos de la contestación a la demanda. El INDECOPI, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó lo siguiente: Aun cuando el consumidor logre recordar y distinguir que se trata de signos diferentes, el hecho de que exista vinculación entre algunos de los productos que distinguen, aunado al hecho de que compartan la denominación OCEAN, término que no forma parte de otras marcas registradas en la clase 29, podría inducir al consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca inscrita a favor de isbrahim Trading S.A.C. o una nueva línea de los productos que distingue dicha marca, o que existe vinculación de carácter comercial entre las empresas.
Una de las razones que llevaron a determinar finalmente que, en el presente caso, se presentase un supuesto de confusión indirecta fue no 4 4.3. 5.1. 5.2. 5.3. solo el hecho que ambos signos compartian el mismo término OCEAN, sino que el referido término no se encontraba presente en la conformación de alguna otra marca registrada en la misma clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
En ese sentido, el hecho que, según la demandante, el término OCEAN pudiese encontrarse conformando marcas en otras clases de la Clasificación Internacional de Niza, resulta irrelevante, más aun si se toma en consideración que el análisis de registrabilidad de un signo es una facultad discrecional del INDECOPI, toda vez que la Autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar cada solicitud que se presente, determinando si ella cumple con los requisitos para acceder a registro o no, dependiendo dicha determinación de cada caso concreto; por tal razón, las conclusiones a que se arribe en cada caso concreto dependerán del examen del correspondiente expediente y no están sujetas a registros que podrían haberse otorgado con anterioridad y para otras clases de la Clasificación Internacional de Niza.
Fundamentos de la sentencia de primera instancia La sentencia de primera instancia judicial declaró infundada la demanda al considerar fundamentalmente lo siguiente: Existe identidad entre algunos de los productos que distinguen los signos en cuestión. La semejanza radica en que ambos comparten la denominación OCEAN, generando impacto fonético similar y encontrándose en la misma ubicación dentro del signo. La semejanza conceptual también es evidente, por cuanto ambos hacen referencia al mar extenso, debiendo señalarse que las diferencias gráficas en ambos signos, esto es, la grafía del signo solicitado, asi como la presencia de las denominaciones NUTRITION CANADA en la marca solicitada y BLUE en la marca registrada, no resultan suficientes para eliminar cualquier posibilidad de confusión entre ellos.
El hecho de que estos distingan algunos productos idénticos, así como el compartir la denominación similar OCEAN, podría inducir al consumidor razonable a un posible riesgo de confusión indirecta, ya que puede creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada; por lo que no es posible su coexistencia en el mercado.
Argumentos del recurso de apelación de sentencia Ocean Nutrition Ltd. interpuso recurso de apelación de la sentencia de primera instancia, alegando lo siguiente: E 6.1. 6.2. 6.3. 7.1. 7.2. 7.3. La Autoridad jurisdiccional no ha tenido en consideración, al momento de emitir sentencia, que la propia Resolución 2346-2008/TPI-INDECOPI reconoce que el término OCEAN es un signo evocativo.
Los signos en litigio, al compartir solo una palabra evocativa de escasa capacidad distintiva y presentar cada uno elementos propios, no pueden ser relacionados por el público consumidor. Realizando el análisis a partir de la impresión de conjunto que cada uno de los signos puede suscitar en el público consumidor, se aprecia que el signo OCEAN NUTRITION CANADA (mixto) difiere del signo OCEAN BLUE (mixto), ya que el signo solicitado está compuesto por 3 (tres) vocablos, mientras que la marca registrada OCEAN BLUE (mixta) está conformada solo por 2 (dos) términos. Adicionalmente, ambos signos incluyen en su conformación otros elementos gráficos que los diferencian claramente, presentando ambos signos diferente grafía, diferentes letras en mayúsculas y minúsculas y un diseño estilizado en el interior de la letra O del término OCEAN del signo solicitado, que no se encuentra presente en la registrada.
El término OCEAN es un término evocativo que se encuentra presente en gran número de marcas registradas en clases distintas a la Clase 29, por lo que no debe tomarse en consideración en el análisis comparativo. Por tal razón, circunscribiéndose a las denominaciones NUTRITION CANADA del signo solicitado y BLUE de la marca registrada, se concluye que ambos son vocablos completamente distintos, de diferente estructura y significación, y que los signos no comparten elemento alguno que los haga similares.
Fundamentos de la sentencia de segunda instancia La sentencia de segunda instancia declaró fundado el recurso de apelación y revocó la sentencia apelada, al considerar lo siguiente: Del examen comparativo de los signos en conflicto, se aprecia que desde el punto de vista fonético las denominaciones de la marca solicitada y la marca registrada presentan en esencia elementos de pronunciación relevantes y distintivos, lo cual crea un impacto sonoro y visual de conjunto diferente.
En cuanto al aspecto gráfico, ambos signos difieren uno del otro, dado que en la marca registrada se encuentra presente una figura irregular dentro de un círculo como fondo en la parte superior, en tanto que en el signo solicitado se presenta una figura de diseño estilizado al interior de la letra O del término OCEAN, lo cual crea un contexto gráfico distinto.
Si bien ambas marcas comparten el término OCEAN, no obstante, desde una lectura en conjunto de los signos OCEAN NUTRITION CANADA 6 8.1. 8.2. 8.3. (mixto) y OCEAN BLUE (mixto), es posible determinar que dicho término resulta irrelevante y accesorio dentro de la configuración de los signos distintivos, al existir otros elementos que los acompañan, por lo que no se aprecia la posibilidad de generar riesgo de confusión en el público consumidor y ambas marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado.
Argumentos del recurso de casación El INDECOPI interpuso recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia manifestando en esencia lo siguiente: La Sala Civil Suprema Transitoria asume que, a pesar de la existencia de similitud sonora entre los signos en conflicto, no existiría riesgo de confusión indirecta por la composición fonética del signo, lo cual es contradictorio al parámetro de análisis que establece la ley, pues justamente debe efectuar un análisis de los signos en su conjunto y no centrarse solo en una parte de los mismos.
El hecho de que los signos en conflicto compartan la denominación OCEAN, no presente en la conformación de alguna otra marca registrada en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, constituye un supuesto de confusión indirecta que la recurrida no ha tenido en consideración, pues conforme a la normativa vigente dicha situación se constituye en un supuesto que podría inducir al consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca inscrita a favor de Isbrahim Trading S.A.C. o una nueva línea de los productos que distingue dicha marca, o que existe vinculación de carácter comercial entre las empresas.
La sentencia recurrida no abordó ni discutió el examen comparativo de los signos conforme lo dispone la normativa andina, pues en vez de realizar un análisis integral, es decir, un análisis conjunto de los signos, se limitó a efectuar un análisis parcial. De allí que se efectuó una interpretación incorrecta de la norma andina. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación solicitada”. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos O 7 1.1. 1.2.
De oficio de interpretará el Artículo 135 literal g) de la Decisión 4865, para analizar el tema de los signos descriptivos. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos.
Palabras de uso común (OCEAN). Los signos evocativos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos Se abordará el tema en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca OCEAN NUTRITION CANADA (mixta), solicitada por Ocean Nutrition Canada Ltd., con la marca OCEAN BLUE (mixta), registrada a favor de Isbrahim Trading S.A.C. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(UA “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais; (y 1.3. 1.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva.
Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados$. b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 325-1P-2015, pp. 9-10.
Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales recaidas en el Proceso 15-1P-2013, p. 5; y el Proceso 519-IP-2015, p. 6. 9 1.5. 1.6. d) pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan”.
Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante?. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria!”.
Asimismo, se 10 tbíd. Asi, la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12. Ibid. Véase, por ejemplo, ta interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 178-1IP-2015, p. 8. Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales recaídas en el Proceso 129-1P-2014, p. 12; el Proceso 14-1P-2009, p. 6; y el Proceso 92-1P-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la 10 1.7. 1.8. entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles!!.
Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz1?. Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor!3, Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir!*.
De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables'5, “1 12 13 14 15 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI — Brauerei Schlósser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO — Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.
Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso “Mars”, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Articulos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de “medicamento”, en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: “El Gobiemo alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas".
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 316-IP-2015. En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 512-1IP-2014 de 15 de julio de 2015. Asi, la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 316-IP-2015, ya citada. 11 1.9. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las semejanzas de los signos en conflicto desde los distintos tipos de similitud que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos mixtos El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto la marca OCEAN NUTRITION CANADA (mixta), solicitada por Ocean Nutrition Canada Ltd., como la marca OCEAN BLUE (mixta), registrada a favor de Isbrahim Trading S.A.C., sobre la base de la cual se denegó de oficio el registro de la primera, son mixtas.
Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habria riesgo de confusión?$; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.
Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:*” a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la 16 17 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10. Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11 12 confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3, Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.
El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*? a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.
Finalmente, es preciso citar al tratadista Fernández-Novoa, quien explica que: "el recuerdo subsistente en la mente del consumidor vendrá determinado no por la totalidad de los elementos componentes de la marca, sino más bien por un elemento concreto; aquel que por su originalidad, carácter llamativo o situación dentro del conjunto provoque la impresión global de la marca en el consumidor ( ) la pauta de visión global tiene que combinarse con la pauta ulterior: la de supremacía del elemento dominante que impregna la visión en conjunto de una marca”??. 18 19 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales recaídas en el Proceso 1-1P-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; y el Proceso 12-1P-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11.
Cf. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, "Tratado sobre Derecho de Marcas", segunda edición, Gómez Acebo € Rombo, Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 311. El citado autor refiere asimismo que: “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ( ) suscita en el consumidor ( ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo míxto va a suscitar en los consumidores”.
FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas”, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, pp. 237-239; citado en la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 45-1P-2015 de 19 de agosto de 2015, p. 9. 13 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. En consecuencia, el principio o regla de la impresión o visión global tiene que combinarse con la pauta de la de supremacía del elemento predominante.
En otras palabras, se deberá dar preponderancia o prevalencia a un determinado elemento —denominativo o gráfico— de un signo mixto, sin dejar de aplicar la regla general del cotejo entre signos distintivos de la visión global o de apreciación del signo en su conjunto. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca OCEAN NUTRITION CANADA (mixta), solicitada por Ocean Nutrition Canada Ltd., y la marca OCEAN BLUE (mixta), registrada a favor de Isbrahim Trading S.A.C. Palabras de uso común (OCEAN) En el caso concreto, Ocean Nutrition Canada Ltd. alega que existen diversidad de marcas, registradas a favor de distintos titulares, que comparten el término OCEAN.
Sin embargo, el INDECOPI afirma que la denominación OCEAN no estaría presente en la conformación de ninguna otra marca registrada, además de la marca OCEAN BLUE (mixta, en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, el Tribunal abordará el presente tema. El literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. ( )”.
Si bien se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras de uso común, al estar combinadas con otras, pueden generar signos intrinsecamente distintivos, caso en el cual pueden acceder al registro. El titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por otros empresarios.
Lo anterior, comportará la debilidad de la marca que contiene la palabra de uso común en virtud de su fuerza limitada de oposición, por cuanto las denominaciones de uso común se deben excluir del cotejo de marcas?", A este respecto, Jorge Otamendi señala que: “El fitular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendré que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas asi configuradas el parecido 14 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Al efectuar el examen de registrabilidad, no deben tomarse en cuenta las palabras de uso común. Esta es una excepción al principio de que el cotejo de marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos comparados, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En este caso, la distintividad se buscará en el elemento o los elementos diferentes que integren el signo y en su condición de signo de fantasía, en virtud de la apreciación en conjunto del signo. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que palabras de uso común que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular de marca, por cuanto al ser vocablos usuales no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
Tal impedimento constituiría un monopolio de uso de palabras necesarias en beneficio de unos pocos. Los signos conformados por palabras de uso común se harán débiles frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, descriptivo o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio de manera próxima, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva?!, Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener esta: “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesanio ( ).
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”?. Le corresponde al Tribunal consultante establecer si la denominación OCEAN de los signos en conflicto, constituye propiamente una palabra de uso común para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcarilamente débiles". OTAMENDI Jorge. “Derecho de Marcas”. Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 215. Véase, la interpretación prejudicial recaida en el Proceso 30-1P-2013 de 7 de junio de 2013.
OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”, Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 191-192. 15 4.2. 4.3. 4.4. carácter distintivo; y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo las palabras de uso común. Los signos evocativos Como en el proceso interno se discute si la denominación OCEAN tiene carácter evocativo, en relación a los productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, es pertinente analizar el tema en cuestión señalando que un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, los signos evocativos no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo a con aquel a través de un proceso deductivo?, Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables.
No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. ?* Lo contrario ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir.
En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la aptitud distintiva del signo será marcadamente fuerte.25 En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación OCEAN y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 10640-2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 327-1P-2015 de 19 de mayo de 2016, p.13.
Ibid. Ibid. 16 Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. N Ñ Cecilia Lia yllón Quinteros MAGISTRADA Hernán o Hugo La ezlApac TRADO MAGISTRAD De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17