A Y MN A Ly EEN ( 5/0) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de septiembre de 2016 Proceso: 35-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital No. 4 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2013-3217 Referencia: Marcas involucradas: MOVILPAGO CON GRÁFICO A COLORES (mixta) Vs. MOVILNET 8.
DISEÑO (mixta) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 0597-TDCA-N01 recibido el 26 de enero de 2016, mediante la cual el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador, solicita interpretación prejudicial de los artículos 148, 135 literales a) y b), 136 literal a) y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N* 17811-2013- 3217; y, El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1%. Partes en el Proceso Interno Demandante: TELECOMUNICACIONES MOVILNET C.A. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Demandado: Director Nacional de Propiedad Industrial Presidente del instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (en adelante, IEPI) Tercero interesado: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. y TELEFÓNICA SERVICIOS MÓVILES S.A. Hechos Relevantes El 8 de agosto de 2000, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (en adelante, BANCO BILBAO) presentó, ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, solicitud de registro del signo MOVILPAGO CON GRÁFICO A COLORES, para amparar servicios de la Clase 381 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de Propiedad Intelectual 427, el 8 de noviembre de 2000, TELECOMUNICACIONES MOVILNET C.A. (en adelante, MOVILNET) presentó oposición, fundamentada en el registro previo de su marca MOVILNET 8, DISEÑO para proteger servicios de la Clase 38? de la Clasificación Internacional de Niza.
Mediante Resolución 978467 de 8 de febrero de 2001, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, rechazó la oposición y concedió el registro de la marca MOVILPAGO CON GRÁFICO A COLORES (mixta) El 19 de junio de 2001 MOVILNET, presentó demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución 978467. Mediante providencia de 20 de enero de 2016, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, de la ciudad de Quito, resolvió suspender el proceso y remitir a este Tribunal para que se pronuncie, respecto a la interpretación prejudicial de los artículos 148, 135 literales a) y b); 136 literal a) y 224 de la Decisión 486.
Argumentos de la Demanda La demandante MOVILNET alegó lo siguiente: 1 2 Servicios de telecomunicaciones. Servicios de telecomunciaciones. > ÁS 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4.2. 4.3. La marca MOVILNET 8, DISEÑO se encuentra registrada en otros países como Venezuela, en donde se ha convertido en una marca famosa y notoria, además de lo cual se encuentra solicitada en Ecuador.
La solicitud presentada en el Ecuador es anterior a la solicitud presentada por BANCO BILBAO, y está destinada a proteger servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. A simple vista existe similitud entre los signos MOVILPAGO CON GRÁFICO A COLORES (mixto) y la marca MOVILNET 8 DISEÑO de propiedad de la compañía actora.
Además de la semejanza entre los signos confrontados, se debe agregar el hecho de que ambos están destinados a proteger servicios de la misma clase. La notoriedad del signo MOVILNET £ DISEÑO es un hecho determinante para rechazar el registro de la marca MOVILPAGO CON GRÁFICO A COLORES. La concesión del registro del signo MOVILPAGO CON GRÁFICO A COLORES le ocasionaría graves perjuicios, por lo que resulta imperativo proteger el carácter distintivo de las marcas MOVILNET 8 DISEÑO. Argumentos de la Contestación. El Director Nacional de Propiedad Industrial, en su escrito de contestación argumento lo siguiente: 4.1.1.
Legalidad y validez de la Resolución impugnada. 4.1.2. Ratificación de la Resolución emitida, al guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional. 4.1.3. Negativa de los fundamentos de la demanda. 4.1.4. Impugnación de las pruebas que pudiera presentar el actor. 4.1.5. La denominación solicitada es distinta de la denominación oponente.
El Presidente del lEP!, al contestar la demanda enunció lo siguiente: 4.2.1. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda. 4.2.2. Ratificó la validez de la Resolución 78467. 4.2.3. Impugnó las pruebas que pudiera presentar el actor. BANCO BILBAO y TELEFÓNICA SERVICIOS MÓVILES S.A., al contestar como terceros interesados afirmaron que: 4.3.1.
Negativa de manera pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 4.3.2. llegitimidad de personería de la parte actora. 4.3.3. Legitimidad, legalidad y validez de la Resolución impugnada. 4.3.4. Improcedencia de la demanda. NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 148, 135 literales a) y b), 136 literal a) y 224 de la Decisión 486% de la Comisión de la Comunidad Andina.
No procede la interpretación de los artículos 148 ya que no se analizará el tema de la oposición, el 135 a) y b) al no tratar sobre la distintividad de un signo, únicamente se analizarán los artículos 136 literal a) y 224 al tratarse de un caso de confusión de marca en la cual se argumenta la notoriedad del signo opositor. De oficio se interpretarán los artículos 225, 226, 228 y 229 de la Decisión 486* para tratar el tema de la notoriedad del signo opositor.
“Artículo 148.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación”.
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (.J" “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(.J" “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” “Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Titulo, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro”.
“Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o 4 a) b) c) a) b) c) a) e) 9) h) D D k) transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: Riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;
Daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos”. (y “Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en to que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
El grado de distintividad inherente o adquirida del signo; El valor contable del signo como activo empresarial; El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento porel titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
Los aspectos del comercio internacional; o, La existencia y antigiledad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) No esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) No haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, 1.1.
1.2. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y gráfica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTEPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y gráfica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si los signos MOVILPAGO CON GRÁFICA A COLOR (mixto) y la marca MOVILNET 8 DISEÑO (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, especificamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.5 c) No sea notoriamente conocido en el extranjero”.
(J" Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 6 13 1.4 b) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá verificar si en el examen realizado entre los signos confrontados se observó la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:* a) b) d) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? Ibidem.
Ibidem. 1.5 2.3. a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. En el presente caso, se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos mixtos En el caso en análisis los signos confrontados MOVILPAGO CON GRÁFICA A COLORES al igual que MOVILNET 8 DISEÑO son signos mixtos, por lo que en este acápite se revisará este tema.
La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto?, Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N* 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta). 2.4. Enel análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más 2.5. 2.6. 2.7. característica que determina la impresión general que ( ) suscita en el consumidor ( ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores?.
Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos?0. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 2.6.1. Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.6.2. Se debe tener en cuenta, la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.6.3.
Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.6.4. Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se debe tomar en cuenta lo siguiente?!: a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos previamente citada. 1 4 Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo SA., Madrid 1984, p. 237 a 239.
Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 1- IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; y del Proceso 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. Ibidem. 2.8. 2.9, b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. En el caso concreto, cuando se realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de la suficiente carga semántica que permita identificar el origen empresarial respecto de la marca prioritaria?2, Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. 2.10, Con base a estos criterios se deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos, de acuerdo a las reglas de comparación ya indicadas. 12 Proceso 13-1P-2001, publicado en la G.0.A.C. N* 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. 10 2.11.Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos.
A saber: 2.12.En la comparación entre signos denominativos, sean simples o 2.13. 2.14, compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que se deberá tener presente que: 2.12.1.
Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy dificil de distinguir. 2.12.2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 2.12.3.
En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores??, El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 13 Revisar Proceso 98-1P-2012. 11 2.15. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.
En el caso en concreto, se deberá analizar los dos signos y revisar cuál es el elemento que prevalece para luego proceder a la aplicación de las reglas antes citadas. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad Afirma la compañía actora que su marca "MOVILNET £ DISEÑO” es una marca notoriamente conocida, por lo que se analizará este aspecto.
Al respecto, la Decisión 486 en su Artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los circulos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.
El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha caracteristica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.
Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. La protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad.
En relación, con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia1*, En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XI! de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el Artículo 136, literal h), 14 Proceso 31-1P-2013, 12 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido!S. El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el Artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria?S, En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el Artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros””.
La protección especia! que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella.
La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.
Reconocer la notoriedad corresponde a la autoridad nacional competente con fundamento en el Artículo 228 de la Decisión 486. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; 15 16 17 Ibidem.
Ibidem. Ibidem. 13 c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f El grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) El valor contable del signo como activo empresarial; h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) Los aspectos del comercio internacional; o, k) La existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. 3.13.
Asimismo, este Tribunal considera que, dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca. 18 3.14.En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgos: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 3.15.En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. 3.16.El riesgo de confusión, es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión 18 Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. 253 de 7 de marzo de 1997.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 14 directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 3.17.El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 3.18.El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 3.19.
Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 3.20. En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor (i) Al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro;
(ii) No tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; (ii) Piense que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación. 3.21.La marca notoria será protegida si además de probar la notoriedad se configura alguno de los riesgos antes mencionados. Se deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de la marca MOVILNET 8 DISEÑO. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Autoridad consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-3217, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatutg/del Tribunal. je Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Marthrá Rueda Merchán MAGISTRADA 15 Y A É Q — Hernán ro Za O Hugo Ramiro Gómez Apac 'AGIS ¡e MAGIS O De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente ta presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
SECRETARIO Notifífuese a la Autoridad consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16