TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2016 Proceso: 651-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2011-00356. Referencia: Signos figurativos Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 3968 recibido el 2 de diciembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República del Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de ta Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N* 2011-00356; y El auto de 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A Demandado: NACIÓN COLOMBIANA-SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2.1. 2.2. Tercero Interesado: COLOMBINA S.A. Hechos relevantes: El 3 de septiembre de 2009, COLOMBINA S.A. (en adelante COLOMBINA), solicitó el registro de la marca figurativa para distinguir los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “productos de confitería, chocolatería, galleteria, mostaza, mayonesas, salsas y condimentos”.

(Expediente administrativo 09 93800). Una vez publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (en adelante NESTLÉ) presentó oposición argumentando confundibilidad con su marca figurativa registrada bajo el certificado 361352, para distinguir los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “Café, extractos de café, preparaciones y bebidas hechas a base de café; café helado; sustitutos del café, extractos de sustitutos del café, preparaciones y bebidas hechas a base de sustitutos del café; chicoria; te, extractos de té, preparaciones y bebidas hechas a partir de té; té helado; preparaciones hechas a base de malta; cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao; chocolate, productos de chocolatería, preparaciones y bebidas hechas a base de chocolate; confitería, golosinas, caramelos, azúcar; goma de mascar; edulcorantes naturales; productos de panadería, pan, levadura, artículos de pastelería; bizcochos, tartas, galletas, barquillos, postres, budines, helados comestibles, helados comestibles a partir de agua, sorbetes, confiteria helada, tartas heladas, cremas heladas, postres helados, yogurts helados; productos para la preparación de helados comestibles y/o helados comestibles a partir de agua y/o sorbetes y/o confitería helada y/o tartas heladas y/o cremas heladas y/o postres helados y/o yogurts helados; miel y substitutos de la miel; cereales para el desayuno, hojuelas de maíz, barras de cereal, cereales listos para comer; preparaciones de cereales; arroz, pastas alimenticias, tallarines, productos alimenticios hechos a partir de arroz, de harina o de cereales, también bajo la forma de platos cocinados; pizzas; sándwich; mezclas de pastas alimenticias y polvos para pasteles; salsas; salsa de soya; kétchup; productos para aromatizar o sazonar los alimentos, especias 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. comestibles, condimentos, salsas para ensaladas, mayonesa; mostaza; vinagre.

(Expediente administrativo 07 093632). El 24 de marzo de 2010, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 16188, declaró infundada la oposición y concedió el registro solicitado. NESTLÉ interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

El 26 de mayo de 2010, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 26605, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo impugnado. El 30 de julio de 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante Resolución 40246, resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión impugnada.

NESTLÉ interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitando como pretensión principal la nulidad de los anteriores actos administrativos. El 2 de diciembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia mediante Oficio 3968, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la Demanda presentados por NESTLÉ: Señaló que los signos en conflicto son confundibles desde los puntos de vista gráfico y conceptual. Sostuvo que el simbolo del “visto bueno” es el elemento relevante de los signos en conflicto; además, ambos cuentan con el mismo color de fondo (verde) y con un marco similar. Agregó que ambas marcas evocan en la mente del consumidor el mismo concepto, esto es, una idea de aprobación o visto bueno y que tiene posicionada su marca figurativa en el mercado de los alimentos saludables. 3.4. 4.1. 5.1. 5.2. 5.3.

Expresó que su marca figurativa se ha tornado en sello indicativo de calidad, y que el consumidor ya guarda en su mente el concepto de salud, bienestar y nutrición, por lo que pudiera pensar que los productos del signo solicitado pertenecen a la misma línea de productos saludables, además que los signos en conflicto amparan productos coincidentes.

Argumentos de la Contestación presentada por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: En resumen señaló que los signos en conflicto no son confundibles, puesto que cuentan con elementos suficientemente distintivos que permiten su diferenciación, además de que el público consumidor no tendría dudas respecto del origen empresarial de los productos amparados por los signos en conflicto.

Participación del Tercero Interesado COLOMBINA: Señaló que los signos en conflicto no son confundibles, ya que el signo solicitado incluye gráficos, colores e imágenes propias y originales y que el color verde se ha generalizado con un mensaje ecológico en los productos y servicios de todas las clases internacionales. Sostuvo que el simbolo de “visto bueno” se ha convertido en uno de uso generalizado respecto de los productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Agregó que obtuvo el registro de la misma marca en diferentes países, lo que indica que los signos en conflicto podrian coexistir en el mercado. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente.

De oficio, se interpretarán los artículos 135 literal g) y 150, ya que el primero establece la irregistrabilidad de los signos de uso común, y el segundo regula el examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas!. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- “No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.

( ) 1.1.

1.2. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos figurativos. La reivindicación de colores. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por elementos gráficos de uso común. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de marcas.

Autónomo, integral, motivado y de oficio. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos Como en el proceso interno se discute si el signo figurativo de COLOMBINA es confundible con la marca figurativa de NESTLE, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, del siguiente tenor literal: “Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )”. El Ordenamiento Juridico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, O para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(..-) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico? o semejante* a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaria la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales.

Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias O insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 1.7. 1.8. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos": 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009. 2. 2.1. 2.2. 1.8.4.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

Comparación entre signos figurativos. La reivindicación de colores Como la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos FIGURATIVOS, se abordará el tema propuesto, reiterando la jurisprudencia vigente sobre la materiaf. Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.

En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir tres elementos, a saber: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. - Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”.

En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de dichos elementos en el conjunto marcario. Es importante tener en cuenta que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

En este último caso, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, los signos en conflicto Ver las Interpretaciones Prejudiciales 246-IP-2014 del 27 de mayo de 2015 y 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. pueden suscitar una misma idea y, de esta manera, generar riesgo de confusión en el público consumidor.

Análisis de registrabilidad de signos compuestos por elementos gráficos de uso común Como en el proceso interno se discute si el simbolo de “visto bueno” y el “color verde” son de uso común, el Tribunal abordará este tema siguiendo su línea jurisprudencial al respecto? y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina.

El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, colores, palabras, expresiones o partículas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. La norma trascrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar asi a expresarlo, y por lo tanto, de representar el signo gráfico o mixto en su total estructura una designación común o usual del producto, se adecuaría a esta causal de irregistrabilidad, constitutiva a la vez de causal de nulidad absoluta de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 172 contenido en la misma Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sin embargo, es posible que los gráficos, colores, palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otros elementos, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial del 25 de septiembre de 2015 en el Proceso 112-1P-2015. 3.6. 3.7. 3.8. 4.1. 4.2. caso puede accederse a su registro como marca.

De todos modos, el titular de la misma no podría impedir que los elementos de uso común sean utilizados por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque los gráficos, colores, expresiones, palabras y particulas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común), llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendria un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

Para finalizar el tema comprendido en este punto, los elementos de uso común en una clase determinada pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, se deberá determinar si el “visto bueno” y el “color verde” son de uso común en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y seguidamente realizar la comparación excluyendo los elementos de uso común que hubiere llegado a determinar, teniendo en cuenta la previsión plasmada en el punto 3.6. de la presente providencia. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de marcas.

Autónomo, integral, motivado y de oficio Como el tercero interesado argumentó que obtuvo el registro de la misma marca en diferentes paises y, en consecuencia, los signos en conflicto podrían coexistir en el mercado, el Tribunal se referirá al tema reiterando lo que ha sostenido sobre el particular en múltiples asuntos?. El artículo 150 de la Decisión 486 prevé que la oficina nacional competente, una vez vencido en plazo para presentar oposiciones (artículo 148), deberá realizar el examen de registrabilidad.

Dicho examen tiene las siguientes características: Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-1P-2004; Interpretación Prejudicial del 9 de marzo de 2005 en el Proceso 03-IP-2005; Interpretación Prejudicial del 16 de noviembre de 2005, en el Proceso 167-1P-2005.

Interpretación Prejudicial del 10 de abril de 2013 en el Proceso 17-1P-2013, 10 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. Es autónomo: sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relación con las emitidas por la propia oficina. Significa esto que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas no tengan límites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus funciones, sino que tiene la obligación al hacer el análisis de registrabilidad, de estudiar cada caso en particular, considerando todas sus características y teniendo en cuenta las pruebas que obren en el respectivo trámite, y desde luego las Normas Comunitarias aplicables.

Por lo mismo, el límite de sus actuaciones está dado por el Derecho Comunitario, en concordancia con las garantías procesales consagradas en las respectivas legislaciones de los Países a través de las acciones judiciales correspondientes para conocer de la legalidad de los actos administrativos que en el desarrollo de su función emitan. Es de oficio: se debe realizar aunque no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. Es integral: Se debe hacer un examen total del signo solicitado para registro, lo cual implica analizar si incurre en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los artículos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Es motivado: debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional debe fundamentarlo y no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2011-00356, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 11 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros artha Rueda Merchán MAGISTRADA ISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario. / bel aL a LA Lo == 77 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Gústavó Garcia/Br PRESIDENTA (e) SECRETARIO” Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 651-1P-2015 | 12