q (AÑ (ía) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: 665-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima República del Perú Expediente interno del Consultante: 05301-2014-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Cancelación por falta de uso de la marca HARBOR (mixta) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 5301-2014-0/5teSECA-CSJLI-PJ, recibido el 9 de diciembre de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 05301-2014-0-1801-JR-CA-25, El Auto del 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 4. Las Partes en el Proceso Interno: Demandante: José Santos Sandoval Acosta Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de la República del Perú. 2. Hechos Relevantes 2.1. El 27 de junio del 2000, se concedió a favor de José Santos Sandoval Acosta el registro de la marca HARBOR? (mixta) constituida por el logotipo conformado por un elemento figurativo en color azul y rojo con bordes plomos y en parte inferior se aprecia la denominación HARBOR en color azul, el cual se renovó el 10 de noviembre de 2010, para distinguir “( ) prendas de vestir, calzado y sombreros” de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
HLAMREOF 2.2. El 10 de junio de 2008 se concedió a favor de José Santos Sandoval Acosta el registro de la marca HARBOR AMERICA CREANDO PARA TI (mixta)? para distinguir “( ) sandalias, zapatos, zapatillas y prendas de vestir” de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, 2.3. El 5 de junio de 2011, MARKS AND SPENCER PLG, solicita la inscripción de la marca BLUE HARBOUR, la misma que se encuentra en trámite en el Tribunal de INDECOPI, toda vez que fuera denegado su inscripción en primera instancia. ñ 2.4.
El 19 de julio de 2012, MARKS AND SPENCER PLC., solicitó la cancelación de la marca HARBOR AMERICA CREANDO PARA TI (mixta) de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza?, porque la marca ! Certificado N* 64377, vigente hasta el 27 de junio de 2020, a favor de José Santos Sandoval Acosta de Perú. 2 Certificado N* 139292, vigente hasta el 10 de junio de 2018, 3 Expediente Administrativo 501245-2012.
Sa 2 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. no ha sido utilizada con todos y cada uno de los productos para los cuales ha sido registrada. También en la misma fecha, MARKS AND SPENCER PLC. solicitó la cancelación de la marca HARBOR (mixta). El 22 de agosto de 2012, José Santos Sandoval Acosta, respondió la acción de cancelación de la marca, bajo el argumento de que estuvo Usando la marca a través de la empresa Día Colection S.A.C., dedicada a la confección y comercialización de prendas de vestir, adjuntando medios probatorios con los cuales pretendió demostrar el Uso de la marca de análisis.
El 8 de enero de 2013, la empresa accionante Marks and Spencer Plc. presentó un escrito en el cual manifestó que otra de las marcas registradas a favor del emplazado es HARBOR AMERICA y logotipo, inscrita con certificado 139292, advirtiendo que la emplazada había presentado el mismo material probatorio para acreditar el uso de ambas marcas, señalando que las pruebas presentadas no demostraban el uso de la marca HARBOR y logotipo por lo que debía cancelarse.
El 25 de marzo de 2013, mediante Resolución 897-2013/CSD-INDECOP!, la Comisión de Signos Distintivos, declaró fundada la acción de cancelación de la marca HARBOR (mixta) inscrita bajo el Certificado N” 64377 para distinguir productos amparados en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. José Santos Sandoval Acosta inconforme con lo decidido presentó Recurso de Apelación contra la Resolución 897-2013/CSD-INDECOP!; el cual fue resuelto mediante la Resolución 450-2014/T PI-INDECOPI de 11 de abril del 2014 que confirmó la decisión inicial.
El 10 de junio del 2014, José Santos Sandoval Acosta presentó una demanda contenciosa administrativa de nulidad contra el Indecopi. 2.10.El 11 de agosto de 2014, el Indecopi contestó la demanda. 2.11.El 13 de mayo de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo Sub Especializado en Temas de Mercado, mediante Sentencia número Seis declaró infundada la demanda y válido el acto administrativo que dispuso la cancelación de la marca HARBOR (mixta). 2.12.
El 8 de junio de 2015, José Santos Sandoval Acosta, interpuso recurso de apelación contra la Sentencia número Seis, a efectos de que el superior jerárquico la declare nula..13. Mediante Auto de 13 de noviembre de 201 5, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.
Argumentos contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa José Santos Sandoval, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Que “( ) Hemos presentado documentación que sustenta el uso de la marca a través de terceros con consentimiento tácito, mediante comprobantes de pago, etiquetas, prendas de vestir, y documentos de merchandising” “( ) Sí bien el uso de una marca en principio se debe dar en la misma forma como fue registrada, sin embargo, puede sufrir de variaciones solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.
En tal sentido, las diferencias leves no afectan la prueba de uso” Que “( ) el Tribunal del INDECOPI al momento de resolver el uso de la marca modificada, ha debido precisar sí la marca usada ha tenido variaciones que impliquen la perdida de distinción y para ello debió considerar las percepciones del consumidor final *( ) es oportuno realizar el análisis correspondiente a los efectos de determinar si la variación de la marca que hemos venido usando, es de tal grado que ha perdido su carácter distintivo, considerando para ello la comparación con la marca registrada” Que “( ) de la visualización de los signos y marca registrada, se aprecia que la denominación y logo han sido usados respetando la marca registrada.
Si bien es cierto que la denominación y signos distintivos han sido usados por separado, los signos usados gozan de la suficiente distintividad para actuar en el mercado” Los elementos que conforman la marca registrada “( ) esto es denominación y signo, pueden subsistir por separado al identificar el mismo origen empresarial. Inclusive podemos afirmar que la denominación HARBOR es el elemento relevante que indica el origen empresarial” “( ) se puede concluir que el uso de la marca en comparación con la marca registrada, no implica una alteración en el carácter distintivo de la marca, ya que los signos usados han mantenido su carácter distintivo teniendo presente la marca registrada.
Se puede señalar que “( ) el consumidor medio ha mantenido identificado la procedencia de los productos, toda vez que el consumidor identifica a los signos usados como provenientes del mismo origen empresarial” Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa de 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. El Indecopi, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: El argumento principal, por medio del cual el demandante pretende sustentar su pretensión es “( ) que se encontraría acreditado el uso de la marca HARBOR y logotipo, para distinguir prendas de vestir, calzado y sombreros, de la clase 25” “( ) la demandante usó un signo esencialmente distinto a la marca registrada, lo que equivale a decir que la marca registrada no ha sido usada, procediendo por ello a la cancelación de la misma” SIGNOS USADOS MARCA REGISTRADA | HARESOR Que “( ) la marca debe usarse en principio en la forma que fue registrada, pero se permite que se efectúen modificaciones en el signo registrado para que el empresario pueda adaptarlo a las nuevas exigencias que surgen con el transcurrir del tiempo.
Las modificaciones que se efectúen al signo no deben afectar los elementos esenciales que alteren en forma sustancial su identidad, es decir su carácter distintivo” Que “( ) la marca registrada a favor del demandante no había sido utilizada, toda vez que, en las facturas, órdenes de compra, bolsas, fotografías y almanaques adjuntados por el demandante responden al uso de una marca distinta toda vez que contiene modificaciones sustanciales respecto a la marca registrada, por lo que los referidos instrumentales no 5 pueden acreditar el uso de la marca HARBOR y logotipo, conforme esta ha sido registrada” Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo Sub Especializado en Temas de Mercado en la Sentencia número seis resolvió declarar infundada la demanda, señalando que el uso de la marca registrada de forma separada produce una impresión diferente, toda vez que, al utilizar solo el logotipo de la marca registrada en las prendas de vestir, un consumidor medio no podrá identificar de que marca se trata, estando ambiguo para identificarlo, necesitando del elemento denominativo para reconocerlo y distinguirlo.
Argumentos del Recurso de Apelación José Santos Sandoval Acosta, en su Recurso de Apelación a la Sentencia número Seis de la demanda de lo Contencioso Administrativo expresa en lo principal, los siguientes argumentos: 6.1. *( ) las partes que intervienen en el presente proceso están de acuerdo que una marca en principio se debe dar en la misma forma como fue registrada, sin embargo, puede sufrir de variaciones solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo 6.2.
Que “( ) de la visualización de los signos y la marca registrada, se aprecia que la denominación y logo han sido usados respetando la marca registrada. Si bien es cierto que la denominación y signos han sido utilizados por separado los signos usados gozan de la suficiente distintividad para actuar en el mercado” 6.3. Los elementos que conforman la marca registrada, esto es denominación y signo, pueden subsistir por separado al identificar el mismo origen empresarial. 6.4.
En consecuencia el Juzgado de manera errada ha señalado que en la marca en litigio la denominación es la más predominante. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*, los cuales se interpretarán por ser procedente su análisis en la 4 *( ) Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Palses Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falla de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada. resolución del recurso interpuesto.
Adicionalmente, la Corte consultante solicita expresamente que el Tribunal se pronuncie sobre: a) Qué aspectos se deben tener en cuenta para que una marca se consolide como tal. b) De si las variaciones a la marca registrada, constituyen alteración en el carácter distintivo de la marca, al punto que no se acredite el uso de la misma y se concluya en su cancelación. c) Medios probatorios idóneos para acreditar el uso de la marca.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de una marca registrada por falta de uso. Régimen probatorio. Carga de la prueba. Prueba de uso. Respuesta a las preguntas formuladas por la Corte consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de una marca registrada por falta de uso. 1.1. En los antecedentes del proceso interno, consta que el 19 de julio de 2012, MARKS AND SPENCER PLC. solicitó la cancelación de la marca HARBOR AMERICA CREANDO PARA TI (mixta) de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, porque la marca no habría sido utilizada en todos y cada uno de los productos para los cuales ha sido registrada.
También solicitó la cancelación de la marca HARBOR (mixta), por lo que resulta pertinente abordar el tema de la cancelación de una No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.
Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor O caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Palses Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falla de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.
Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al litular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”. marca registrada por falta de uso en el marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4.2.
Los Artículos 165 a 170, salvo el 169 de la Decisión 486*, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. En ese marco las caracteristicas principales de dicha figura son las siguientes': a) Legitimación para adelantar el trámite. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite no puede adelantarse de oficio por la Oficina Nacional Competente, se inicia a solicitud de cualquier persona natural o jurídica interesada que pretenda usar la marca no utilizada, o por la aquella que pretenda registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada”.
Es importante tener en cuenta que el solicitante debe demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo cual se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para adelantar el trámite. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso.
Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa. c) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El Artículo 165 hace referencia al licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca.
El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace con base en otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma. La licencia de uso de la marca. Uno de los derechos de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma.
Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u El Artículo 169 soporta la cancelación del registro marcario en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos que ampara, Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial dictada en el marco del Proceso 86-1P-2013.
Ver a modo de referencia las Interpretaciones Prejudiciales dictadas en el marco del Proceso 15-1P-99 y del 26 de octubre de 2007, expedida en el proceso 131-1P- 2007. 8 otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma. Las licencias, tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios, por lo que, para ampliar el campo de acción de una marca determinada o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla.
El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último obliga al pago de una remuneración: la regalía, por lo que el licenciante conserva la titularidad sobre la marca. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo.
El Artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias, regallas y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser observada y controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva.
Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. La simple autorización para la utilización de la marca en el mercado, es una cuestión distinta, ya que ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, en el cual, no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro marcario, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca.
No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución donde no media licenciamiento de la marca. Sobre este tipo de contratos de distribución la doctrina extranjera ha precisado lo siguiente: “Cuando se suscita la cuestión de la relación que existe entre el contrato de licencia de marca y la categoría de los contratos de distribución, lo primero que debe destacarse es la aptitud de la licencia de marca (no obstante ser una figura contractual autónoma, dotada de un régimen jurídico propio en el art. 48 LM y susceptible de presentarse en el tráfico como un tipo contractual distinguible de los contratos de distribución) de integrase, a veces como un elemento 9 esencial, en determinadas modalidades contractuales pertenecientes a la categoría de la distribución comercial.
Ello, no obstante, también hay que advertir que el dato de que el distribuidor utilice la marca del proveedor en las distintas manifestaciones de su actividad de comercialización a las que viene obligado en virtud del contrato no significa necesariamente, desde la perspectiva del Derecho de Marcas, que dicha utilización precise una autorización del titular del signo. Así, los usos de la marca que indiscutiblemente se producen con mayor o menor intensidad en todo contrato de distribución comercial no son necesariamente indicativos de la presencia de una licencia de marca en estos contratos”. 1.3.
Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. 1.4, Se advierte que el uso de la marca no se prueba demostrando el uso del nombre comercial o de la razón social.
Son supuestos y hechos completamente diferentes. Una cosa es probar que una marca está en uso en un mercado determinado, es decir, que distinga efectivamente los productos y servicios para la cual fue registrada, y otra muy diferente es demostrar que la actividad comercial de un empresario determinado se da en el mercado bajo también un determinado nombre comercial o que la razón social se usa en sus transacciones comerciales, por lo tanto, probar el uso del nombre comercial o de la razón social no implica probar el uso de la marca en el mercado. 1.5.
Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en; forma prolija se han pronunciado sobre este punto.
El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente 6 8 MARTÍN ARESTI, Pilar.
La Legitimación del Distribuidor para el Uso del Signo Distintivo del Proveedor: Sobre la Existencia de una Licencia de Marca en los Contratos de Distribución. En “Las Marcas y la Distribución Comercial”. L Ediciones Universidad Salamanca. Salamanca, España, 2011. Pág. 20. 10 1.6. 1.7. 1.8. formal o simbólico. En el régimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.
Por ello ( ) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado".? Lo comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.
Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente con parámetros que están relacionados con las cantidades de los productos y servicios disponibles y comercializados, debiéndose tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 1.7.1.
La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 1.7.2.
La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.
En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la El Proceso 22-1P-2005.
Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1207, de 16 de junio de 2005. 11 1.9. doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en sefíalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca.
Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maiz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso.
Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344*.* Otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con la naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. 1.10.Se advierte también que si una marca es usada de manera diferente a la 1.11. 1.12. forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.
En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. Por lo tanto, se deberá determinar lo siguiente: 1.11.1.
Si el signo denominativo usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada; y, 1.11.2. Si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca, no hay porqué cancelarla. Por el contrario, si la adición de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real y efectivo de la marca registrada.
Una vez realizado lo anterior, se deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 199, de 26 de enero de 1996. 2 2.1. 2.2. 2.3, 2.4. 2.5. 2.6. contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados.
Régimen probatorio. Carga de la prueba. Prueba de uso. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento de que se cancele dicha marca.
El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancias identificadas con la marca, entre otros”.
Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, se deberán evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. Causales de justificación para el no uso de la marca. El Artículo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son: 2.4.1.
Fuerza mayor. 2.4.2. Caso fortuito. Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las restricciones a las importaciones o la imposición de requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso. Se deben examinar los criterios establecidos por la doctrina para identificar determinadas situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, así: En el Derecho Público, el profesor VEDEL al tratar el tema de la fuerza mayor la califica como "un acontecimiento exterior a la actividad del pretendido responsable; es imprevisible; es irresistible”.
Y la distingue del caso fortuito en razón del carácter exterior de la fuerza mayor y, además, “por ser imprevisible e irresistible, no ( ) separable de la actividad considerada y ( ), en consecuencia, no produce por sí mismo efecto de exoneración”. Ejemplificando respecto de lo anterior, comenta: “Sí el rayo o la tempestad pueden constituir un caso de fuerza mayor, el estallido de un 13 neumático o la ruptura de una pieza mecánica, incluso si no se puede reprochar al conductor de un automóvil, es un simple caso fortuito( )” no indemnizable, concluye el Tribunal. 2.7.
La fuerza mayor “se caracteriza por su imprevisibilidad. Un acontecimiento que podía ser razonablemente previsto no es constitutivo de fuerza mayor ( ). "La fuerza mayor es, en fin, irresistible, lo que quiere decir que la producción del daño no podía impedirse ( ) El efecto de la fuerza mayor es el de exonerar completamente al autor aparente del daño y es lógico, ya que el daño es debido en realidad a una causa exterior que no podría prever y a la que no podía resistir.”** 2.8.
A manera de referencia, la ENCICLOPEDIA JURIDÍCA OMEBA, citando calificada doctrina, expresa así mismo: “..el término caso fortuito, o simplemente 'caso', o mejor casus, es, por antonomasia, la voz más usada hoy. Recordemos, al respecto, que la expresión latina significa 'suceder y hasta 'ocurrir casualmente". “La más clásica definición del caso fortuito se funda en la previsibilidad e inevitabilidad.
Casus, es, por tanto, lo que no pudo ser previsto o que habiéndolo sido era imposible evitar." (Tomo XII, Edit. DRISKILL S.A., Buenos Aires-Argentina, pág. 958). 2.9. Es así que el caso fortuito se caracteriza por la imprevisibilidad del acontecimiento que se produce en relación causal con la actividad del hombre o con su omisión. De lo anterior cabe destacar la relatividad de lo fortuito, que se debe entender como lo que “sucede inopinada y casualmente”. 2.10.
Por su parte FERRI, citado en la misma Enciclopedia Jurídica Omeba, distingue al caso fortuito de la fuerza mayor de la siguiente manera: “el caso fortuito sería el fenómeno que surge de <causas ignoradas>, mientras que la fuerza mayor, depende de energías naturales más o menos conocidas, pero superiores a toda influencia de la voluntad humana”, y aún lo aclara ANTOLISEI, también citado, al decir: * “El caso fortuito, en el campo jurídico, se toma sólo en consideración cuando existe un nexo de causalidad entre la acción del hombre y el resultado ” mientras que, por fuerza mayor “debe entenderse, en general, toda fuerza externa que, por su poder superior, determina a la persona, de modo necesario e inevitable a un acto positivo o negativo ' >. 2.11.
Es decir, para que resulte excusable el no uso de la marca por motivos de fuerza mayor o de caso fortuito, tendrían que encajar los argumentos esgrimidos por la demandada, que resultaren probados en autos, dentro de los respectivos supuestos de hecho de la tantas veces referida norma comunitaria que recoge en su texto los conceptos ya expresados, aportados b pi GEORGES VEDEL, Derecho Administralivo, Edit.
Biblioteca Juridica Aguilar, Primera Edición, Traducción de la 6* edición francesa por Juan Rincón Jurado, Madrid-España, 1980, pág. 320. por la doctrina. Caso contrario no sería procedente la alegación de los mismos, como justificantes del no uso. 2.12. El Artículo 165 de la Decisión 486 enuncia que se cancelará el registro de una marca cuando sin motivo justificado no se hubiese utilizado por su titular o una persona autorizada durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 2.13.
De acuerdo con lo que la norma enuncia, la titular de la marca debe probar el uso de la misma dentro de los tres años precedentes a la presentación de la acción. 2.14. Por lo antes expuesto se deberá determinar si en el caso sometido a su examen quedaron demostrados motivos de fuerza mayor o caso fortuito que justifiquen el no uso de la marca, y atender fundamentalmente al tema relacionado con los periodos de tiempo dentro de los cuales se pudo haber aplicado la figura de la excepción antes citada.
Respuestas a las preguntas formuladas por la Corte consultante. Mediante Auto de 13 de noviembre de 2015, la Corte consultante solicita expresamente que el Tribunal se pronuncie sobre: ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para que una marca se consolide como tal? Para contestar esta interrogante es preciso tener en cuenta que la Decisión 486, en su Artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Para Chavanne y Bursa marca “( ) es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores O de los servicios prestados por otros”. Conforme a esta definición, los aspectos o elementos esenciales que la norma comunitaria exige para que una marca se consolide como tal son: Perceptibilidad: Requisito que determina que para que un signo pueda ser captado y apreciado, necesariamente debe pasar a ser una expresión material identificable, a fin de que pueda ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetrando de esta manera en la mente de los consumidores o usuarios.
La susceptibilidad de representación gráfica: La cual consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes 12 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales.
Tomo 1. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. 15 b) puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La característica de distintividad: Requisito fundamental que reúne todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirve para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Señalar si las variaciones a la marca registrada, constituyen alteración en el carácter distintivo de la marca, al punto que no se acredite el uso de la misma y se concluya en su cancelación. Para determinar si una marca ha sido usada o no conforme ha sido registrada, se hace necesario que delimitemos qué se debe entender por uso de la marca, que para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.
Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Es importante advertir que si el signo utilizado de manera real y efectiva en el mercado ha sido modificado por adición o supresión de elementos insignificantes o no sustanciales, de modo que no se pierde la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca inscrita, estaremos frente a un uso que debe ser protegido.
Por el contrario, si ha habido una modificación sustancial o significativa, ya sea por adición o supresión de elementos, de modo que se pierde esa capacidad distintiva o diferenciadora de la marca inscrita, no se habrá acreditado el uso de dicha marca!?, Medios probatorios idóneos para acreditar el uso de la marca. Como dejamos dicho en líneas precedentes, en el Artículo 167 de la Decisión 486 se enuncian algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca, sin embargo como el listado es únicamente enunciativo y no taxativo, dicho uso se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional.
Por tal motivo, se deberán evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 05301-2014-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo 13 Dentro de la linea jurisprudencial adoptada por éste Tribunal se pueden citar ta interprelación prejudicial emitida dentro del Proceso 79-1P-2012. 16 dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. A j LADA Cecilia Lulsa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Góm MAGISTRADO pac De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Dr. Hernán mbrano Notifíquese a la Sala Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17