(EN Í Sia) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 22 de septiembre de 2016 Proceso: 99-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00200 Referencia: Cancelación por falta de uso de la marca BASS (denominativa) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.
VISTOS: El Oficio 0579, recibido el 19 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 165, 166 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00200; y, El Auto de 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: PHILLIPS VAN HEUSEN CORPORATION ÁS 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: STANTON S.A.S. Hechos relevantes. El 18 de mayo de 2010, STANTON S.A.S. (en adelante, STANTON) presentó cancelación por falta de uso contra la marca BASS (denominativa)!, registrada a favor de PHILLIPS VAN HEUSEN CORPORATION (en adelante, PHILLIPS) para distinguir productos en la Clase 25 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza)?.
El 31 de mayo de 2011, mediante Resolución 29562, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) canceló por falta de uso el registro de la marca BASS (denominativa). El 24 de julio de 2011, PHILLIPS presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 29562.
El 30 de abril de 2012, mediante Resolución 27468 la Dirección de Signos Distintivos de la SIC al resolver el recurso de reposición, revocó la Resolución 29562, negando la cancelación por no uso del registro de la marca BASS (denominativa). El 14 de noviembre de 2012, mediante Resolución 68195 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el recurso de apelación, revocó la Resolución 27468, confirmó la Resolución 29562 y confirmó la decisión de cancelar el registro de la marca BASS (denominativa).
PHILLIPS presentó acción de nulidad? en contra de las Resoluciones 29562 y 68195. El 19 de agosto de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 229 de la Decisión 486.
Certificado No. 204593. Calzado en general. De la revisión del expediente no se desprende la fecha de presentación de la Acción de Nulidad. 2 7 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 4.1. Argumentos de la demanda de nulidad planteada por PHILLIPS: PHILLIPS acreditó el uso de la marca BASS (denominativa) para identificar calzado en general principalmente en Perú, país miembro de la Comunidad Andina.
En diciembre de 2006, HARBOR WHOLESALE, LTD. se convirtió en la licenciataria exclusiva en todo el mundo para la distribución mayorista del calzado identificado con la marca BASS. Las ventas al por mayor de HARBOR WHOLESALE, LTD. entre el 1 de febrero de 2007 y el 1 de mayo de 2010 ascendieron a la suma de veinte y seis millones de dólares.
HARBOR WHOLESALE, LTD. incurrió en gastos de marketing, invirtiendo más de un millón de dólares en publicidad y promoción del calzado con la marca BASS. PHILLIPS por medio de sus subsidiarias y licenciatarias vende billones de dólares al año en calzado. Respecto a las ventas en Perú en los años 2007 a 2010, la autoridad erróneamente llegó a la conclusión de que tan solo ascendían a la suma de $9,324.00 dólares.
La suma que se enuncia es errada, toda vez que las ventas de los años 2007 a 2009 fueron de un total de $166,595.00 dólares. Las pruebas aportadas demuestran la notoriedad de la marca BASS. Las famosas marcas de PHILLIPS para el año fiscal 2009, superaron los diez billones de dólares en ventas. En el año fiscal 2009 aproximadamente el 67% de las ventas se llevaron a cabo en los Estados Unidos de América, y el 33% en todo el mundo, en más de 48 países extranjeros, incluyendo Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Uruguay y Venezuela.
Desde el año 2004 al 2009 se invirtieron más de $12.330,000.00 millones de dólares para promocionar la marca BASS. Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad por parte de la SIC: Es claro que, aunque efectivamente la marca se encontraba vigente, no se logró demostrar el uso de la misma en el mercado para identificar 3 4.2. 4.3. 4.4, 4.5. 4.6. 4.7. 5.1. 5.2. productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, respecto de la cual se planteó su cancelación. La declaración del señor James McCormick, según la cual la marca BASS hizo presencia en el mercado peruano en el año 2007 no deja de ser una simple declaración que no cuenta con ningún soporte de sus afirmaciones, por lo que no puede constituirse en una prueba idónea para demostrar el uso de la marca BASS en el mercado andino. La declaración del señor James McCormick, por sí misma no puede dar fe de la realización de actos de comercio en lo que haya intervenido la marca BASS para la identificación de un producto o servicio determinado, y, por ende, no es plena prueba del uso de la marca, simplemente constituye un indicio que no encuentra soportado por otras pruebas.
El material publicitario impreso y el contenido de las diferentes páginas web, si bien permiten inferir el uso publicitario de la marca BASS, no permitirían establecer la realización de verdaderos actos de comercio, por los cuales se haya recibido una contraprestación pecuniaria por la venta de un producto. Las pruebas obrantes son insuficientes para demostrar el uso de la marca BASS (denominativa) para productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional! de Niza.
La improcedencia de la cancelación por no uso de una marca notoria, solo opera si el registro que se ataca por no uso, comprende productos o servicios para los cuales la marca es notoria en un país miembro, pues es respecto de estos que el signo cumple sus funciones como marca y no respecto de otros. De las pruebas aportadas no era posible colegir la supuesta notoriedad de la marca BASS en uno de los países de la Comunidad Andina.
Argumentos de la contestación por parte de STANTON como tercero interesado: Las pruebas aportadas por la demandante durante la etapa administrativa por no uso de la marca BASS (denominativa), se encuentran fuera del rango temporal establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486, es decir, los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicia la acción de cancelación. Una marca es usada cuando los productos o servicios que ella ampara son puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado del país donde se encuentre el registro o de un pais miembro de la Comunidad Andina. 4 5.3.
Las pruebas aportadas no demuestran el uso en ninguno de los países miembros de la Comunidad Andina, en razón de lo cual las pruebas son impertinentes e inútiles al no versar sobre los hechos materia de la controversia. 5.4. Las ventas minoritarias en el Perú durante el año 2007, no se encuentran demostradas dentro del expediente, pues si bien es cierto que en Colombia existe libertad de prueba, existen medios probatorios adecuados para demostrar plenamente la ocurrencia de un hecho, para el caso, la realización de ventas en el Perú debe ser demostrada mediante facturas de venta. 5.5.
Las certificaciones incorporadas al provenir de empleados y gerentes, no dan fe pública y no constituyen pruebas conducentes, mucho más cuando al tratarse del presidente o gerente de la compañía las afirmaciones le convienen a la parte por lo que no pueden ser consideradas como prueba plena dentro del proceso. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.
El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 165, 166 y 229% de la Decisión 486 de la Comisión de la 4 “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese ulilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su lilular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falla de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”. “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;
Cc. Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada al tratarse de un tema de cancelación por falta de uso y de una marca notoria. 2. De oficio se interpretarán los artículos 136 literal h) y 224 de la Decisión 486% para analizar la figura de la marca notoria. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN De la cancelación de un registro de marca por falta de uso.
De la prueba de uso de la marca. Cancelación de una marca notoria. Viabilidad de la cancelación por no uso en relación a los signos notoriamente conocidos. La marca notoria extra comunitaria. Pon= a ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN De la cancelación de un registro de marca por falta de uso STANTON presentó acción de cancelación por falta de uso en contra del registro de la marca BASS (denominativa), registrada a favor de PHILLIPS para distinguir productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón por lo cual se abordará esta figura. 1.2.
Los artículos 165 a 170, salvo el 169% de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. 5 b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pals Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”.
“Artículo 136.- No podrán registrarse coro marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.
( ) “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. El Articulo 169 soporta la cancelación del registro de marcas en la pérdida de distintividad del signo que se ha tomado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos o servicios que ampara. 6 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 4.7. 1.8.
De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede iniciarse de oficio por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado”.
Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el Articulo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación?, Una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización?.
Considerando la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá plasmarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello establece la presunción de que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado!', El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, contiene los parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no!!: 1.8.1.
La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un Proceso 492-1P-2015. Ibidem. Ibidem. Proceso 503-IP-2015. Ibidem SS 1.9. 2.1. 2.2. 2.3. producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.
En este sentido, se deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 1.8.2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.
No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que «se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo. etc. Una vez analizado lo anterior, se deberá analizar si la marca BASS (denominativa) fue usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente interpretación. De la prueba de uso de la marca La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486.
Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca y en el caso en concreto, al titular que ostentaba dicha calidad a la fecha de incorporar los documentos probatorios??. El mismo artículo se enuncian algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros".
Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, se deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable, Proceso 516-1P-2015. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. verificando que el uso sea real y efectivo en el mercado y en las cantidades correspondientes al tipo de producto que protege el signo??, Cancelación de una marca notoria Tomando en cuenta que se ha debatido dentro del proceso interno que el signo BASS (denominativo) es notoriamente conocido a nivel mundial, el Tribunal estima adecuado referirse a ese tema.
La figura de la marca notoria, cuya protección jurídica, como reiteradamente lo ha precisado este Tribunal, va más allá del principio de especialidad ya que ampara valores de la propia estructura de la competencia en el mercado, se protege en la Decisión 486 teniendo como base la protección al esfuerzo del empresario que logra llegar a convertir su marca en notoria para el público consumidor!**.
Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo!5, La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella.?*$ La protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad.
En relación con la regulación que establece la Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más amplia?”. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la 13 14 15 16 7 Ibidem.
Proceso 101-IP-2012. ibidem. Proceso 143-1P-2004, publicado en la G.O.A.C. N? 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 101-1P-2012 ya citado. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocidoí*, El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria??.
En cuanto al principio de territorialidad, de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Paises Miembros?0, Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.
Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo Pais Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado?!. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria, va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.
En efecto, el Artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro??. La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que, aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Ibidem.
Ibidem. Ibidem. Ibidem. Proceso 67-iP-2015. 10 Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, deberá dar cumplimiento a lo indicado en el Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*, 3.12.
En este marco, resulta necesario estudiar la figura de la cancelación de la marca por no uso respecto a uno o varios de los productos que protege, a la luz del amparo especial que se le otorga a la marca que ha alcanzado el grado de notoria?*. 3.13. Precisado que el registro marcario conlleva el derecho de uso exclusivo de la marca y la defensa contra el registro de signos similares o idénticos que puedan generar confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial, y que se crea la obligación de hacer uso de la marca, so pena de que se cancele el registro, a fin de evitar monopolio sobre determinado signo sin presencia en el mercado, se debe eliminar el registro de aquellas marcas que no se usan, siendo éste uno de los efectos del no ejercicio de la obligación de usar la marca por parte del titular del registro marcario; sin embargo, es necesario establecer que en relación con la marca notoría que ampara varios productos la Oficina Nacional o el Juez, en su caso, deben realizar respecto de la solicitud de cancelación por no uso un análisis consecuencial diferente al que se realizaría respecto de una marca que no ha alcanzado dicho estatus de notoria, que debe incluir el examen de los siguientes presupuestos?": a) Noes admisible que se permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la cancelación por no uso de la marca notoria de la misma forma en que se haría respecto de una marca que no haya alcanzado tal nivel, ya que en este caso está en juego no sólo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor, quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional y conocido fabricante, así como el derecho de los otros consumidores, con quienes no se competiría lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus productos. b) — Si bien la figura de la cancelación del registro marcario por efecto del no uso de la marca y el tema de la notoriedad están previstos en regulaciones independientes, existe una íntima conexión entre las dos figuras, dado el derecho preferente que se otorga a quien ha obtenido la cancelación por no uso de registrar a su nombre el signo que ha logrado sea cancelado. 2 Proceso 436-1P-2016, 24 Proceso 46-IP-2006, 25 Proceso 46-IP-2006, 11 é lA d) 3.14. 4.1. 4.2.
En los casos de marcas que amparan más de un producto, la cancelación por no uso respecto de algunos de estos productos crea problemas para el consumidor que impacta el tema de la competencia leal, haciendo que a la postre no puedan coexistir en el mercado dos marcas que amparan productos de diferente origen empresarial pero que pueden originar confusión en el público consumidor, o bien la utilización de una marca que ha alcanzado el estatus de notoria por parte de un tercero, independientemente de la clase en que puedan catalogarse los productos en el Nomenclátor.
Si bien el signo que sea solicitado como marca goza de prioridad, deberá cumplir con los requisitos esenciales para ser registrado (previstos en el artículo 134 de la Decisión 486), y no deberá estar incurso en las causales de irregistrabilidad previstas (artículos 135 y 136 de la Decisión 486), en especial en las consagradas el literal h) del Artículo 136 que brinda protección especial a una marca notoriamente conocida.
Así las cosas, se deberá en su caso, establecer primeramente el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es la única ya que es menos cierto que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use.
De la conclusión a la que se llegue dependerá la efectividad de! derecho preferente a que alude el Artículo 168 de la Decisión 486, ya que a la larga no podrá registrarse como marca el signo que reproduzca o imite una marca notoria, conforme lo establece el Artículo 136 literal h) de la Decisión 486. Viabilidad de la cancelación por no uso en relación a los signos notoriamente conocidos Dentro del proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso de la marca BASS (denominativa) y por su parte la titular afirma que su marca es notoriamente conocida, en razón de los cual en este acápite se analizará la cancelación de una marca notoria.
Teniendo en cuenta que la figura de la marca notoriamente conocida se ha desarrollado sobre la base de la protección del esfuerzo empresarial, la actuación de buena fe en el mercado y la competencia leal, el 12 Tribunal, haciendo un análisis integral y sistemático con la normativa que consagra la cancelación por no uso, encuentra lo siguiente?*: 4.2.1.
La figura de la cancelación por no uso también debe ser coherente y consecuente con el principio de la actuación de buena fe en el mercado, el respeto y protección del esfuerzo empresarial ajeno, y la competencia leal. 4.2.2. Aunque una marca notoria cayera en el desuso por múltiples razones, podría mantener dicho estatus por mucho tiempo, es decir, el grado de distintividad y el nivel de recordación en el público consumidor tendría la potencialidad de sobrevivir por algún tiempo de conformidad con múltiples factores. 4.2.3.
Siendo esto así, y tal como se explicó anteriormente, la normativa comunitaria mediante la figura de la marca notoria rompe el principio de uso real y efectivo de la marca. 4.2.4. Asimismo, se rompen los principios registrales, de territorialidad y de especialidad, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. En relación con este último, y teniendo en cuenta que es vital para concretar el asunto tratado, el Tribunal reitera que la protección de la marca notoriamente conocida se construye sobre la base de la exposición a cuatro riesgos en el mercado: confusión, asociación, dilución y uso parasitario.
En este sentido, para que se proteja una marca notoriamente conocida más allá del principio de especialidad, se debe demostrar que se encuentra en alguno de los cuatro riesgos. 4.2.5. En este caso, se debe analizar todas las variables para determinar si el signo notorio está expuesto a cada uno de los riesgos en el campo registral o en el mercado como tal.
En relación con los riesgos de uso parasitario y dilución, la corte consultante deberá tener en cuenta el grado de notoriedad del signo a proteger, analizando su nivel de penetración en los diferentes sectores. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que soportan la publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, y que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc. 4.3.
La figura de la cancelación por no uso debe ser aplicable si es susceptible de cumplir con su función y efectos: depurar el registro 26 Proceso 105-1P-2013, 13 4 marcario y realizar el derecho de preferencia. En este sentido, cancelar por no uso el registro de una marca notoria debe ser prolijamente analizado por parte de la corte consultante, ya que, en muchos escenarios basados en el derecho preferente, no debería operar la figura por no ser viable el registro de una marca idéntica o similar a la marca notoria objeto de la cancelación. En consecuencia, en primer lugar, debe analizarse el grado de notoriedad que ha alcanzado el signo notorio objeto de la cancelación, para posteriormente determinar, en el evento de que se pretenda registrar un signo idéntico o similar bien sea por el uso del derecho preferente o por cualquier solicitud, si se incurriría en los diferentes riesgos en el mercado”. 4.4.
Se deben analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de confusión y asociación en el público consumidor, como sería el caso de conexión competitiva si el signo notorio está registrado en otra clase, o la vinculación o asociación que pudiera generarse al recordar el signo notorio. También debe estudiar muy cuidadosamente que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores.
Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos sectores. Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altisima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. En un escenario como el planteado, la cancelación por no uso no tendría cabida y, en consecuencia, la oficina registro marcario debería negar la solicitud?*, 4.5.
Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio objeto de la cancelación, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error en el público consumidor??, 4.6. Como corolario de lo anterior, la única manera de generar una regulación de propiedad industrial coherente, sistemática y efectiva, es hacer operante las figuras dentro de un andamiaje engranado de protección. En el caso particular, la cancelación por no uso debe ser 27 Ibidem. 28 Ibidem, 22 Ibidem. 14 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. operante sólo si se permite la correcta realización de los principios y la finalidad de la protección de la propiedad industrial; en efecto, una efectiva cancelación por no uso sólo es posible si no afecta la importante base donde se asientan otras figuras, dentro de las que se incluye la marca notoriamente conocida y todas sus aristas de protección: cancelación por notoriedad (artículo 235 de la Decisión 486), nulidad por notoriedad, acción contra uso no autorizado de un signo notorio (232 dela Decisión 486), entre otras?0, La marca notoria extracomunitaria Dentro del proceso interno SIC afirma que de las pruebas aportadas no era posible colegir la supuesta notoriedad de la marca BASS en uno de los países de la Comunidad Andina, por lo cual se abordará este tema.
Uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486, radicó en establecer claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente conocidos. Por un lado, eliminó la referencia a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo notoriamente conocido?*.
De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo es notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros. El Artículo 224 debe leerse de forma sistemática con el Artículo 136 literal h), lo que tiene las siguientes implicaciones??: a) En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a Una solicitud de registro de la marca también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. b) No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad.
No obstante, lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos 34 Ibidem. Proceso 67-IP-2015. Ibidem, 15 5.5. a) b) extracomunitarios sí puede lograrse vinculándolos a las siguientes figuras relacionadas con la protección de la propiedad industrial3: La competencia desleal por confusión con una marca registrada.
Con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal. La competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito.
Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor. El hecho de no encontrarse registrada una marca en uno de los países miembros, no obsta para que no se reconozca dicha calidad, conforme lo determina el Artículo 229 literal a) de la Decisión 486, sin embargo, de lo cual, quien alegue está en la obligación de probar su aseveración y demostrar que su marca es notoria.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00200, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. O Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hermá ero brano, STRADO ES Ibidem. 16 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. > Hernán le de Zambrano___ ESIDENTE- mz Notifíquese al Tribunal Consultante mediante copia certificada y remitase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17