ep TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 22 de septiembre de 2016 Proceso: 158-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito, República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2013-4131 Referencia: Signos involucrados: FLUANXOL (denominativo) y FUNAZOL (denominativo) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 2315-TDCA-No.1, recibido el 14 de abril de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 con sede en Quito, de la República del Ecuador, solicita interpretación prejudicial de los artículos 71, 73 literales a) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 81 y 83 literales a), e) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013- 4131; y, El Auto de 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Demandante: LUIS WASHINGTON VEGA COBO Demandado: Director Nacional de Propiedad Industrial Procuraduria General del Estado Tercero interesado: H. LUNDBECK A/S Hechos relevantes El 14 de diciembre 1993, H. LUNDBECK A/S (en adelante, LUNDBECK) solicitó el registro de la marca FLUANXOL (denominativa)' para distinguir productos comprendidos en la Clase 5? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Intelectual 347, presentando observaciones el señor Luis Washington Vega Cobo, sobre la base del registro de su marca FUNAZOL (denominativa)? y KNOLL AG. fundamentándose en el registro previo de la marca FLUXOL (denominativa), registrada en Perú, ambas para amparar productos de la Clase 5* de la Clasificación Internacional de Niza.
El 28 de junio de 1995, mediante Resolución 944824, el Director Nacional de Propiedad Industrial, resolvió rechazar las observaciones y conceder el registro del signo FLUANXOL (denominativa). El 11 de septiembre de 1995, Luis Washington Vega Cobo presentó Recurso Contencioso Administrativo en contra de la Resolución 944824 ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.
Expediente interno 43658/93. Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico: alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Título de registro 212/93, Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. 2 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.1. 4.2. 5.1.
El 21 de noviembre de 2011, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No.1 de la ciudad de Quito, de la República del Ecuador, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial artículos 71 y 73 literales a) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y los artículos 81 y 83 literales a), e) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Argumentos de la demanda planteada por LUIS WASHINGTON VEGA COBO Entre los signos denominativos en conflicto FLUANXOL y FUNAZOL existen semejanzas gráfico, visual y fonético auditivas capaces de inducir a confusión al público consumidor. Las marcas en conflicto deben ser apreciadas en conjunto y no separadamente, siendo un aspecto muy importante tomar en cuenta el orden de las vocales contenidas en las marcas, las cuales en el caso en particular son idénticas las tres vocales contenidas en los signos confrontados.
La silaba tónica de la marca registrada es ZOL que es idéntica fonéticamente a la de la marca observada. Tanto el signo solicitado FLUANXOL como la marca registrada FUNAZOL son signos de fantasía, por lo que no cabe una comparación conceptual, sino más bien a una comparación gráfico, visua! y fonético auditiva. Los signos en conflicto están destinados a proteger productos comprendidos dentro de la misma clase, por lo que de concederse el registro de la marca FLUANXOL, se causaría un grave perjuicio al titular de la marca prioritaria.
Argumentos de la contestación a la demanda por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Legalidad y validez de la resolución impugnada. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la Procuraduría General del Estado Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.
Improcedencia de la demanda, por no reunir los requisitos legales. Legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente. Falta de derecho del actor. incompetencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito. Argumentos de la contestación por parte del tercero interesado H. LUNDBECK A/S El accionante ha intentado beneficiarse de la indiscutible notoriedad, fama, buen nombre, prestigio y calidad en el mundo de la marca FLUANXOL de su propiedad.
Falta de legítimo contradictor. Legalidad del acto. Falta de derecho del actor para solicitar que se deje sin efecto la resolución que dispone el registro de la marca FLUANXOL. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho del recurso interpuesto. NORMAS A SER INTERPRETADAS El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial artículos 71 y 73 literales a) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y los artículos 81 y 83 literales a), e) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
En consideración a que la solicitud de registro fue presentada el 14 de diciembre de 1993, bajo la vigencia de la Decisión 313 y no de la Decisión 344, no se interpretarán las normas de dicha Decisión. Tampoco se interpretará el Artículo 71 de la Decisión 313 al no analizarse los requisitos para el registro de una marca ni el Artículo 73 literal e) al no haberse alegato la notoriedad del signo que presentó la observación. 1.1. 1.2. 1.3.
Procede la interpretación solicitada, únicamente del Artículo 73 literal a) de la Decisión 313%, en consideración a que el caso en análisis está relacionado con la irregistrabilidad de una marca por confusión. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud ortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos. Marcas farmacéuticas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En vista a la existencia de confusión respecto a qué norma debe ser aplicada al caso concreto, el Tribunal interpretará el presente tema.
Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación juridica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal!, Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la a) Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
“Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(.) Proceso 113-1P-2015. É 1.4. 1.5. 1.6. 2.1. misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro de marca”. La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso.
En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida?. Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso?.
En conclusión, en el caso de autos la solicitud de registro del signo FLUANXOL (denominativo) fue presentada el 14 de diciembre de 1993, en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos Como en el proceso interno se discute si el signo FLUANXOL (denominativo) es confundible con la marca FUNAZOL (denominativa) es pertinente revisar el Artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para 7 Ibidem.
Ibidem. Proceso 38-1P-2002. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;( )” Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples interpretaciones Prejudiciales1?. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto, El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee!!.
En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica??. Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.5.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, 10 Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006;
Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009, Proceso 397-1P-2015, Ibidem. x= $ 2.6. esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.5.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.5.4.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante?3. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos!*: 2.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.6.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 2.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.6.4.
Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo ai criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que identifica el signo solicitado.
Ibidem. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005, e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-tP-2009 8 s 0) 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3.
En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
Comparación entre signos denominativos Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo denominativo FLUANXOL y la marca denominativa FUNAZOL se abordará en este acápite este tema. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingúísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en:** a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o, b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. El cotejo de signos denominativos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas: 3.3.1.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 15 Ibid. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 3.3.1.2.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.3.1.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.3.1.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los signos denominativos FLUANXOL y la marca FUNAZOL, cuyo análisis pueda permitirle a la vez identificar para el efecto, si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. Marcas farmacéuticas En virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal considera oportuno referirse al tema de las marcas farmacéuticas.
El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica?*.
Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se “auto mediquen”, determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario O por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina””, Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que se debe realizar, en el caso de registro de un signo como marca que 16 Y Proceso 113-1P-2015.
Ibidem. 10 4.5. 4.6. 4.7. ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales!?.
En los casos de marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno!*?, Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas?0, Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.
El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente?!, En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-4131, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de 18 21 Proceso 48-IP-2000.
Proceso 30-IP-2000. Proceso 48-1P-2000, ya citado. Proceso 74-1P-2010. 11 la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatutifdal Tribunal.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA S Hernán Ro - STRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12