TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre del 2016 Proceso: 332-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00517 Referencia: Signo involucrado: NEGRITA (denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 2663, recibido el 15 de junio del 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00517; y, El Auto del 22 de septiembre del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: * Demandante: CONOPCO INC. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Tercero Interesado: ALICORP S.A.A. AZ 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Hechos Relevantes. El 16 de noviembre del 2006, la sociedad ASA ALIMENTOS $. A. (hoy ALICORP SAA.) solicitó el registo del signo NEGRITA (denominativo), para distinguir productos como "café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo", comprendidos en la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
El 28 de abril del 2006, se publicó la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 563 y dentro del término legal la sociedad CONOPCO INC., presento oposición contra la mencionada solicitud, con fundamento en la falta de distintividad del signo NEGRITA (denominativa), porque consiste exclusivamente en Un término descriptivo de los productos que pretende identificar en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 22 de agosto del 2006, ASA ALIMENTOS S.A., (hoy ALICORP S.A.A.), respondió la oposición presentada indicando que el signo solicitado es novedoso y con la suficiente fuerza distintiva para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. El 30 de diciembre del 2008, mediante Resolución 57360, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), declaró infundada la oposición presentada por CONOPCO INC., y concedió el registro de la marca NEGRITA (denominativa) a favor de la sociedad ALICORP S.A.A. inconforme con tal decisión, la sociedad CONOPCO INC., interpuso Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación, los cuales fueron resueltos el primero mediante Resolución 16774 del 31 de marzo del 2009 y el segundo mediante Resolución 21308 del 30 de abril del 2009, las dos confirmando la decisión inicial.
El 11 de septiembre del 2009, la sociedad CONOPCO INC., interpuso Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra las Resoluciones 57360 del 30 de diciembre del 2008, 16774 del 31 de marzo del 2009 y 21308 del 30 de abril del 2009 dictadas por la sic. El 25 de noviembre del 2011, la SIC dio respuesta a la demanda presentada por CONOPCO INC. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3, El 23 de noviembre del 2011, ALICORP S.A.A. dio contestación a la demanda como Tercero Interesado.
Mediante Auto de 30 de marzo de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de CONOPCO INC. contenidos en la Acción de Nulidad CONOPCO INC., con domicilio en New York, EEUU, en su escrito de demanda expresa, en to principal, los siguientes argumentos: “( ) dicho signo no cumple con la función distintiva que se requiere para ser registrado como marca, pues al observarlo, el consumidor asociará directamente el producto con sus caracteristicas.
Como consecuencia, el signo descriptivo no servirá para que el consumidor diferencie un producto del otro, lo que significa que éste no tendrá aptitud para identificarlo en el mercado”. “( ) el término NEGRITA es descriptivo por cuanto informa de manera directa las características de los productos que pretende distinguir con dicho signo, pues está indicando que se trata precisamente productos de color negro.
Por consiguiente, el signo NEGRITA es una expresión descriptiva cuya lectura no requiere de un esfuerzo mental O imaginativo por parte del consumidor, quien la reconocerá fácilmente al observarla”. “( ) es evidente que cualquier producto de los incluidos en la Clase 30 que tenga una apariencia oscura o negra, se puede calificar como “NEGRITO” o “NEGRITA”.
Por ejemplo, un flan puede ser de un sabor como el chocolate y llevar una apariencia oscura, de manera que el consumidor lo percibe como “NEGRITO”. Esta misma situación es verificable en otros productos tales como el café, té, vinagre, cacao, pan, pastelería, helados, salsas y especias”.. *“( ) informa directa e inequívocamente al consumidor, que el producto tiene una apariencia oscura.
El consumidor no requerirá de un esfuerzo mental ni imaginativo para descifrar que la palabra NEGRITA como marca del producto, signifique algo diferente a la apariencia oscura de los mismos, esto es, las características de este producto”.. “( ) Afirmar que la expresión NEGRITA es un signo evocativo y que no trae una idea directa sobre las características del producto que identifica, es reconocer que este signo es engañoso y trae falsa información al consumidor, quien al observar la expresión NEGRITA, a 4.1. 4.2. 5.1. 5.2. 5.3. simple vista entenderá que el producto identificado es de apariencia oscura”.
Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad La SIC en su escrito de contestación, en lo principal, expresa los siguientes argumentos: “( ) el signo solicitado no se refiere de manera directa a las características esenciales de los productos que pretende identificar, antes bien resulta evocativa de las mismas, pues puede referirse a que se trata de algunos productos saborizados con chocolate o bañados en vino oscuro o algunos de color negro, por ejemplo, pero no informa de manera directa que se trata de productos con esas características; es decir se trata de una denominación que sugiere, en el consumidor o en el usuario ciertas cualidades o efectos del producto pero que le exige hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto”.
“( ) Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Adicionalmente el Tribunal de la Comunidad Andina mediante PROCESO: 0008-IP-2008 ASUNTO: Marca: “CRISTAL AIR” nos da la razón en la apreciación por parte de esta entidad frente al registro de la marca Negrita (denominativa) clase 30”.
Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad del Tercero Interesado, ALICORP S.A.A. ALICORP S.A.A. en su escrito de contestación, en lo principal, expresa los siguientes argumentos: “( ) La palabra NEGRITA de propiedad de mi representada es un signo con suficiente fuerza distintiva que en este caso se encuentra registrada para distinguir productos que se encuentran comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza".
“( ) la norma no impide el registro de signos que, de acuerdo a lo antes expuesto, sean descriptivos sino de aquellos que sean exclusivamente descriptivos, lo que implica que, si un signo de esta naturaleza se acompaña de otros elementos que le otorguen distintividad, o que por su significado no pueda ser considerado como descriptivo de los productos que pretenden amparar, puede ser registrado como marca”.
“( ) Este tipo de signos, como NEGRITA no designan directamente las características del producto que trata de distinguir, sino que sugiere o evoca estas cualidades. En razón a que son lo suficientemente 4 arbitrarias y originales son capaces de funcionar como marcas y pueden ser registradas”, 5.4. “( ) la expresión NEGRITA al ser escuchada por una persona cualquiera, no va a pensar que se trata de un producto a ser utilizado en un alimento de origen vegetal que son los productos que se amparan en esta clase”.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina", interpretación que se hará por ser procedente. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. Signos descriptivos.
Signos evocativos. n= D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad 1.1. En el proceso interno, consta que la sociedad ASA ALIMENTOS $. A. (hoy ALICORP S.A.A.) solicitó el registro del signo NEGRITA (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que por otra parte, CONOPCO INC. presento oposición contra la mencionada solicitud con fundamento en la falta de distintividad del signo solicitado. 1.2.
La normativa andina establece dos clases de prohibiciones al registro de marcas, estas son: absolutas o relativas. En el presente caso, por la naturaleza del asunto que es objeto de esta interpretación se hará referencia a la primera clase mencionada. 1.3. Al respecto, el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina estipula lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) b) carezcan de distintividad;
(..) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”, 5 r 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad; La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registtado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, ¿Sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.? La distintividad tiene un doble aspecto:* 1) La distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. 2) La distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
Se debe tener en cuenta que la causal de nulidad absoluta del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 está referida a la distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida.
La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.* De modo referencial, ver Proceso 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, pp. 23-25.
De modo referencial, ver Proceso 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016, p. 6. De modo referencial, ver Proceso 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015, pp. 23-25. ¿ 1.8. 2.2. 2.3. 2.4. El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. Por lo tanto, la autoridad competente debe, en primer lugar, analizar si el signo NEGRITA (denominativo) solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto.
Signos descriptivos. Conopco Inc. presentó oposición contra la mencionada solicitud, con fundamento en la falta de distintividad del signo NEGRITA (denominativo), porque consiste exclusivamente en un término descriptivo de los productos que pretende identificar en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo que resulta pertinente abordar el tema planteado, al que hace referencia el Artículo 135 Literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones faudatorias referidas a esos productos o servicios”.
Los signos descriptivos son aquellas que informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica ta denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es en relación con el producto o servicio de que se trata? se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.
Se advierte que los signos descriptivos deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.? Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones 5 Ibídem. 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. descriptivas, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
Si bien se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones descriptivas, éstas al estar combinadas con otras designaciones descriptivas pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las palabras descriptivas puedan ser utilizadas por otros empresarios.
Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca?, Se deberá determinar si la expresión NEGRITA es descriptiva para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo todo lo expresado anteriormente. Signos evocativos Conopco Inc. en su escrito de demanda manifiesta que afirmar “( ) que la expresión NEGRITA es un signo evocativo y que no trae una idea directa sobre las características del producto que identifica, es reconocer que este signo es engañoso y trae falsa información al consumidor, quien, al observar la expresión NEGRITA, a simple vista entenderá que el producto identificado es de apariencia oscura”, en consecuencia, es pertinente analizar el tema, empezando por advertir que un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara.
Sin embargo, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo a través de un proceso deductivo. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por lo tanto, son registrables.
No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcaría. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.
OTAMENDI Jorge. "DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 3.3. Cosa distinta ocurre cuando el signo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir.
En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 3.4. Se deberá determinar si la expresión NEGRITA es evocativa para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2009-00517, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron en su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Martha Rugda Merchán Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 7 Revisar a modo de referencia la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 410-1P-2015, de fecha 25 de febrero de 2015, marcas FRUTIBOM y FRUTI. 9 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
SECRETARIO Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10