ES TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS 105-1P-2016 Interpretación Prejudicial Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito de la República de Ecuador 17811-2013-4691 Marcas involucradas COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa) y FAMILIA (denominativa) Hugo Ramiro Gómez Apac El Oficio del 18 de diciembre de 2015*, recibido el 23 de febrero del 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito de la República de Ecuador solicita Interpretación Prejudicia! del Artículo 81, del Literal h) del Artículo 82, del Literal a) del Artículo 83 y de los Artículos 102 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de los Artículos 134, 135, 136 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-4691; y, El Auto del 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: 1 Este oficio no se encuentra identificado con un número, solo se verifica la fecha del mismo. 2.2. 2.3. 3.2. Proceso 105-1P-2016 Demandante: KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. Demandados E Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual Director Nacional de Propiedad Intelectual Procurador Nacional del Estado Tercero Interesado: PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. Hechos relevantes:.
El 17 de diciembre de 2004, KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. (en adelante, KIMBERLY CLARK), titular de la marca denominativa FAMILIA, inscrita bajo el Registro Nro. 735-76, demandó la nulidad de la marca COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa), inscrita con Título 16380-02 a favor de PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. (en adelante, FAMILIA SANCELA), que distingue productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.? El 26 de mayo de 2006, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (en adelante, el JEPI) contestó la demanda.
El 14 de mayo 2015, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N” 1 de Quito de la República de Ecuador dispuso suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda de KIMBERLY CLARK:. El 30 de noviembre de 2000, PRODUCTOS FAMILIA DEL ECUADOR S.A., quien luego cambió de nombre a PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A., solicitó el registro de la marca COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa) para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
Pese a haber formulado oposición contra el registro de la marca antes referida, esta se concedió sin considerar que es un signo desprovisto de carácter distintivo, al estar registrada con anterioridad la marca FAMILIA (denominativa), con Titulo 735 del 9 de marzo de 1976, que distingue Clase 16: todos y cada uno de los productos comprendidos en esta clase. 3.3. 3.4, 3.5. 4.2. 4,3, Proceso 105-1P-2016 productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza?, cuyo actual titular es KIMBERLY CLARK.* Los términos COCINA y ULTRA, que conforman el signo cuya nulidad se solicita, son términos descriptivos que no pueden ser registrados como marcas, debido a su estrecha relación con los productos que se pretende proteger.
La marca COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa) fue concedida en contravención del Artículo 81, del Literal h) del Artículo 82 y el Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del Artículo 134, del Literal i) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Por lo señalado, solicita que se declare la nulidad de la marca COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 113 de la Decisión 344 y el Artículo 172 de la Decisión 486. Argumentos de la contestación del lEPI:. Niega los fundamentos de hecho y derecho de la demanda y solicita su improcedencia, por carecer de fundamento legal las pretensiones de KIMBERLY CLARK.
Alega la legalidad y total validez de la marca COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa), con Título 16380-02. impugna las pruebas que llegare a presentar KIMBERLY CLARK en todo lo que tuviere de ¡legal e improcedente. Argumentos de la contestación de FAMILIA SANCELA:. FAMILIA SANCELA es una compañía relacionada con PRODUCTOS FAMILIA S.A., en tanto que esta última es su único accionista.
PRODUCTOS FAMILIA S.A. es la actual propietaria de la marca cuestionada, en virtud de un contrato de cesión, siendo que la solicitud de transferencia fue presentada al ¡EPI el 27 de abril de 2005; no obstante, ambas empresas concurren al proceso, en caso de considerarse que el registro no se transfiere frente a terceros, hasta que quede inscrita tal transferencia. Clase 16: productos sanitarios de papel, especialmente toallas de papel, servilletas de papel, pañuelos de papel y papel higiénico.
La marca indicada fue solicitada por SCOTT PAPER COMPANY, quien cambió de nombre a KIMBERLY CLARK TISSUE COMPANY, asimismo, esta última empresa transfirió la marca a favor de KIMBERLY CLARK CORPORATION, quien a su vez la transfirió a KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., su actual titular. 3 5.2. 5.3. 5.4, 5.5, 5.6. 5.7. 5.8. Proceso 105-1P-2016 PRODUCTOS FAMILIA S.A. es titular en Ecuador de más de veinte registros de la marca FAMILIA y de otras marcas y nombres comerciales esencialmente derivados de ella desde el año 1977, constituyendo también una familia de marcas, por lo que tiene derechos adquiridos sobre esa denominación. FAMILIA SANCELA mantiene una licencia de uso respecto de las marcas en comentario.
FAMILIA es una marca notoria en el mercado que identifica los productos que fabrican y comercializan PRODUCTOS FAMILIA S.A. y FAMILIA SANCELA. En el año 2001, en el que se solicitó el registro de la marca materia de nulidad*, dicha marca ya constituía una de las más recordadas por el consumidor ecuatoriano. El registro cuya nulidad se pretende fue emitido el 28 de mayo de 2002%, rechazándose la oposición interpuesta con base en la marca FAMILIA (denominativa), al advertirse la existencia de otros registros con la denominación FAMILIA, por lo que se concluyó que la denominación COCINA FAMILIA ULTRA pretendía ampliar la protección de tales registros.
Deduce la incompetencia del Tribunal Contencioso Administrativo, en tanto que la competencia sobre el caso le corresponde al IEPI, y, en caso que sea rechazada, alega la excepción de litispendencia, de violación de trámite y la consecuente nulidad del proceso. El signo cuya nulidad se pretende no carece de falta de distintividad intrínseca o extrínseca.
Aun en el caso de que el signo hubiera carecido de distintividad intrínseca, ya tendría distintividad adquirida. La marca COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa) no podría provocar engaño o confusión en el consumidor, cualificado como un engaño público que constituya una causal de nulidad absoluta, principalmente porque la marca constituye un signo que estaba previamente registrado a nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A. El registro de la marca FAMILIA (denominativa) de propiedad de KIMBERLY CLARK nunca ha sido usado, por lo que ha sido cancelado en primera instancia por falta de uso.
Por tanto, en la práctica resulta imposible que exista alguna posibilidad de confusión que perjudique a KIMBERLY CLARK. De conformidad con el Título 16380-02 que obra en el expediente, dicha marca fue solicitada el 30 de noviembre de 2000. De conformidad con el Título 16380-02 que obra en el expediente, la marca cuya nulidad se pretende fue otorgada el 11 de diciembre de 2001. 4 <P 5.9.
Proceso 105-1P-2016 Las palabras COCINA y ULTRA no guardan ninguna relación con los productos de la Clase 16 y en ningún caso la marca cuestionada es genérica ni descriptiva en relación a tales productos 5.10.La mala fe de KIMBERLY CLARK es tan evidente que ha demorado más 5.11. de veinticinco años en percatarse de la supuesta nulidad de los múltiples registros que poseen sobre la marca FAMILIA.
En los últimos años KIMBERLY CLARK ha enfrentado una pérdida de participación en el mercado frente a PRODUCTOS FAMILIA S.A. y FAMILIA SANCELA, por lo que, como reacción y oposición a ello, utiliza prácticas abiertamente desleales y ajenas a las reglas de la libre competencia, como esta acción, a fin de obstaculizar sistemáticamente el mercado a su principal competidor.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 81, del Literal h) del Artículo 82, del Literal a) del Artículo 83 y de los Artículos 102 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena? y Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82.- No podrán regislrarse como marcas los signos que: ( ) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de tos productos o servicios de que se trate;
(.J" “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(J7 “Articulo 112.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” “Artículo _113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; c) El registro se haya oblenido de mala fe.
Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del tilular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u olra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca 5 Proceso 105-1P-2016 de los Artículos 134, 135, 136 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
En el presente caso, se aprecia que la solicitud de registro de la marca COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa) fue presentada bajo la vigencia de la Decisión 344, por lo que al caso en concreto le son aplicables las disposiciones que se encuentran en dicha normaf. Por tanto, procede interpretar el Literal a) del Artículo 83 y el Artículo 113 de la Decisión 344, en tanto que la controversia radica en la supuesta confusión entre la marca cuya nulidad se pretende y una marca registrada con anterioridad.
No procede interpretar los siguientes artículos: - El Artículo 81 de la Decisión 344, por no ser materia de controversia la distintividad intrínseca de la marca cuya nulidad se pretende. - — El Literal h) del Artículo 82 de la Decisión 344, en tanto que no se discute si la marca cuya nulidad se pretende es susceptible inducir a engaño respecto de la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o la aptitud para el empleo de los productos que distingue. - El Artículo 102 de la Decisión 344, ya que no es relevante para el presente caso determinar cuándo se adquiere el derecho al uso exclusivo de una marca. - Los Artículos 134, 135, 136 y 172 de la Decisión 486, conforme a lo señalado en el numeral 2 precedente.
De oficio procede interpretar el Literal d) del Artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena?, toda vez que KIMBERLY CLARK alegó el carácter descriptivo de los términos que conforman la marca cuya nulidad se pretende. extranjera. 2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.” Conforme al criterio sentado por el Tribunal en la linea jurisprudencial desarrollada sobre el particular, que puede ser consultada de modo referencial en los Procesos 90-1P-2012 del 24 de octubre de 2012 y 108-1P-2012 del 3 de octubre de 2012.
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudalorias referidas a esos productos o servicios;
(J" 6 N DD ADRAD 1.1. 1.2. Proceso 105-1P-2016 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre una marca denominativa compuesta y una marca denominativa simple.
Marcas conformadas por denominaciones descriptivas. La marca débil. La marca derivada. Familia de marcas. La marca notoriamente conocida, su protección y su prueba. Familia de marcas y marcas derivadas provenientes de una marca notoriamente conocida. La nulidad de un registro de marca. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si la marca COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa) y la marca FAMILIA (mixta), son confundibles o no, es pertinente analizar e! Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literales a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presentan algunos de los presentes impedimentos: a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro oO registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, O para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error;
(.)” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.*0 uv Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 470-1P-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 7 1.3. 1.4. 1.5. b) Proceso 105-1P-2016 El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor.
Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen. Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:1* a) b) d) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1 Ibidem. 1.6. 1.7. 2.1. 2.2. Proceso 105-1P-2016 Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:12 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método de! cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre una marca denominativa compuesta y una marca denominativa simple En tanto que la acción de nulidad se sustenta en la presunta confusión entre las marcas COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa) y FAMILIA (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que ambos signos están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.*3 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que 12 13 Ibídem.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 529-1P-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 9 2.3, 2.4. 2.5. Proceso 105-1P-2016 integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 14 Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. De hecho, no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado o concepto, con o sin el acompañamiento de un gráfico. 15 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas:*8 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En el presente caso, se advierte que el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del 14 15 16 Ibídem. Ibídem. Ibídem, 10 2.6. Proceso 105-1P-2016 conjunto de la marca.
Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros:17 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar si el cotejo se realizó de conformidad con las reglas señaladas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre las marcas COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa) y FAMILIA (denominativa). Para dicho análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 7 Ibidem. 11 3.1. 3.2. 3.3, 3.4. 3.5. Proceso 105-1P-2016 Marcas conformadas por denominaciones descriptivas. La marca débil KIMBERLY CLARK manifestó que las palabras COCINA y ULTRA que se verifican en la conformación de la marca COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa) son términos descriptivos.
Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar, 18 El Literal d) del Artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone: “Artículo 82.- No podrán registrarse corno marcas los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones faudatorias referidas a esos productos o servicios;
(..)" Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de «ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.*9 Si bien las normas transcritas prohíben el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones descriptivas, estas palabras o partículas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. 18 19 De modo referencial, ver Procesos 90-1P-2012 del 24 de octubre de 2012 y 336-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015.
De modo referencial, ver Proceso 110-1P-2015 del 25 setiembre de 2015, 12 3.6. 3.7. 4.2. 4.3. 4,4. Proceso 105-IP-2016 No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.20 Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos.
La marca derivada FAMILIA SANCELA argumentó que PRODUCTOS FAMILIA S.A. es titular en Ecuador de más de veinte registros de la marca FAMILIA y de otras marcas y nombres comerciales esencialmente derivados de ella, por lo que tiene derechos adquiridos sobre dicha denominación. En este contexto, resulta pertinente abordar el tema de las marcas derivadas.
Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.?! Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.?2 Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión.23 21 2 De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016, p.12.
De modo referencial, ver Procesos 439-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015, p.22, y 140-1P-2007 del 7 de diciembre de 2007, p.15. De modo referencial, ver Proceso 4394P-2015 del 7 de diciembre de 2015, p.24. Ibidem, pp.24-25. 13 4.5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Proceso 105-1P-2016 Los criterios antes establecidos deben servir de base a efectos de determinar si una marca o un signo solicitado a registro es derivado de un signo registrado previamente.
Familia de marcas FAMILIA SANCELA argumentó que PRODUCTOS FAMILIA S.A. es titular en Ecuador de más de veinte registros de la marca FAMILIA y de otras marcas y nombres comerciales esencialmente derivados de ella, los cuales constituyen a su vez una familia de marcas, por lo que tiene derechos adquiridos sobre dicha denominación. Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 2% En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.
El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.25 El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.
Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de 24 25 De modo referencial, ver Proceso 23-1P-2013 del 15 de mayo de 2013, p. 16.
Asimismo, en los Procesos 91-IP-2002 del 5 de febrero de 2003 y 42-1P-2012 del 20 de junio de 2012, este Tribunal explicó que una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.
Ibídem. 14 5.5. 5.6. 5.7. 6.1. 6.2. 6.3. Proceso 105-1P-2016 marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.?6 De otro lado, cabe precisar que las marcas que conforman una familia de marcas pueden encontrarse inscritas para identificar productos o servicios de diferentes clases, a diferencia del caso de las marcas derivadas cuyo registro debe ser en relación con los mismos productos o servicios que distingue la marca anteriormente registrada.
Del mismo modo, se debe tener en cuenta que, si bien en una familia de marcas se conserva un elemento común, se admite que entre las marcas que la conforman existan variaciones significativas, lo cual no sucede en el caso de marcas derivadas, en cuyo caso sólo se admiten variaciones no sustanciales. En tal sentido, se deberá determinar si se está frente a una familia de marcas o de una partícula de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.
La marca notoriamente conocida, su protección y su prueba FAMILIA SANCELA manifiesta que la marca FAMILIA, de titularidad de PRODUCTOS FAMILIA S.A., es notoriamente conocida y que cuando se solicitó el registro de la marca COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa), que constituiría una marca derivada y perteneciente a una familia de marcas provenientes de la marca FAMILIA, ya era una de las marcas más recordadas por el público consumidor ecuatoriano; por lo tanto, el Tribunal interpretará este tema.
Los signos notoriamente conocidos son aquellos en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere con el uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.27 La difusión del signo en los diferentes mercados, la intensidad de su uso y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que este adquiera el carácter de notorio, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular del mismo realice para elevarlo de la categoría de signo común u ordinario al status de notorio.?8 28 Ibidem.
De modo referencial, ver Proceso 90-1P-2012 del 24 de octubre de 2012, pp. 18-19. ibídem. 15 6.4. 6.5. 6.6. 7.1. Proceso 105-1P-2016 Este Tribunal caracteriza al signo notorio como aque! que reúne la calidad de ser conocido por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundido entre dicho grupo.?9 La notoriedad de un signo no se presume, debe ser probada por quien alega ese estatus.
Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado que en la concepción proteccionista de la marca notoria, esta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status, 30 Igualmente, el Tribunal ha sostenido que varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios O consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.
Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose estas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental.31 Familia de marcas y marcas derivadas provenientes de una marca notoriamente conocida Merece especial importancia el hecho de que una marca que conforma una familia de marcas o una marca derivada provenga de una marca notoriamente conocida, ya que el análisis de confundibilidad debe ser más riguroso, atendiendo a que la marca notoria tiene una protección especial de la que no gozan las otras marcas y, por lo tanto, se protege más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, teniendo como base la protección al esfuerzo del empresario que pudo llegar a convertir su marca en notoria para el público consumidor. 32 Existen tres hipótesis que involucran a las marcas derivadas de marcas notoriamente conocidas.
La primera se da cuando la marca derivada de la marca notoria se solicita para registro; la segunda se presenta cuando la marca derivada de la notoria es la marca base de la oposición u 31 Ibidem. Ibidem. Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 90-IP-2012 del 24 de octubre de 2012, pp. 20. 16 7.3. 7A. 7.5, 8.2. Proceso 105-1P-2016 observación; y la tercera es cuando tanto la marca solicitada como la oponente u observante derivan de marcas notorias.33 En relación con las dos primeras hipótesis, el Tribunal ha manifestado que la autoridad competente deberá determinar el grado de incidencia de la marca notoria en el signo que se pretende registrar o en el signo opositor; es decir, si la marca notoria es la que inyecta distintividad en el registro marcario y de qué manera y, por lo tanto, si el público consumidor identificará dicha marca con la marca que ha ganado notoriedad.
Lo anterior es de suma relevancia, ya que aunque la marca opositora pueda ser similar a la marca derivada de una marca notoria, el elemento notorio de esta última será el elemento predominantemente distintivo dentro de su conjunto marcario y, por lo tanto, el que hace que el público consumidor identifique el producto; y, porque aunque la marca solicitada sea similar a la marca derivada de la notoria únicamente en sus elementos accesorios, se debe tener en cuenta que el elemento notorio imprime distintividad al conjunto, pudiendo el público consumidor asociar los elementos accesorios directamente con la marca notoria y, así, la marca solicitada generar confusión en el público consumidor, 3 En relación con la tercera hipótesis, la autoridad competente deberá determinar en cada signo el grado de importancia y participación de la marca notoria en el conjunto marcario, atendiendo, igualmente, a la naturaleza de los elementos accesorios; es decir, si son de fantasía, genéricos, descriptivos, de uso común, etc., para así determinar la viabilidad del registro y la protección como notoria de la marca oponente.35 La nulidad de un registro de marca.
KIMBERLY CLARK demandó la nulidad de la marca COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa) argumentando que la misma fue concedida sin tener en cuenta su marca FAMILIA (denominativa) registrada con anterioridad. Por tanto, resulta pertinente tratar la nulidad de registro de marca bajo la Decisión 344, norma vigente al momento en el que se solicitó la marca cuya nulidad se pretende.
El Artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se refiere a la nulidad de los registros marcarios obtenidos con violación de la ley. Esta acción cuenta con las siguientes características:38 Ibidem. Ibidem. Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 96-IP-2002 del 27 de noviembre de 2002, p. 9. 17 8.3. 8.4. 8.5.
Proceso 105-1P-2016 - Su interposición no está sujeta o condicionada a plazo alguno, tratándose de una acción imprescriptible. - Puede ser decretada de oficio o a petición de parte; de ser este último el caso, el solicitante debe acreditar interés. - El trámite deberá cumplirse con arreglo a la legislación procesal interna, asegurándose la previa audiencia de las partes interesadas. - La competencia para el conocimiento de estas acciones se sujeta a lo que disponga el ordenamiento jurídico interno, el cual puede atribuirlo a una autoridad judicial o a una administrativa, debiéndose destacar que si se atribuye a un organismo de carácter administrativo, de todas formas, dicha atribución deberá mantener su calidad de jurisdiccional. - El Artículo 113 comentado, por último, consagra tres causales taxativas y de estricta legalidad, para que, con base en ellas y sólo en ellas, se ejerza la acción de nulidad de un registro marcario.
La nulidad de oficio puede ser decretada por la propia autoridad competente, administrativa o judicial, siempre que le corresponda el ejercicio de tal función, observando el procedimiento establecido en la legislación interna. La participación de dicha autoridad en estos casos permite la protección del interés público.37 En el caso de nulidad a petición de parte, es necesario que quien lo solicite tenga y demuestre la calidad de "parte interesada"; es decir, debe existir un interés jurídicamente protegido.
El particular que pretenda accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, supuestamente inválido, previamente deberá acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio a su favor, 3 El Artículo 113 de la Decisión 344 señala que procede decretar la nulidad del registro cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la Decisión 344; b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales;
Ibidem. Ibidem. 18 Proceso 105-1P-2016 c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2.
Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. 8.6. En conclusión, el incumplimiento de cualquier disposición de la Decisión 344 abre la posibilidad a la acción imprescriptible de nulidad del registro de marca.
Los temas a los que se refiere dicha norma rigen prioritariamente sobre los ordenamientos nacionales de cada uno de los países miembros. Consecuentemente, se deberá establecer si la marca COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa) fue concedida o no en contravención con alguna de las disposiciones de la Decisión en comentario. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-4691, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA 19 Proceso 105-1P-2016 Hugo Ramir: Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Hernán ero-Zambrano IDENTE Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20