TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: 647-1 P-2015 Asunto: Interpretacion Prejudicial Consultante: Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2013-00609 Referencia: Patente COMPOSICIONES Y METODOS PARA EL CONTROL DE INFESTACIONES DE INSECTOS EN PLANTAS Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllon Quinteros VISTOS El Oficio 3985, recibido el 1 de diciembre de 2015, mediante el cual la Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la RepUblica de Colombia, solicita la interpretacion prejudicial del Articulo 18 de la DecisiOn 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 2013-00609.

El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admiti6 a tramite la presente interpretaci6n prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: MONSANTO TECHNOLOGY LLC. 1 Demandado: 2. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), RepUblica de Colombia. Hechos relevantes 2.1. El 6 de octubre de 2006, Monsanto Technology LIc. (en adelante, Monsanto) ingres6 a fase nacional la solicitud de patente de invencion intitulada COMPOSICIONES Y METODOS PARA EL CONTROL DE INFESTACIONES DE INSECTOS EN PLANTAS, correspondiente a Ia solicitud internacional PCT/US2005/0118161. 2.2.

El 30 de enero de 2009, se publico el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 600, sin que se presentaran oposiciones. 2.3. Por Oficio 20, notificado el 5 de enero de 2012, se requirio a Monsanto, en los terminos del Articulo 45 de Ia Decisi6n 486, que presentara respuesta a las observaciones de caracter tecnico planteadas por Ia Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, Ia SIC), relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad establecidos en la referida Decision. 2.4.

El 14 de mayo de 2012, Monsanto respondio oportunamente el requerimiento formulado y presento un nuevo capitulo reivindicatorio, que remplaza al originalmente presentado, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. La SIC acepto el nuevo pliego reivindicatorio presentado, como quiera que se ajusto a las prescripciones contenidas en el Articulo 34 de la Decision 486. 2.5.

El 28 de junio de 2012, mediante ResoluciOn 40740, el Superintendente de Industria y Comercio de Ia SIC deneg6 la solicitud de patente de invencion denominada COMPOSICIONES Y METODOS PARA EL CONTROL DE INFESTACIONES DE INSECTOS EN PLANTAS, con fundamento en el Articulo 18 de la Decisi6n 486, al estimar que Ia invencion solicitada a registro no cumpli6 con el requisito de nivel inventivo. 2.6.

El 3 de agosto de 2012, Monsanto interpuso recurso de reposiciOn contra Ia Resolucion 40740. 2.7. El 20 de junio de 2013, mediante Resolucion 36932, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC confirm6 Ia Resolucion 40740. Expediente administrativo PCT/06-101066A. 2 2.8. El 25 de noviembre de 2013, Monsanto demand& ante la Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Ia nulidad de las Resoluciones 36932 y 40740. 2.9.

El 30 de abril de 2015, la Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, de la Republica de Colombia, determine suspender el proceso a fin de solicitar interpretacion prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de Ia demanda de nulidad Monsanto present6 demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que expuso los siguientes argumentos: 3.1.

Las ensefianzas de las anterioridades D1, D2 y D3 no Ilevan a un tecnico versado en la materia a obtener el metodo reivindicado, toda vez que no enserian ni sugieren per si solas, ni combinadas como un todo, las caracteristicas tecnicas esenciales del mismo. Por lo tanto, es claro que a partir de dichos documentos no era posible para un tecnico medio obtener de manera obvia y/o evidente el metodo reivindicado. 3.2.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, para el estudio del nivel inventivo, el examinador no puede adoptar la posici6n de un inventor, y que ademas no puede partir de la solucion dada sino simplemente de lo que expresamente revele el o los documentos más cercanos del estado del arte, que en el presente caso son D1, D2 y D3. 3.3. El hecho de que el dsARN sirve para el control de algunas plagas no es indicio de que sirva para el control de todas las plagas.

Asimismo, el que sea posible modificar geneticamente una planta para combatir una determinada especie no es indicio de que pueda hacerse exitosamente para combatir otra especie. Por Ultimo, el que las toxinas Bt pueden combinarse geneticamente con otras toxinas u otras formas de la toxina Bt, no es indicio ni garantia de que las toxinas Bt puedan combinarse con dsARN de manera exitosa para combatir plagas, menos aun en ausencia de informacion relacionada con Ia combinacion del gen de toxinas Bt con el gen de dsARN. 3.4.

Por todo lo anterior, se puede concluir que Ia Unica forma en que las anterioridades D1, D2 y D3 afectan Ia altura inventiva de Ia presente solicitud es si se realiza un estudio retrospectivo de la misma, lo cual no se considera una forma aceptable de Ilevar a cabo el estudio de la altura inventiva de una solicitud. 4. Argumentos de Ia contestacion a Ia demanda La SIC present6 contestacion a la demanda sosteniendo lo siguiente: 3 4.1.

Si bien los documentos D1 y D2 no divulgan las secuencias exactas a las que se refiere Ia solicitud, dichos documentos son importantes para el analisis del nivel inventivo de la solicitud, puesto que divulgan las tecnicas que permiten a Ia persona normalmente versada en la materia identificar secuencias utiles en la obtenciOn de dsARN para distintos invertebrados.

Notese que no se denego Ia solicitud por carencia de novedad, cuyo analisis de patentabilidad seria finalmente distinto. 4.2. Las tecnicas divulgadas en los documentos D1 y D2 se corresponden con los divulgados por la misma solicitud en estudio, es decir, la construcci6n de bibliotecas de ADNc, asi como la solicitud en sus ejemplos 14 y 15, hace enfasis en que la identificaciOn de genes blanco se realiza mediante la identificacion de genes homologos de distintas especies de plagas.

Asi, la persona normalmente versada en Ia materia, enfrentada al problema de generar secuencias de dsARN para controlar una plaga especifica, se habria visto motivada por los documentos D1 o D2 a usar las tecnicas alli divulgadas para identificar genes blanco de interes en DiabrOtica y asi Ilegar al objeto de Ia presente solicitud. 4.3. Es importante serialar que el concepto comOn entre las distintas invenciones reclamadas corresponde al metodo para controlar plagas usando dsARN, sin embargo, dicho concepto ya habia sido divulgado en los documentos D1 o D2, la aplicacion de las secuencias de DiabrOtica no tiene un efecto sorprendente, puesto que las secuencias para esta plaga fueron identificadas a partir de reportes previos para otros insectos y usando tecnicas bioinformaticas bien conocidas para la persona normalmente versada en el oficio. 4.4.

No existe evidencia de un efecto tecnico mejorado frente al metodo divulgado en el documento D2, si bien dicho documento emplea baculovirus para introducir en la dieta del insecto el dsARN, mientras que la solicitud ensetia Ia expresion del dsARN en la planta, se considera que dicha diferencia corresponde a la seleccion de una entre tantas alternativas presentes en el estado de la tecnica Utiles para realizar un metodo como el reclamado, empleando una tecnica equivalente ampliamente conocida.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la solicitud denegada supone una tecnica alternativa al use de baculovirus. En consecuencia, el respectivo argumento del demandante no tiene fundamento en los ejemplos de aplicacion divulgados. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretacion prejudicial del Articulo 18 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

Procede Ia interpretacion solicitada2. 2 Decisi6n 486 de Ia ComisiOn de la Comunidad Andina. - 4 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. El analisis del nivel inventivo: el tecnico medio en la materia y la proscripci6n del examen de tipo "hindsight" o "ex post facto". D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. El analisis del nivel inventivo: el tecnico medio en la materia y la proscripci6n del examen de tipo "hindsight" o "ex post facto" 1.1.

Toda vez que en el proceso interno se controvierte el cumplimiento del requisito del nivel inventivo de Ia invencion COMPOSICIONES Y METODOS PARA EL CONTROL DE INFESTACIONES DE INSECTOS EN PLANTAS, solicitada por Monsanto. En el caso concreto, Monsanto aduce que "Ia Unica forma en que las anterioridades D1, D2 y D3 afectan Ia altura inventiva de la presente solicitud es si se realiza un estudio retrospectivo de Ia misma".

En tal virtud, el Tribunal estima conveniente concluir analizando el presente tema. 1.2. Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador tecnico de un elemento que le permita determinar si a la invenciOn objeto de estudio no se habria podido Ilegar a partir de los conocimientos tecnicos que existian en ese momento dentro del estado de Ia tecnica. 1.3.

A este respecto, conviene advertir que uno es el examen que realiza el tecnico medio respecto de Ia novedad y otro el que se efectUa con respecto al nivel inventivo. Si bien en uno y otro se utiliza como parametro de referencia el "estado de Ia tecnica", en el primero, se coteja la invenciOn con las `anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno por separado; mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el tecnico medio que realiza el examen parta del conocimiento general que tiene sobre el estado de Ia tecnica y que se realice el cotejo comparativo determinando si con tales conocimientos tecnicos existentes ha podido o no producirse tal invencion3. 1.4.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invencion goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicacion de los conocimientos tecnicos en la materia para Ilegar a ella, es decir, que de 3 "Articulo 18. - Se considerara que una invenciOn tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia tecnica correspondiente, esa invenciOn no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la tecnica." En ese sentido, la interpretaci6n prejudicial expedida dentro del Proceso 12-IP-98 de 20 de mayo de 1998, p. 11. 5 conformidad con el estado de Ia tecnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboraciOn de Ia regla tecnica4. 1.5.

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Raises de Ia Comunidad Andina, sefiala los siguientes criterios para determinar el nivel inventivo: "Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la tecnica en forma evidente para un tecnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentaciOn de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestiOn para el examinador es si la invenciOn reivindicada es o no evidente para un tecnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja tecnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qua "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeciOn respecto a la falta de nivel inventivo de una invenciOn debe probarse a partir del estado de la tecnica. Para juzgar si la invenciOn definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la tecnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre Osta y el estado de la tecnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invenciOn carece de nivel inventivo y no solo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la tecnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invenciOn, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invenciOn y el estado de la tecnica. Normalmente el estado de la tecnica mas cercano se encuentra en el mismo campo de la invenciOn o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el area quimica e/ estado de la tecnica más cercano puede ser aquel que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invenciOn o un use o actividad semejante al de la invenciOn.

"5 4 5 Vease, por ejemplo, la interpretacion prejudicial emitida dentro del Proceso 88-IP-05 de 27 de julio de 2005, p. 7. Secretaria General de la Comunidad Andina, "Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Inyencion en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina", Secretaria General de la Comunidad Andina, Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes, 2004, pp. 76 y ss.

Disponible en web: 6 1.6. Finalmente, a efectos de determinar si el objeto de Ia invencion resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de Ia tecnica, es preciso aplicar, siempre que sea posible, el "metodo del problema-solucion", consistente en las siguientes tres (3) etapas:6 (i) Identificacion del estado de Ia tecnica mas cercano. (ii) Identificacian de las caracteristicas tecnicas de Ia invencion que son diferentes con respecto a la anterioridad; y, (iii) Definici6n del problema tecnico sobre Ia base el estado de Ia tecnica más cercano. 1.7.

Las referidas etapas tambien pueden traducirse en las cinco (5) preguntas siguientes:7 a) 6Cual es el estado de la tecnica más pr6ximo? b),Cual es la diferencia —expresada en terminos de caracteristicas tecnicas— entre la invencion reivindicada y el estado de la tecnica más proximo? c),Que efecto tecnico produce o se deriva de esa diferencia? d) 6Cual es el problema tecnico objetivo subyacente en Ia invencion reivindicada? e) El experto en la materia, sobre la base de Ia totalidad de los conocimientos recogidos en el estado de Ia tecnica y sin emplear en ningOn momento actividad inventiva alguna: i. 6hubiera reconocido el problema? ii. 6lo hubiera resuelto de la manera indicada? http://www.comunidadandina.orq/public/patentes.pdf. 6 !bid, p. 77.

En el mismo sentido, Oficina Espanola de Patentes y Marcas, "Directrices de examen de solicitudes de patente", octubre de 2006, pp. 159-160, disponible en web: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos relacionados/PDF/DirectricesExam enPatentes.pdf. Vease, en identico sentido, Oficina Europea de Patentes, "Directivas relativas al examen practicado", Parte G, Capitulo VII, 5.

Metodo problema-solucion, disponible en Internet: http://www.epo.org/law- practice/lecial-texts/html/guidelines/f/g vii 5.htm. 7 Vease, en ese sentido, la interpretacion prejudicial pronunciada en el Proceso 643-IP-2015, ya citada, pp. 9-10; vease tambian, a titulo ilustrativo, Oficina Espanola de Patentes y Marcas, "Directrices de examen de solicitudes de patente", Op. Cit., p. 160. 7 1.8.

La pregunta que se busca responder es,que problema resuelven las diferencias tecnicas entre la invencion y el estado de la tecnica más cercano? En otras palabras, sobre Ia base del estado del arte al momento de la presentacion de la solicitud de patente o de Ia fecha de prioridad, se debe determinar si existe alguna indicaci6n o motivacion que Ileve a Ia persona versada en Ia materia a modificar o mejorar el estado de la tecnica para resolver el problema tecnico, proveyendo una solucion tecnica al referido problema, resultado que debe ser consignado en el tenor de la(s) reivindicacion(es)8. 1.9.

A este respecto, el Tribunal considera importante destacar el papel del tecnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un area tecnica con conocimientos promedio en el area de especialidad correspondiente. Lo anterior, para un adecuado analisis del nivel inventivo, supone lo siguiente: a) El analisis del nivel inventivo no debe partir de Ia actividad que tendria un genio o un personaje con un conocimiento e instrucci6n mas alla de la "media normal" en Ia materia de que se trate.

Esto tiene una importante razor]: se busca que no exista "obviedad", y esto solo se logra si se parte de conocimiento estandares para una persona de oficio en la respectiva especialidad tecnica. b) El analisis del nivel inventivo, en relacion con Ia figura del tecnico medio en Ia materia, impone la "ficcion" para el examinador de ubicarse en el estado de Ia tecnica que existia al momento de Ia solicitud de la patente de invencion o de Ia fecha de prioridad.

Esto resulta importante, ya que se debe generar un mecanismo id6neo para lograr Ia eficiencia del sistema estableciendo una ambientacian adecuada, de conformidad con el estado del arte al momento de la solicitud, para que un tecnico de ahora pueda retrotraerse facilmente a dicho momento. En consecuencia, el examen de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado analisis del nivel inventivo, retrotraido al momento de la solicitud de Ia patente de invencion o de la fecha de prioridad.

En ese sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de Ia invencion, se debe evitar a toda costa examenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que suponen tomar en consideraci6n conocimientos obtenidos de la propia invencion solicitada o del estado actual de la tecnica, en lugar del estado del arte al momento de la solicitud de la patente o de Ia fecha de prioridad9. 8 Interpretacion prejudicial expedida en el Proceso 643-IP-2015, ya citada, p.10. 9 Vease, por ejemplo, la interpretaciOn prejudicial pronunciada dentro del Proceso 258-IP-2014 de 22 de abril de 2015, pp. 16-17. 8 En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de Ia invencion, se debe evitar a toda costa examenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serian otra cosa que aquellos mediados por conocimientos obtenidos de la propia invencion o del estado actual de Ia tecnical°. 1.10.

En el presente caso, se debe verificar que el examen de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente, al determinar el cumplimiento del requisito del nivel inventivo de la invencion reivindicada en Ia solicitud de patente, haya tenido en cuenta estas dos ultimas consideraciones: (i) debe haberse empleado la figura del tecnico medio en Ia materia; y, (ii) debe haberse retrotraido el analisis al momento de la solicitud de Ia patente o de la fecha de prioridad (i.e., no a posteriori, ex post facto o hindsight).

En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada Ia presente interpretacion prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2013-00609, Ia que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretacion prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el Ultimo parrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllon Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro pac MAGISTRADO i /z ci) Hernan omero Zambrn-c) AGISTRADO 10 Ibid. 9 De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretacion prejudicial el Presidente y el Secretario.

Hernan mero Lamm:fano SIDENTE Gustav arca( SECRETARIO Notifiquese al Tribunal consultante y remitase copia de Ia presente interpretacion prejudicial a Ia Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10