TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de octubre de 2016 Proceso: 659-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 07200-2014 Referencia: Marca involucrada LIDER (denominativa) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 7200-2014-0/5'*SECA-CSJLI-PJ del 4 de diciembre de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 143, 144 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 07200-2014; y, El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: FÁBRICA DE CALZADO LIDER S.A.C. 2.1. 2.2. 2.3, 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Tercero interesado: Distribución y Servicio DG.S S.A. Hechos relevantes: El 30 de junio de 2008, la empresa FÁBRICA DE CALZADO LIDER S.A.C. (en adelante, FÁBRICA DE CALZADO LIDER) solicitó ante la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el Indecopi) la cancelación del registro de la marca LIDER (denominativa) inscrita a favor de Daniel Claudio Inga Arias para distinguir ropa confeccionada en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza (Certificado 74037).
El 1 de julio de 2008, FÁBRICA DE CALZADO LIDER solicitó ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi el registro de la marca LIDER (denominativa) para distinguir productos de prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. El 23 de diciembre de 2008, dicha solicitud se declaró en abandono. El 14 de noviembre de 2008, la empresa Distribución y Servicio DES S.A. (en adelante, Distribución y Servicio DES) solicitó el registro de marca LIDER y logotipo (mixta) para distinguir vestidos, calzados y sombrerería de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 05 de febrero de 2009, FÁBRICA DE CALZADO LIDER presentó oposición a la solicitud presentada por Distribución y Servicio D8Ss alegando tener un derecho preferente sobre el registro de la marca LIDER al haber solicitado previamente su cancelación. El 22 de mayo de 2009, mediante Resolución 1178-2009-DSD- INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi dispuso cancelar la marca LIDER (denominativa) con Certificado 74037.
Dicha resolución quedó consentida el 19 de junio de 2009. El 17 de agosto de 2009, la FÁBRICA DE CALZADO LIDER nuevamente solicitó el registro de la marca LIDER (denominativa) para distinguir calzado, prendas de vestir y sombrerería de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. El 08 de marzo de 2010, mediante Resolución 3628-2009/DSD- INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi concedió a FÁBRICA DE CALZADO LIDER el registro de la marca LIDER (denominativa) para distinguir prendas de vestir, calzado y sombrerería de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza (Certificado 162050). 2 2.8. 2.9.
El 16 de marzo de 2012, mediante Resolución 931-2012/CSD-INDECOP!, la Comisión de Signos Distintivos señaló que carecía de objeto pronunciarse sobre la oposición formulada por FÁBRICA DE CALZADO LIDER toda vez que su solicitud de registro de marca presentada el 1 de julio de 2008 había caído en abandono. Como consecuencia de ello, concedió el registro de la marca LIDER y logotipo (mixta) a Distribución y Servicio DS para distinguir vestidos, calzados y sombrererias de la Clase
25. FÁBRICA DE CALZADO LIDER interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 931-2012/CSD-INDECOPI del 16 de marzo de 2016, alegando ser titular de la marca LIDER con Certificado 162050. 2.10.El 04 de enero de 2013, la Comisión de Signos Distintivos dispuso iniciar 2.11. de oficio la acción de nulidad de la marca LIDER (denominativa) otorgada a favor de la FÁBRICA DE CALZADO LÍDER señalando que esta había sido concedida sin considerar la solicitud presentada por Distribución y Servicio D8S y, en consecuencia, dicha marca se registró en contravención de la normativa vigente.
El 15 de marzo de 2013, FÁBRICA DE CALZADO LIDER absolvió la nulidad planteada señalando que la marca le había sido otorgada correctamente puesto que contaba con un derecho preferente por haber solicitado previamente la cancelación. Asimismo, indicó que ha venido utilizando la marca LIDER con anterioridad a la presentación de la solicitud de Distribución y Servicio D8S. 2.12.El 23 de septiembre de 2013, mediante Resolución 2680-2013/CSD- INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi declaró fundada la acción de nulidad de oficio y, en consecuencia, nulo el registro de marca LIDER (denominativa) que distingue productos de la Clase 25, conforme a las siguientes consideraciones: a) Enel procedimiento sobre nulidad solo corresponde analizar si el signo cuestionado fue otorgado en contravención de alguna disposición normativa, por lo que no corresponde atender el argumento de FÁBRICA DE CALZADO LIDER respecto de que ha venido utilizando el nombre comercial con anterioridad a la fecha de solicitud de Distribución y Servicio D£S. b) FÁBRICA DE CALZADO LIDER no tenía derecho preferente para la inscripción de la marca toda vez que la solicitud que presentó no fue efectuada para distinguir los mismos productos que distinguía la marca LIDER previamente cancelada. c) Los signos confrontados son semejantes (se encuentran constituidos por la denominación LIDER que determina que resulten fonéticamente idénticos) y se encuentran referidos a los mismos 3 productos, configurándose los requisitos para el riesgo de confusión en el mercado. 2.13.El 24 de octubre de 2013, FÁBRICA DE CALZADO LIDER interpuso recurso de apelación contra la Resolución 2680-2013/CSD-INDECOPI señalando que cumplió con solicitar un signo idéntico a ta marca LÍDER cancelada previamente y respecto de los mismos productos (“prendas de vestir” es sinónimo de “ropa confeccionada”). 2.14.El 07 de mayo de 2014, por Resolución 0735-2014/TPI-INDECOPI el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del Indecopi declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la FÁBRICA DE CALZADO LIDER y, en consecuencia, declaró firme la Resolución 2680-2013/CSD-INDECOPI que dispuso la nulidad del registro de marca LIDER (denominativa), considerando lo siguiente: a) La marca LIDER materia de nulidad distingue una lista más extensa de productos en comparación con los que distinguía la marca cancelada.
Así, mientras que la marca cancelada distinguía únicamente ropa confeccionada de la Clase 25, la marca LIDER otorgada distingue calzado, prendas de vestir y sombrereria de la Clase 25. Por tal motivo, al momento de concederle el registro de la marca LIDER, FÁBRICA DE CALZADO LIDER no gozaba de un derecho preferente, b) La marca LIDER (denominativa) y el signo solicitado con anterioridad LIDER y logotipo (mixto) son semejantes, razón por la cual, son susceptibles de generar confusión en el público consumidor.
En consecuencia, el registro de la marca de producto LIDER se encuentra incurso en el supuesto de nulidad del Artículo 172 por haber contravenido el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486. 2.15.El 15 de agosto de 2014, FÁBRICA DE CALZADO LIDER interpone demanda contenciosa administrativa solicitando que se declare la nulidad de la Resolución 0735-2014/TPI-INDECOPI del 7 de mayo de 2014, 2.16.El 30 de octubre de 2014, el Indecopi contestó la demanda interpuesta por FÁBRICA DE CALZADO LÍDER. 2.17.El 18 de agosto de 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado declaró infundada la demanda interpuesta por FÁBRICA DE CALZADO LIDER. 2.18.
El 02 de septiembre de 2015, FÁBRICA DE CALZADO LIDER interpuso recurso de apelación contra la sentencia emitida por el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado. 4 2.19.El 12 de noviembre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo 3.1. 3.2. 4.2. 4,3. 5.1. Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda de FÁBRICA DE CALZADO LIDER: La autoridad administrativa debió solicitar de manera expresa que se precise que FÁBRICA DE CALZADO LIDER estaba ejerciendo su derecho de preferencia por la obtención de la cancelación de la marca. Asimismo, debió requerir o, de ser el caso, realizar de oficio la reducción de los productos, a efectos de que el procedimiento se lleve a cabo de forma correcta.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha señalado como causal de pérdida del derecho de preferencia el hecho de que se solicite una lista más amplia de productos al momento de ejercerio. Argumentos de la contestación del Indecopi:. FÁBRICA DE CALZADO LÍDER no denunció como agravio en su recurso de apelación administrativo que la autoridad administrativa le debía sugerir, o efectuar de oficio, la reducción de productos a distinguir por la marca, por lo que no puede pretender denunciarlo en sede judicial, sin afectar el principio de congruencia procesal.
FÁBRICA DE CALZADO LIDER no contaba con derecho preferente ya que no cumplió con solicitar el mismo signo cancelado a registro, debido a que adicionó productos con los que la marca original no contaba. La autoridad administrativa no se encuentra obligada a suplir la actuación de las partes. El Tribunal del Indecopi no puede realizar de oficio la reducción de los productos debido a que no puede modificar lo solicitado expresamente por los administrados, ni pronunciarse respecto a supuestos no planteados por las partes.
Lo contrario implicaría incurrir en una afectación al debido procedimiento dado que vulneraría el principio de congruencia. Fundamentos de la sentencia de primera instancia: En vista de que FÁBRICA DE CALZADO LIDER solicitó el registro de la marca LIDER para distinguir calzado, prendas de vestir y sombrerería de la Clase 25, a pesar de que la marca cancelada solo distinguía ropa confeccionada, se configuró una nueva solicitud de registro de marca distinta a la que correspondería para ejercer su derecho preferente.
En consecuencia, la solicitud de FÁBRICA DE CALZADO LIDER (del 17 de agosto de 2009) fue presentada después de la solicitud de Distribución y Servicio D£S (del 14 de noviembre de 2008) y por tanto, la actora obtuvo 5 5.2. 5.3. 6.1 6.2 6.3 el registro de la marca LIDER en contravención del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 que señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos a una marca anteriormente solicitada para registro por un tercero para los mismos productos o servicios.
La norma comunitaria no establece la obligación de la autoridad administrativa de solicitar al administrado, o realizar de oficio, ta reducción de los productos en su solicitud de registro de marca. El Artículo 143 de la Decisión 486 contempla la facultad de la autoridad para sugerir modificaciones más no se trata de una obligación. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido claro al señalar que para ejercer el derecho preferente derivado de una acción de cancelación, la solicitud debe recaer sobre los mismos o menos productos que distinguía la marca cancelada.
En consecuencia, la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi adoptó una decisión fundada en derecho. Argumentos del recurso de apelación de FÁBRICA DE CALZADO LIDER: La autoridad administrativa debió solicitar de manera expresa a FÁBRICA DE CALZADO LIDER la reducción de productos que se requería para que se pueda aplicar correctamente el derecho preferente o, de ser el caso, realizar de oficio tal reducción, a fin de que el procedimiento se lleve a cabo correctamente.
No se aprecia una debida motivación de la resolución del Tribunal del Indecopi puesto que el Artículo 168 de la Decisión 486 no exige que el registro de marca que se pretende registrar con el derecho preferente tenga que ser idéntico a la marca cancelada. Por tal motivo, se habria vulnerado el debido procedimiento administrativo. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha señalado como causal de pérdida del derecho de preferencia el hecho de que se solicite una lista más amplia de productos al momento de ejercerio, más aun cuando oportunamente la autoridad administrativa realizó el examen de registrabilidad y determinó que el signo solicitado, materia de nulidad, cumplía con los requisitos para acceder al registro.
O NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 143, 144 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!. Procede la interpretación de los Artículos 143 y 168 de la referida Decisión, toda vez que son materia de la controversia. El Artículo 144 que regula el examen de los requisitos de forma de la solicitud de registro de marca no ha sido cuestionado en el proceso; sin embargo, procede su interpretación solo a efectos de dotar de contenido la disposición prevista en el Artículo 143 de la Decisión 486.
De oficio, procede interpretar el Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? por ser materia de controversia la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Articulo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error malerial.
Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el articulo 144. En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.
Sí las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación. ”. “Artículo 144.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los artículos 135 y 136. Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de nolificación. Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación”.
“Artículo 168.- La persona que oblenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los articulos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado, Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. 7 2 »2on> 1.1 1.2 nulidad de un registto de marca supuestamente concedido en contravención de la normativa comunitaria.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Nulidad de un registro de marca. Modificación de la solicitud del registro de marca. Derecho preferente derivado de la acción de cancelación. Preguntas formuladas por la Corte consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Nulidad de un registro de marca El Indecopi declaró fundada la acción de nulidad contra la marca LIDER (denominativa) con Certificado 162050 por la presunta confusión de dicha marca con la marca LIDER y logotipo (mixta) registrada previamente; en consecuencia, resulta pertinente analizar este tema.
El Artículo 172 de la Decisión 486 distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa de registro: a) La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier momento. Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el primer párrafo del Artículo 134 o del Artículo 135 de la Decisión 486.
No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para fos cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad”. “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” “Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el litular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.
El registro o depósito tendrá carácter declarativo, El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el articulo 191.” 8 1.3 2.1 2.2 2.3 b) La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona. Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486 o cuando este hubiera sido efectuado de mala fe.
En estos casos, el plazo de prescripción de la acción es de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si el acto administrativo que concedió el registro de la marca LIDER (denominativa) incurre o no en las causales de nulidad relativa contempladas en los Literales a) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486, conforme lo dispone el Artículo 172 de la misma norma.
Modificación de la solicitud del registro de marca En el proceso interno, la demandante FÁBRICA DE CALZADO LIDER señaló que si la autoridad administrativa sabía que la solicitud de registro de marca LIDER no fue presentada para distinguir los mismos productos que distinguía la marca cancelada, debió requerirle que realice tales modificaciones o, de ser el caso, realizarlas de oficio, conforme a lo previsto en el Artículo 143 de la Decisión 486.
En atención a ello, es pertinente analizar el Artículo 143 de la Decisión 486 de la Comisión Andina, cuyo texto señala lo siguiente: “Artículo _143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite.
Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144, En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación.” Como se puede apreciar, el Artículo 143 precitado desarrolla los presupuestos necesarios para realizar modificaciones a la solicitud inicial de registro de marca.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente”: Zn Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 18-1P-2013 del 17 de abril de 2013, 2.4 2.5 2.6 2.7 (i) Los párrafos primero y segundo del Artículo 143 de la Decisión 486, atribuyen al solicitante de registro marcario la potestad de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite, ya sea por su propia iniciativa o a sugerencia de la oficina nacional competente al realizar el examen de forma.
(ii) La modificación de la solicitud, de conformidad con el párrafo tercero de la misma disposición, sólo procede si no implica cambios sobre aspectos sustantivos del signo o no se amplían los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Ello quiere decir que la modificación es procedente en relación con aspectos secundarios o accesorios, o si se limitan los productos o servicios indicados en la petición. En tal sentido, la modificación de la solicitud inicial se realiza de oficio o a petición de parte de manera discrecional y siempre que no afecte sus elementos sustantivos.
Con relación a ello, el Tribunal ha precisado que la prohibición de modificar aspectos sustantivos de la solicitud inicial involucra también que las propuestas no podrán estar dirigidas a la ampliación de los productos o servicios que constituyan su objeto*. Es decir, que no resultaría plausible que el peticionario modifique el ámbito de protección del signo ampliando los productos o servicios que este va a distinguir.
De otro lado, respecto a la definición de aspectos secundarios o accesorios susceptibles de ser modificados en aplicación del Artículo 143 precitado, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente*: “Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la _solicitud para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, fallas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino ta continuación de la inicial.
Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro.” (Subrayado agregado) El párrafo segundo del Artículo 143 de la Decisión 486 otorga facultad a la oficina nacional competente para sugerir modificaciones a la solicitud de registro en cualquier momento del trámite.
Por tanto, dicha oficina podrá, de Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 18-1P-2013 del 17 de abril de 2013. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 104-1P-2003 del 27 de noviembre de 2003. 10 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 considerarlo pertinente, formular sugerencias de modificación al solicitante, las cuales se tramitarán conforme a lo señalado en el Artículo 144 de la Decisión 486.
Conforme a lo establecido en el Artículo 144 referido, la oficina nacional competente notifica al solicitante a fin de que subsane las observaciones a la solicitud de registro de marca dentro del plazo de 60 días siguientes. De no realizarse tal subsanación, se produce la configuración de la figura jurídica del abandono que, en términos prácticos, implica que la solicitud es desestimada.
Derecho preferente derivado de la acción de cancelación FÁBRICA DE CALZADO LIDER sostiene que la autoridad administrativa debió considerar el derecho preferente que obtuvo como consecuencia de la cancelación de la marca LIDER. Asimismo, indicó que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha estipulado que solicitar una lista más amplia de productos en la solicitud de registro de marca constituye una causal de pérdida del derecho preferente.
En atención a ello, es pertinente analizar lo establecido en el Artículo 168 de la Decisión 486. Textualmente dicha disposición señala lo siguiente: “Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable [respecto de la cancelación del registro de marca] tendrá derecho preferente al registro, Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa”.
A la luz de lo mencionado en el Artículo 168, el derecho preferente para solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y en la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando disponible para quien primero solicite su registrof.
La prelación vinculada al derecho preferente implica que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación; de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un “derecho preferente”, a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior. ? Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 18-1P-2014 del 21 de mayo de 2014, Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 27-1P-2012 de 01 de junio de 2012. 11 3.5 3.6 3.7 4.1 Conforme señala la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el derecho preferente no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro, durante el lapso que dura el derecho preferente, esta deberá ser sometida al examen de registrabilidad respectivo.8 Respecto de los presupuestos necesarios para la configuración del derecho preferente derivado de la cancelación de una marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina? ha señalado lo siguiente: “Por otra parte, es importante destacar que el signo objeto del derecho preferente tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló. Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir en su esencia, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido, Asimismo, debe distinguir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada, aunque podría identificar menos productos o servicios comprendidos en la misma Clase o categoria especificada.” (Subrayado agregado) En atención a ello, para obtener la prioridad que otorga la obtención de la cancelación de una marca, resulta necesario que la solicitud de registro del nuevo signo sea idéntica y distinga los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada; es decir, el signo tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló? El cumplimiento de estos presupuestos deberá ser evaluado a efectos de reconocer la aplicación del derecho preferente precitado.
Preguntas de la Corte consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Corte consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
¿Cómo debe interpretarse la facultad de la administración pública de sugerir al solicitante modificaciones en cualquier momento del 10 Ibídem. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 286-1P-2015 del 2 de marzo de 2016 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 96-IP-2014 del 20 de febrero de 2015. 12 4.2 4.3 44 trámite? ¿Debe entenderse esta facultad como un deber de la administración cuando esta aprecia que existe un defecto en la solicitud? Conforme a lo señalado en el Apartado 1 de la Sección D, la autoridad administrativa tiene la facultad discrecional de sugerir modificaciones a la solicitud inicial de registro de marca, más no se encuentra obligada a ello.
¿Cuáles son los límites de esta facultad de sugerir modificaciones? La facultad de sugerir modificaciones a la solicitud inicial de registro solo procede cuando se afecte aspectos secundarios y no sustantivos de la solicitud de registro de marca. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que la prohibición de modificar aspectos sustantivos de la solicitud inicial involucra también que las propuestas no podrán estar dirigidas a la ampliación de los productos o servicios que constituyan su objeto.
Siendo que en el ejercicio del derecho preferente el signo objeto de este derecho debe ser igual a la marca cancelada, ¿Debe entenderse que dicho requisito también debe hacerse extensivo al detalle y/o relación de productos/servicios a distinguir? Conforme a lo señalado precedentemente, para que pueda aplicarse el derecho preferente derivado de la obtención de la cancelación de una marca, resulta necesario que el signo vinculado al derecho preferente: (i) sea idéntico a la marca que se canceló, e (ii) incluya los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada.
Ello no excluye la posibilidad de que dicho signo pretenda distinguir menos productos o servicios. En otras palabras: ¿deben ser idénticos los productos/servicios a distinguir?, ¿o se pude realizar en virtud del ejercicio del derecho preferente una reducción o ampliación de dichos productos/servicios? Esta pregunta ya ha sido respondida en el numeral 4.3 precedente.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 07200-2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 13 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
OS a U —T Cecilia Luisa Ayllón Quinteros artha Rueda Merchán MAGISTRADA TRADA Herná: pos a Hugo Ramiro Gómez Apac IAGI STRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Hernán PA IDENTE Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14