TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 660-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital N* 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2013-2152 Referencia: Signo: D.C. TARJETA INTELIGENTE Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 2333-TCA-DQ del 2 diciembre de 2015, recibido el 8 de diciembre del mismo año, mediante el cual el Tribunal Distrital N? 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literales a), b), e), f) y 9). y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de los artículos 81 y 82 literales d), e) y h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con ei fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-2152; y El auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.1. 3.2. 3.3. Demandados: INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL — IEPI PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Tercero Intersesado: DINERS CLUB INTERNATIONAL LTDA. Hechos Relevantes: El 29 de diciembre de 1995, DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. solicitó el registro del signo D.C. TARJETA INTELIGENTE (denominativo), para amparar los siguientes servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional Niza: “seguros, negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios”.

(Expediente administrativo 64324). El 29 de agosto de 1997, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial mediante Título DNPI1-949-97-MICIP, resolvió conceder el registro solicitado. Actualmente la titularidad del registro se encuentra en cabeza de DINERS CLUB INTERNATIONAL LTDA. (en adelante DINERS). El 12 de diciembre de 2003, MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED (en adelante MASTERCARD) interpuso demanda de nulidad absoluta del registro de la marca denominativa D.C. TARJETA INTELIGENTE.

El 8 de diciembre de 2015, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito de la República del Ecuador, mediante Oficio 2333-TCA-DQ, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda presentados por MASTERCARD: Manifestó que el signo denominativo D.C. TARJETA INTELIGENTE es genérico, descriptivo y de uso común; identifica una clase de tarjeta de crédito o débito, así como a los servicios relacionados con ellas y que se soportan en una tecnología superior a través de microchip.

Sostuvo que la administración negó el registro del lema comercial SMART CARD (TARJETA INTELIGENTE) argumentando su carácter genérico y de uso común. Esta misma línea se debe aplicar al presente asunto. Indicó que la actuación de la administración genera derechos exclusivos y monopolistas sobre una denominación que no admite apropiación. 4.1. 5.1. 6.1. 6.2. 7.1.

Argumentos de la contestación presentados por el INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI: En resumen estableció que son improcedentes los argumentos de la demanda por carecer de fundamento legal y que el acto administrativo expedido por la administración es legítimo por provenir de autoridad competente. Participación de la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO: La Procuraduría General del Estado de la República del Ecuador no contestó la demanda ni propuso excepciones, pues indicó que corresponde comparecer al representante legal del IEPI.

Participación del Tercero Interesado DINERS CLUB: Argumentó que las letras D.C.” son las iniciales de DINERS CLUB, lo que indica a los consumidores la procedencia empresarial de la marca y, en consecuencia, generan distintividad y que el signo denominativo D.C. TARJETA INTELIGENTE cumple con todos los requisitos de registrabilidad. Expresó que existen varias marcas registradas que se componen de términos genéricos o descriptivos, pero que Se encuentran acompañados de otros elementos que le otorgan distintividad al conjunto marcario, como es el caso de la expresión D.C. Solicitud de interpretación: El Tribunal Distrital N? 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, cuya Corporación conoce del proceso de nulidad promovida en el presente asunto, decidió suspenderlo y solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal con el fin de resolverlo conforme lo dispuso en auto del 26 de agosto de 2015, la cual se remitió a este Tribunal mediante oficio del 2 de diciembre de 2015.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literales a), b), e), f) y 9). y artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como de los artículos 81, 82 literales d), e) y h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Se interpretarán por ser procedente los literales d) y e) contenidos en el artículo 82 de la precitada Decisión, no así el literal h) del mismo articulo ye porque en el proceso interno no se discute la existencia de un signo engañoso.

Tampoco se interpretarán las normas de la Decisión 486, porque cuando se solicitó el registro de la marca D.C. TARJETA INTELIGENTE no se encontraba vigente esta normativa, salvo el párrafo cuarto del artículo 172, por tratarse de una norma de procedimiento, cuyos aspectos sí se rigen por la nueva normatividad en las etapas que aún no hubieren culminado en vigencia de la anterior normativa.

De oficio y como cuestión previa el Tribunal se referirá a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto la misma alude a la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo!. CUESTION PREVIA Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo La Corte Consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 proferida por la Comisión de la Comunidad Andina.

Sin embargo, la solicitud para el registro del signo denominativo D.C. TARJETA INTELIGENTE se realizó el 29 de diciembre de 1995, es decir, al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual es necesario abordar el tema de la 4 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-..) “Artículo 82. No podrán registrarse como marcas los signos que: €.) d) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

(--) Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Artículo 172 (..) “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. ( ) DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(mp 1.2. 1.3, 1.4. 1.1. aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, reiterando los antecedentes jurisprudenciales al respecto?. De conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en razón de la ultra actividad de la ley, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos los requisitos para el registro.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma, no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la petición para el registro del signo denominativo D.C. TARJETA INTELIGENTE, se efectuó y se concedió en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que se debe aplicar al resolver el caso particular TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Análisis de registrabilidad de signos compuestos por expresiones de uso común, genéricas y descriptivas dentro de la Interpretación del articulo 82 literales e) y d).

Demanda contencioso administrativa a resolverse en el régimen de la Decisión 486 (Ant. 172) ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Análisis de registrabilidad de signos compuestos por expresiones descriptivas, de uso común o genérico dentro de la Interpretación del artículo 82 literales e) y d). Como en el proceso interno se discute si la expresión “TARJETA INTELIGENTE” es de uso común, descriptiva y genérica de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal abordará este tema Se pueden ver las Interpretaciones Prejudiciales 39-1IP-2003 del 9 de julio de 2003; 114-1P-2003 del 19 de noviembre de 2003; 46-IP-2005 del 28 de abril de 2005 y 299-IP-2014 del 15 de julio de 2015. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. siguiendo la línea jurisprudencial que ha trazado al respecto? y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina.

El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones O particulas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de producto o servicio de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

De ahi que el literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”.

La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes O usuales del producto O servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar así a expresarlo y, por lo tanto, de representar el signo gráfico o mixto en su total estructura una designación común o usual del producto, se adecuaría a esta causal de irregistrabilidad, constitutiva a la vez de causal de nulidad de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras usuales puedan ser utilizadas únicamente por un titutar de la marca, ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o particulas de USO común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.

En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. Se puede ver la Interpretación 34-1P-2013 de 25 de abril de 2013. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

Respecto de los signos descriptivos, de acuerdo con la noción conceptual de los mismos en el Derecho de Marcas, corresponde a aquellos que informan exclusivamente sobre las caracteristicas O propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

Por otro lado, la denominación genérica determina el género del objeto que identifica. Puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto O servicio que de desea proteger, O cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

De ahí que el literal d) del articulo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispusiera como en forma similar lo establece la norma pertinente en la Decisión 486, lo siguiente: No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”.

En línea de principio, los signos exclusivamente descriptivos y genéricos carecen de distintividad, y por consiguiente no procede su registro como marca de acuerdo con lo previsto en la norma ya citada. Sin embargo, excepcionalmente como acontece con los de uso común, es posible que expresiones, palabras O partículas primigeniamente descriptivas y genéricas, al ser transformadas O empleadas en unión, combinación O adición con otras, puedan llegar a concretar ciertos rasgos particulares O innovadores que permitan formar en su conjunto un signo con aptitud distintiva, de cuya evaluación en este sentido proceda su registro..

En otra hipótesis, puede suceder que un elemento descriptivo y genérico respecto de determinados productos O servicios, se proyecte en un sentido distinto y pueda tener la capacidad de generar un resultado novedoso, como cuando se vincula para distinguir determinados productos o servicios que no guardan ninguna relación con la expresión propia a la cual corresponde su significado, en cuya apreciación cabe la regla de la percepción que le atribuya el consumidor medio. 1.12.

De todos modos, en forma similar a lo ya expuesto respecto de los signos que involucran gráficos, partículas o expresiones de uso común, el titular de una marca que incluya elementos descriptivos y genéricos no puede impedir que los mismos sean utilizados por otros empresarios, y en esas condiciones su marca puede llegar a ser considerada débil, porque igualmente los gráficos, palabras o expresiones descriptivas y genéricas deben ser excluidas al realizar el cotejo de marcas. 1.13.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas caracteristicas (de uso común, genéricos y descriptivos) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 1.14.

Es importante resaltar que los elementos de uso común, genéricos y descriptivos en una clase determinada pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 1.15.De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, se 2.1. 2.2. deberá determinar si la expresión TARJETA INTELIGENTE es de uso común, genérica o descriptiva en la Clase 36 Internacional, para establecer posteriormente si los elementos adicionales que la acompañan generan distintitividad en el conjunto marcario.

Demanda contencioso administrativa a resolverse en el régimen de la Decisión 486 (Art. 172) Como la acción de nulidad en el proceso interno se interpuso el 12 de diciembre de 2013, es decir, en vigencia de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el artículo 172 de la misma normativa es aplicable por tener carácter procesal. Su interpretación será abordada teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal sobre la materia”.

Si bien la solicitud de registro de la marca denominativa D.C. TARJETA INTELIGENTE se presentó en vigencia de la Decisión 344 y, en consecuencia, sus disposiciones sustanciales son aplicables al caso en cuestión, la Corte consultante, al resolver el asunto sometido a su Sobre esto se pueden ver las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 117-1P-2007 de 2 de octubre de 2007 y 106-IP-2008 de 28 de octubre de 2008. consideración, deberá tener en cuenta que si bien las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, por lo tanto, examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, como podría ser que la marca opositora hubiere sido cancelada o que haya operado su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-2152, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. LL Cecilia [de Kgllón. Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO | De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

AS: 4 el > brano SS <GuUstay _— SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 660-1P-2015 10