TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de noviembre de 2016 Proceso: 675-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00330 Referencia: Signos figurativos Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 4119 del 10 de diciembre de 2015, recibido en este Tribunal el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República del Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N* 2013-00330: y, El auto de 20 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: PUMA S.E. Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 675-1P-2015 Tercero Interesado: JHON JAIRO BETANCUR VANEGAS Hechos Relevantes:. El 27 de octubre de 2009, JOHN JAIRO BETANCUR VANEGAS, solicitó el registro de un signo figurativo para amparar los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización de vestuario, calzado y sombrerería".
(Expediente administrativo 09 121030). > El 12 de marzo de 2010, una vez publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial, PUMA S.E., presentó oposición argumentando similitud visual y conceptual con su marca figurativa, previamente registrada en Colombia para distinguir los siguientes productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: "vestidos, calzado, sombrereria”.
(Certificado 105023). El 29 de junio de 2010, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 33270, declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, denegó el registro solicitado. JOHN JAIRO BETANCUR VANEGAS interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra dicho acto administrativo.
El 28 de julio de 2010, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 38441, revocó el acto administrativo recurrido y concedió el registro solicitado. El 31 de enero de 2011, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial mediante Resolución 04979, resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución 38441.
Es 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 5.1. Proceso 675-1P-2015 El 27 de junio de 2013, PUMA S.E. interpuso demanda de nulidad contra la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitando como pretensión principal la nulidad de los dos últimos actos administrativos. Argumentos de la Demanda presentados por PUMA S.E.: Indicó que los signos en conflicto son confundibles, ya que ambas figuras están compuestas por franjas con una base ancha que finaliza en una curvatura angosta en la parte superior y que la solicitud de registro presentada por JOHN JAIRO BETANCUR VANEGAS constituye un acto de competencia desleal.
Sostuvo que las marcas de PUMA S.E. son notoriamente conocidas en Colombia y en el exterior. Manifestó que la marca figurativa de PUMA genera en el consumidor la idea de su origen empresarial; además, de presentarse coexistencia con el signo solicitado que generaría riesgo de asociación, porque los servicios y productos amparados por los signos en conflicto están estrechamente relacionados.
Expresó que JOHN JAIRO BETANCUR VANEGAS tiene la práctica de solicitar registros de signos casi idénticos a marcas registradas por prestigiosas compañías, lo cual constituye un acto de mala fe que no es tomado en cuenta por la administración. Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: En resumen, sostuvo que los signos en conflicto no generan riesgo de confusión o asociación, debido a que sus lineas, formas y dimensiones son diferentes y que el signo solicitado cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.
Manifestó que no existe indicio razonable respecto del acto de competencia desleal por parte de JOHN JAIRO BETANCUR VANEGAS. Participación del Tercero Interesado JOHN JAIRO BETANCUR VANEGAS: Sostuvo que el uso y disposición de una marca una vez registrada no constituye, en ningún sentido, acto de mala fe y que los signos en conflicto son diferentes en sus trazos e idea que evocan.
Finalmente señaló que la demandante no ha probado la mala fe alegada. 6.1. Proceso 675-1P-2015 Solicitud de interpretación: La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, cuya Corporación conoce del proceso de nulidad promovido en el presente asunto, decidió suspenderlo y solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal con el fin de resolverlo conforme lo dispuso en auto del 16 de abril de 2015, la cual se remitió a este Tribunal mediante oficio del 10 de diciembre de 2016.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los que se interpretarán por ser procedentes. El Tribunal de oficio se referirá a los artículos 136 literal h), 224, 228 y 229 de la misma normativa, ya que son disposiciones que regulan la protección de la marca notoriamente conocida, aspecto que fue alegado por la parte demandante?.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - (..) Articulo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
( ) Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. ( ) Artículo 224 “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
(..) Artículo 228 “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, 1.1.
Proceso 675-1P-2015 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos figurativos. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. La solicitud de registro de marcas para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
Competencia desleal por confusión con una marca registrada. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos Como en el proceso interno se discute si los signos figurativos en conflicto son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa tilular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; y) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; y) los aspectos del comercio intemacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
Artículo 229 “No se negará la calidad de notorío a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”.
(Ed 1.2. 1.3. 1.4. Proceso 675-1P-2015 irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )". El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico? o semejante* a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013, Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales.
Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Proceso 675-1P-2015 En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta Interpretación Prejudicial, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.
En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos*: Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de 2.1. 2.2. Proceso 675-1P-2015 1.8.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.
Comparación entre signos figurativos Corno la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos figurativos, se abordará el tema propuesto, reiterando la jurisprudencia vigente sobre la materia?. Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir tres elementos, a saber: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009.
Ver las Interpretaciones Prejudiciales 246-1P-2014 de 27 de mayo de 2015 y 161-1P- 2015 de 27 de octubre de 2015. 2.3. 2.4. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, Proceso 675-1P-2015 - Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”.
En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de dichos elementos en el conjunto marcario. Es importante tener en cuenta que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.
En este último caso, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, los signos en conflicto pueden suscitar una misma idea y, de esta manera, generar riesgo de confusión en el público consumidor. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad Como en el proceso interno se argumentó que la marca figurativa de PUMA S.E. es notoriamente conocida en Colombia y en el mundo, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.
Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Titulo Xil, bajo el cual los artículos 224 a 236 establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. En efecto, el artículo 224 determina el entendimiento que debe dársele al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes caracteristicas: Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015. Se destacan las siguientes providencias: Interpretaciones Prejudiciales de 21 de mayo de 2014 dentro del Proceso 256-1P-2013, y de 30 de noviembre de 2011 en el Proceso 124-1P-2011. 3.5. 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3.
Proceso 675-1P-2015 Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: 3.4.1.1. Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 3.4.1.2. Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 3.4.1.3.
Los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, de la siguiente manera: 3.5.1. 3.5.2. 3.5.3.
En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido.
En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el Pais Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros (artículo 224 de la Decisión 486).
En relación con el principio registral: La protección del signo notorio rompe el principio registral. Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho 10 3.6. Proceso 675-IP-2015 de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero (artículo 229, literal a) de la Decisión 486).
Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo Pais Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 3.5.4. En relación con el principio de uso real y efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo.
Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro (artículo 229, literal b) de la Decisión 486). La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo Pais Miembro, continúe siendo notorio en otros Países.
Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, y de esta forma dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En relación con los diferentes riesgos en el mercado La Decisión 486 protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, de conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), de la Decisión 486%.
Esto implica que para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 3.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.
Para determinar este tipo de riesgo se deben aplicar las reglas para el cotejo de signos distintivos determinadas en el acápite 4 de la presente providencia. Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo. “LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”.
Revista Foro No. 6, Il semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolivar, Quito, Ecuador. 11 3.7. 3.6.2. 3.6.3. 3.6.4. Proceso 675-IP-2015 En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido!0, En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos.
El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y caracteristicas de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido!!, Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.
Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”.
Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. Ibidem. Pág. 247. 12 3.8. 3.9. Proceso 675-1P-2015 Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Naciona! Competente, según sea el caso. El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; a) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
J) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. 13 Proceso 675-1P-2015 3.10.En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los 3.11. anteriores factores en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna.
El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben esgrimir todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.
Esto quiere decir, que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular!?, 3.12.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá 4.1. 4.2. 4.3. determinar si la marca figurativa de PUMA S.E. era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de ia solicitud del signo figurativo presentada por JOHN JAIRO BETANCUR VANEGAS, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. La solicitud de registro de marcas para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
Competencia desleal por confusión con una marca registrada Como en el proceso interno se discute si JOHN JAIRO BETANCUR VANEGAS solicitó el registro de la marca figurativa para cometer un acto de competencia desleal, se abordará el tema planteado. El artículo 137 implica una conducta de mala fe (competencia desleal), en los siguientes términos: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.
La norma trascrita consagra tres verbos rectores de la conducta, a saber: 4.3.1. Perpetrar: se realiza cuando la solicitud de registro, por sí misma, se configura como un acto de competencia desleal. 12 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-IP-2015 de 7 de julio de 2016. 14 4.4. 4.5. Proceso 675-1P-2015 4.3.2. Facilitar: se presenta cuando la solicitud de registro da pie para la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas diferentes al registro; es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para el cometimiento del acto desleal, bajo el soporte de la posible obtención de un registro marcario. 4.3.3.
Consolidar: se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal; esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como fin realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro marcario.
De conformidad con el asunto debatido en el proceso interno, se deberá determinar si el registro del signo FIGURATIVO solicitado por JOHN JAIRO fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. En el escenario de aplicación del artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es necesario referirse a los actos de competencia desleal relacionados con la propiedad industrial, ya que es en este marco donde el juez debe catalogar la conducta que pudiere contener el registro solicitado.
En efecto, encontramos en el artículo 258 el concepto aplicable para un correcto análisis: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”. De la definición normativa se pueden extraer las siguientes caracteristicas??: 4.5.1. Que la conducta sea vinculada a la propiedad industrial.
Para que sea aplicable la acción tiene que ver con los bienes intelectuales protegidos por el derecho de propiedad industrial: marcas, lemas comerciales, enseñas comerciales, nombres comerciales, patentes, modelos de utilidad, etc. 4.5.2. Que la conducta se realice en el ámbito empresarial. Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial", hace relación al empresario dentro del mercado, es decir, en el marco de la “efectiva” competencia. Por lo tanto, para que se debe un acto de competencia desleal, los sujetos implicados El Tribunal reitera la línea jurisprudencial que ha trazado sobre la materia.
Se destaca la Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2008; Interpretación de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-1P-2013. 15 4.6. 4.7. Proceso 675-1P-2015 (actor — perjudicado), deben operar en el mismo mercado y tener una situación de rivalidad competitiva. 4.5.3.
Que la conducta sea contraria a los usos y prácticas honestos. Quiere decir que la conducta se realiza con el ánimo causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar a un competidor o al desenvolvimiento del mercado como tal. El artículo 259 enuncia, de manera no taxativa, tres actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial: 4.6.1.
Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 4.6.2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 4.6.3.
Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, tiene una gran relevancia para el caso particular, ya que se deberá establecer si el registro solicitado tenía como finalidad perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal por confusión, lo que implica que se cumplan las siguientes características: 4.7.1.
El acto se dirija a perpetrar, facilitar o consolidar confusión sobre el establecimiento, los productos y la actividad comercial de un competidor. La acción desleal pretende, en últimas, inducir en error a los participes del mercado en relación con el escenario de operación de un competidor, lo que podría incluir el uso y goce de sus bienes industriales protegibles: marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, patentes etc. 14 Sobre los usos y prácticas honestas, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, expedida en el Proceso 38-IP-98.
Sobre la finalidad de la restricción a la competencia desleal, se puede ver GACHARNÁ, Maria Consueto. "LA COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1892, pág. 47: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrian resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.
(Publicidad engañosa, por ejemplo)”. 16 Proceso 675-1P-2015 Para analizar si una solicitud de registro podría catalogarse como desleal, la labor del Consultante no se enmarcaría en realizar un simple análisis de confundibilidad de los signos distintivos que pudiesen estar implicados, sino en determinar si el registro, en relación con un competidor determinado, se dirigió, de manera deshonesta, a perpetrar, consolidar o facilitar un estado de confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor determinado. *$ 4.7.2.
Los competidores deben concurrir en mismo mercado físico o electrónico?*, Si el supuesto y posiblemente afectado con la solicitud de registro no actúa en una relación de competencia con el solicitante de la marca, no se podría hablar de competencia desleal.*? 4.7.3. Se debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de manera desleal, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.
Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro del signo figurativo se solicitó con el ánimo de perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal en la modalidad de confusión con los productos y la actividad comercial del demandante.
Al efecto, dentro de estos indicios razonables podría incluirse la forma de utilizar la marca en el mercado, siempre y cuando se encuentre probada en el expediente. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00330, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia 15 17 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, expedida en el marco del Proceso 116-1P-2014.
Los mercados electrónicos actualmente transan una gran cantidad de bienes y servicios. Además, con el auge del comercio electrónico los consumidores pueden tener acceso a productos y servicios producidos y prestados en cualquier parte del globo terráqueo. Sobre esto se puede consultar FLINT BLANCK, Pinkas: Tratado de defensa de la libre competencia';
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115. “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en si ( )”. 17 Proceso 675-1P-2015 de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros á erchán MAGISTRADA GISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 675-IP-2015 | 18