TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 683-IP-2015 Asunto: I nterpretaciOn Prejudicial Consultante: Secci6n Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de Ia Republica de Colombia Expediente interno del Consultante: Referencia: 2010-00031 Signos mixtos SUAVISOL / HELENE CURTIS SUAVE y HELENE CURTIS SUAVE Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchan VISTOS El Oficio 4158, recibido el 14 de diciembre de 2015, mediante el cual Ia Secci6n Primera de Ia Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica del Colombia, solicita InterpretaciOn Prejudicial de los articulos 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisi6n 486 de Ia Comisi6n de Ia Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N° 201000031; y El auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admiti6 a tramite la presente interpretaciOn prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: CONOPCO INC. 1 Demandado: LA NACIbN COLOMBIANA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Terceros Interesados: JGB S.A / COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 2. Hechos Relevantes: 2.1. El 14 de noviembre de 2006, Ia sociedad JGB S.A. (en adelante JGB), solicito ante Ia DivisiOn de Signos Distintivos de Ia Superintendencia de Industria y Comercio el registro de Ia marca SUAVISOL (mixta), para identificar los siguientes productos de Ia Clase 3 de la Clasificacion Internacional de Niza: "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumeria, aceites esenciales, cosmOticos, lociones para cabello; dentifricos y demas productos de la clase 3 internacional." (Expediente administrativo 06-115066). 2.2.
Una vez publicada en Ia Gaceta de Ia Propiedad Industrial, las sociedades COLGATE - PALMOLIVE COMPANY (en adelante COLGATE) y CONOPCO INC. (en adelante CONOPCO), presentaron oposiciones: 2.2.1. COLGATE argumento riesgo de confusion con su marca SUAVITEL (mixta), registrada para distinguir los siguientes productos de Ia Clase 3 de la ClasificaciOn Internacional de Niza: "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumeria, aceites esenciales, cosmeticos, lociones para el cabello, dentifricos" (Certificado 269309). 2 2.2.2.
CONOPCO argumentO riesgo de confusion con sus marcas HELENE CURTIS SUAVE y HELENE CURTIS SUAVE (mixtas), registradas para distinguir los siguientes productos de la Clase 3 de la ClasificaciOn Internacional de Niza: "jabones; preparaciones limpiadoras; perfumeria; aceites esenciales; desodorantes y antitranspirantes; productos para el cuidado del cabello; colorantes para el cabello, tinturas para el cabello, lociones para el cabello, preparaciones para ondular el cabello, champOs, acondicionadores, sprays o atomizadores para el cabello, polvos para el cabello, liquidos estilizadores para el cabello, lacas para el cabello, espumas para el cabello, esmaltes, barnices o capas para dar brillo al cabello, gels para el cabello, hidratantes para el cabello, liquidos para el cabello, tratamientos para preservar el cabello, tratamientos contra el resecamiento del cabello, aceites para el cabello, tOnicos para el cabello, cremas para el cabello, preparaciones para el ban° y/o la ducha; preparaciones de tocador no medicadas; preparaciones para el cuidado de la piel; cosmoticos; almohadillas, panuelos de papel o toallitas para limpiar pre-homedas o impregnadas".
(Certificados 327176 y 337095).,1(6; HELENE CURTIS SV °SCUP°, ELENE CURTIS SA OS: A, 3 2.3. El 28 de abril de 2009, Ia DivisiOn de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolucion 19589, declaro infundadas las oposiciones presentadas y concedio el registro solicitado. 2.4. El 26 de mayo de 2009, CONOPCO interpuso recurso de reposiciOn y, en subsidio de apelaciOn, contra el anterior acto administrativo. 2.5.
El 18 de junio de 2009, la Division de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolucion 29859, resolvio el recurso de reposiciOn confirmando el acto administrativo recurrido y concedi6 el recurso de apelaciOn. 2.6. El 28 de agosto de 2009, Ia Superintendencia de Industria y Comercio mediante ResoluciOn 43174, resolviO el recurso de apelacion confirmando el acto administrativo impugnado. 2.7.
El 10 de diciembre de 2009, CONOPCO presento demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra Ia Superintendencia de Industria y Comercio, solicitando como pretension principal Ia nulidad de las anteriores resoluciones administrativas. 2.8. El 14 de diciembre de 2015, Ia Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la RepOblica de Colombia mediante Oficio 4158 solicito Interpretacion Prejudicial al Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina. 3.
Argumentos de Ia Demanda presentados por CONOPCO: 3.1. Afirmo que los signos mixtos SUAVISOL y HELENE CURTIS SUAVE son confundibles en los aspectos grafico, fonetico, visual y conceptual. 3.2. Sostuvo que Ia marca mixta HELENE CURTIS SUAVE es notoria en Argentina, Uruguay y Brasil. El signo mixto SUAVISOL es una reproduccion de dicha marca y que los signos en conflicto amparan los mismos productos. 4.
Participacion de Ia SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: 4.1. Una vez revisado el expediente se pudo constatar que no existe escrito de contestaciOn a la demanda por parte de Ia Superintendencia de Industria y Comercio. 4 5. Participacion del Tercero Interesado JGB: 5.1. ArgumentO que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos ortografico, fonetico y conceptual y que Ia marca SUAVISOL no reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe las marcas mixtas HELENE CURTIS SUAVE. 5.2.
Adujo que lo Unico que comparten los signos en conflicto es el prefijo de uso comun y descriptivo SUAV, de igual manera que el prefijo SUAV, Ia palabra SUAVE tambien es de uso comOn y descriptiva en Ia Clase 3 de Ia ClasificaciOn Internacional de Niza. 5.3. Expres6 que las pruebas sobre la notoriedad de las marcas mixtas HELENE CURTIS SUAVE son insuficientes, ya que estas solo se refieren a paises extracomunitarios. 5.4.
Asimismo, sostuvo que en el signo solicitado Ia palabra SUAVE esta acompafiada de los elementos HELENE CURTIS, lo que le otorga suficiente distintividad. 6. Participacion del Tercero Interesado COLGATE: 6.1. Una vez revisado el expediente se pudo constatar que no existe escrito de este interviniente. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitO Ia interpretaci6n prejudicial de los articulos 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisi6n 486 de Ia ComisiOn de Ia Comunidad Andina de los cuales se interpretara por ser pertinente el articulo 136 literales a) y h), el articulo 135 literal b) no se interpretara porque no se esta resolviendo una causal de nulidad absoluta sino relativa.
De oficio se interpretaran los articulos 224, 228 y 229 de Ia misma normativa, ya que regulan la protecciOn de la marca notoriamente conocidal. 1 Decision 486 de Ia Comisi6n de Ia Comunidad Andina. ( ) Articulo 136 "No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: sean identicos o se asemejen, a una mama anteriormente solicitada para registro o a) registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion; 5 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. 2. 3. 4.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusion. Riesgo de asociacion. Reglas generates para el cotejo de los signos distintivos. ComparaciOn entre signos mixtos con parte denominativa simple y cornpuesta. Analisis de registrabilidad de signos compuestos por particulas y palabras descriptivas y de uso comOn. La protecci6n del signo notoriamente conocido.
La prueba de su notoriedad. La marca notoria extracomunitaria. h) constituyan una reproduccion, imitaciOn, traduccion, transliteraciOn o transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusiOn o de asociaci6n con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la diluciOn de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
(.--) Articulo 224 "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o e/ medic) por el cual se hubiese hecho conocido. (...) Articulo 228 "Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomara en consideraciOn entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; b) la duraciOn, amplitud y extensiOn geografica de su utilizacion, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; c) la duracion, amplitud y extensiOn geografica de su promociOn. dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentaci6n en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; e/ valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover el d) establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de yentas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya e) notoriedad se alega, tanto en el piano intemacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la protecciOn; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 0 el valor contable del signo como activo empresatial; g) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del h) signo en determinado tenitotio; o, /a existencia de actividades significativas de fabricacion, compras o almacenamiento por el titular del signo en e/ Pais Miembro en que se busca protecci6n; los aspectos del comercio intemacional; o, la existencia y antiguedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo k) en el Pais Miembro o en el extranjero.
Articulo 229 "No se negara la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: no este registrado o en tramite de registro en el Pais Miembro o en el extranjero; a) no haya sido usado o no se este usando para distinguir productos o servicios, o para b) identificar actividades o establecimientos en el Pais Miembro; o, no sea notoriamente conocido en el extranjero." c) 6 D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusion. Riesgo de asociacion. Reglas generates para el cotejo de los signos distintivos 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo mixto SUAVISOL es confundible con las marcas mixtas HELENE CURTIS SUAVE y HELENE CURTIS SUAVE, el Tribunal habra de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del articulo 136 de la Decision 486 de Ia ComisiOn de Ia Comunidad Andina 2, del siguiente tenor literal: "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusiOn o de asociacion;
( )". 1.2. El Ordenamiento Juridico Comunitario protege la funci6n distintiva del signo marcario, a traves del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre Ia pluralidad de normas consagradas al efecto en el Regimen de Propiedad Industrial codificado en Ia Decisi6n 486 de Ia Comision de la Comunidad Andina, extiende su tutela juridica a precaver eventuates riesgos de confusion o de asociacion en el mercado, inadmitiendo Ia coexistencia de signos identicos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de Ia disposicion que se analiza. 1.3.
De ahi que Ia norma prohiba el acceso al registro de algOn signo identico3 o semejante4 a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusion o de asociacion en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo careceria de fuerza distintiva propia para poder acceder 2 3 4 Sobre este terra se pueden consultar las siguientes Interpretacion Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e InterpretaciOn Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013.
Los signos identicos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 7 a su registro como marca, sino que ademas aparejaria Ia gran posibilidad de inducir a error al pOblico consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusiOn o de asociacion en la seleccion de los productos o servicios identificados con Ia marca. 1.4.
En cuanto al riesgo de confusi6n, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a Ia posibilidad de que el consumidor at adquirir un producto crea que este adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente at que realmente posee. 1.5. En cuanto al riesgo de asociacion, este acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relaciOn o vinculacion economica. 1.6.
Por lo tanto, con el fin de resolver Ia nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretaciOn, se debera establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusion (directa o indirecta) y/o de asociacion en el public° consumidor, teniendo en cuenta en esta valoraciOn que Ia similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fon6tica: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en Ia estructura silabica, vocal, consonante o tOnica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusi6n se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortografica: Se refiere a Ia semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuracion, esto es, tomando en cuenta Ia impresion visual de los signos en conflicto. 1.6.3.
Figurativa o grafica: Se refiere a la semejanza de elementos graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideologica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor identico y/o semejante. 1.7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar Ia posible confundibilidad Onicamente en la apreciacion de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusion y/o de asociacion en el piablico consumidor, debe corresponder at resultado de un analisis integral conforme lo requiera cada caso particular segLin sus propias especificidades, ademas de considerar los productos o servicios que se 8 identifican con Ia marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujecion a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. 1.8.
En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos5: 1.8.1. La comparaci6n debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonetica, ortografica, figurativa y conceptual. 1.8.2.
En la comparaci6n se debe emplear el metodo del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y despues el otro. No es procedente realizar un analisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara en momentos diferentes. 1.8.3. El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusi6n o de asociaci6n. 1.8.4.
Al efectuar la comparaciOn en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir corm el producto o servicio es percibido por el public° consumidor en general, y consecuencialmente para inferir Ia posible incursion del mismo en riesgo de confusion o de asociacion. De acuerdo con las maximas de Ia experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepcion es variable en relacion con Ia categoria de bienes o productos. 2.
Comparaci6n entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta 2.1. Como Ia controversia informa de la presunta confusion entre el signo mixto SUAVISOL con las marcas mixtas HELENE CURTIS SUAVE y HELENE CURTIS SUAVE y SUAVITEL, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo y de otro grafico representado por trazos 5 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en multiples providencias, entre las cuales se destacan: InterpretaciOn Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e InterpretaciOn Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009. 9 definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc. 2.2.
Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en Ia mente del consumidor, tambien puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento grafico, ya sea que por su tamaflo, color, disefio y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.
En consecuencia, una vez se haya determinado cual es el elemento predominante de los signos mixtos, se debera tener en cuenta las siguientes reglas6 para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento grafico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habria riesgo de confusion, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2.
Si el elemento grafico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparaci6n entre signos figurativos, en relacion con los cuales se pueden distinguir tres elementos: El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es Ia idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien Ia observa. - Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente grafico, al efectuar el respectivo analisis de registrabilidad debera tenerse en cuenta Ia combinaci6n de colores y el grafico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de diferenciaciOn del signo solicitado a registro7.
En el cotejo de dos signos figurativos debera atender a Ia distincion de los elementos mencionados, pues Ia confusion bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, asi como en Ia disposiciOn de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta, en todo caso, que Ia parte conceptual o ideologica suele prevalecer.
Este Ultimo caso puede 6 Estas reglas han lido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en multiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretacion Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretacion Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014. Sobre esto se puede consultar la Interpretacion Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 10 presentarse ya que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusion. 2.3.3.
Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo debera realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: 2.3.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fon6tica. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una funcion diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender corn° el signo es percibido en el mercado. 2.3.3.2.
Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son Ia base y el elemento que no cambia dentro de Ia palabra cuando se hace una lista lexica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.8 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-dog°, deport-e, deport-ivo, deport-istas Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definicion9.
Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz lexica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 2.3.3.2.1. Por lo general el lexema es el elemento que mss impacts en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un analisis gramatical de los signos en conflicto. 2.3.3.2.2. Por lo general en el lexema esta ubicada la silaba tonica. 2.3.3.2.3.
Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse riesgo de confusion ideologica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideologic° debe estar 8 9 RAE: unidad minima con significa lexico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej.. sol, o que poseyendolos prescinde de ellos por un proceso de segmentacion, p. ej.: terr.
En enterrais. RAE: m. Gram. Unidad minima aislable en analisis morfolOgico. La palabra mujeres 1. contiene dos morfemas: mujer y — es m. Gram. Por oposicion a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, 2. ero. m Gram. Unidad minima de significado. La terminaci6n verbal mos contiene dos 3. morfemas: persona, primera y nOrnero, plural 11 complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusion en los signos en conflicto. 2.3.3.3.
Se debe tener en cuenta Ia silaba tonica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posician, es identica o muy dificil de distinguir, Ia semejanza entre los signos podria ser evidente. 2.3.3.4. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica Ia sonoridad de la denominacion. 2.3.3.5. Se debe determinar el elemento que impacts de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraria como es captada Ia marca en el mercado. 2.3.3.6.
Se debe determinar si existe un elemento comun preponderante o relevante en ambos signos. 2.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo de uno de los signos de las marcas registradas es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya direccion son aplicables los siguientes parametrosl°: to 2.4.1.
Ubicacion de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordaciOn en el pOblico consumidor. 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con Ia extension de Ia palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en Ia mente del consumidor. 2.4.3.
Impacto en Ia mente del consumidor de conformidad con Ia sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de Ia palabra podria tener mayor impacto en Ia mente del consumidor. 2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea Ia proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendra un mayor grado de debilidad.
En este caso, Ia palabra debil no tendria relevancia en el conjunto. Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretacion Prejudicial del 24 de Julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretacion Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e InterpretaciOn Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-IP-2015. 12 2.4.5.
Analizar si la palabra es generica, descriptiva o de uso comun. Las palabras genericas, descriptivas o de uso comun se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de Ia palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar Ia palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendra mayor relevancia. 2.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendra mayor relevancia. 2.4.6.3.
Se debe analizar cualquier otra situacion que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar Ia relevancia en el conjunto. 2.5. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se debera realizar el cotejo entre el signo mixto SUAVISOL con las marcas mixtas HELENE CURTIS SUAVE y HELENE CURTIS SUAVE y SUAVITEL, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusion y/o de asociacion entre los mismos, con el fin de proveer sobre Ia legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretaciOn, adernas de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretaci6n sobre los elementos especificos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habran de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuaci6n en esta providencia. 3.
Analisis de registrabilidad de signos conformados por particulas y palabras descriptivas de uso comun 3.1. Como en el proceso interno se controvierte que Ia particula SUAV y la palabra SUAVE son de uso comun y descriptivas de los productos de la clase 3 de Ia Clasificacion Internacional de Niza, se abordara el tema en referencia con base en pautas de interpretacion trazadas por el Tribunal al respectol1.
Se destaca la siguiente providencia: Interpretacion Prejudicial de 25 de septiembre de 2015, expedida en el marco del proceso 112-IP-2015. 13 "2' e 3.2. El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como palabras, particulas o expresiones, que pueden estimarse como de uso comOn en relaciOn con el tipo de productos o servicios de que se trate, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 3.3.
El literal g) del articulo 135 de la Decisi6n 486 de la Comision de la Comunidad Andina, dispone: "No podran registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designaciOn corn& o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais". 3.4. Si bien Ia norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, es posible que las palabras, expresiones o particulas de uso comOn al ser empleadas en combinaciOn con otros elementos, tengan la aptitud de Ilegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuraciOn de un signo con capacidad distintiva autonoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.
En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de Ia misma no podria impedir que los elementos de uso comOn sean utilizados por otros empresarios, de donde su marca podria considerarse debil, de limitada fuerza de oposiciOn, porque los graficos, expresiones, palabras y particulas de uso comOn se deben excluir del cotejo de marcas. 3.5.
Otro tanto acontece con los signos descriptivos, cuya nociOn conceptual en el Derecho de Marcas, corresponde a aquellos que informan exclusivamente sobre las caracteristicas o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamario, valor, destino, etc. La denominaciOn descriptiva responde a Ia formulaciOn de la pregunta,como es? en relacion con el producto o servicio por el cual se indaga, pues Ia misma precisamente se contesta con la expresiOn adecuada a sus caracteristicas, cualidades o propiedades segOn se trate. 3.6.
Los signos meramente descriptivos tampoco pueden ser registrables como marcas, al tenor de Ia prohibicion contenida en el literal e) del articulo 135 de Ia Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, en los siguientes terminos: "No podran registrarse como marcas los signos que: 14 e) consistan exclusivamente en un signo o indicacion que pueda servir en el comercio para describir la calidad, Ia cantidad, el destino, el valor, Ia procedencia geografica, la epoca de produccion u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicacign, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios". 3.7.
En linea de principio los elementos descriptivos, al igual que los de uso comOn atras considerados, carecen de distintividad, y consecuencialmente no procede su registro como marca de acuerdo con lo previsto en Ia norma precedente. Sin embargo, excepcionalmente aquellos formados por Ia union o combinaciOn de uno o más elementos primigeniamente descriptivos, puedan generar en su conjunto un signo con aptitud distintiva, de cuya evaluacion en este sentido proceda su registro. 3.8.
En otra hip6tesis, puede suceder que un elemento descriptivo respecto de determinados productos o servicios, se proyecte en un sentido distinto y pueda tener la capacidad de generar un resultado novedoso, como cuando se vincula para distinguir determinados productos o servicios que no guardan ninguna relacion con la expresiOn propia a Ia cual corresponde su significado, en cuya apreciaciOn cabe Ia regla de Ia percepci6n que le atribuya el consumidor medio. 3.9.
De todos modos, en forma similar a lo ya expuesto respecto de los signos que involucran particulas, palabras o expresiones de uso comun, el titular de una marca que incluya elementos descriptivos no puede impedir que los mismos sean utilizados por otros empresarios, y en esas condiciones su marca puede Ilegar a ser considerada debil, porque igualmente las palabras, particulas o expresiones descriptivas deben ser excluidas al realizar el cotejo de marcas. 3.10.
No obstante, si Ia exclusiOn Ilegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparacion, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo Ia premisa que el signo opositor tendria un grado de distintitividad debil, en cuyo escenario se debera analizar los signos en su conjunto, la percepciOn del pUblico consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto. 3.11.
Para finalizar el tema comprendido en este punto, los elementos de uso comOn o descriptivos en una clase determinada, pueden no ser asi en otra. Por via de ejemplo, los vocablos de esta connotaciOn para Ia clase de servicios mecanicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 15 3.12. De conformidad con los parametros ofrecidos en esta interpretacion, se debera determinar si la particula SUAV y la palabra SUAVE son de use comUn o descriptivos en la Clase 3 de Ia Clasificacion Internacional de Niza. 4.
La proteccion del signo notoriamente conocido. La prueba de su notoriedad. La marca notoria extracomunitaria 4.1. Como en el proceso interno se argument6 que las marcas mixtas HELENE CURTIS SUAVE y HELENE CURTIS SUAVE son notoriamente conocidas en los mercados de Argentina, Uruguay y Brasil, se abordara el tema propuesto de conformidad con Ia linea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia12.
Definicion 4.2. La Decision 486 de Ia Comisi6n de Ia Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acapite especial distinguido en el Titulo XII, bajo el cual los articulos 224 a 236 establece Ia regulaciOn de los signos notoriamente conocidos. 4.3. En efecto, el articulo 224 determina el entendimiento que debe darsele at signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes terminos: "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de Ia manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido". 4.4.
De Ia anterior definiciOn se pueden desprender las siguientes caracteristicas: 4.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El articulo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: 4.4.1.1. Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 12 Se destacan las siguientes providencias: Interpretaciones Prejudiciales de 21 de mayo de 2014 dentro del Proceso 256-IP-2013, y de 30 de noviembre de 2011 en el Proceso 124-IP-2011.
Sobre la marca notoria en paises extracomunitarios se puede ver la Interpretacion Prejudicial 29-IP-2013 de 25 de abril de 2013. 16 4.4.1.2. Las personas que participan en los canales de distribuciOn o comercializaciOn del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 4.4.1.3. Los circulos empresariales que actuan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 4.4.2.
Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Paises Miembros. 4.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relacion con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo 4.5. La proteccion de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más alla de los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, de Ia siguiente manera: 4.5.1.
En relacion con el principio de especialidad: Ia protecci6n del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecera el riesgo de confusiOn, asociacion, de uso parasitario y el de diluci6n, independientemente de la clase en Ia que se pretenda registrar el signo identico o similar al signo notoriamente conocido. 4.5.2.
En relacion con el principio de territorialidad: La protecci6n del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negara Ia calidad de notorio al signo que no lo sea en el Pais Miembro donde se solicita Ia proteccion; basta con que sea notorio en cualquiera de los Paises Miembros (articulo 224 de Ia Decisi6n 486). 4.5.3.
En relacion con el principio registral: La protecci6n del signo notorio rompe el principio registral. Ello implica que no se negara la calidad de notorio y su protecci6n por el solo hecho de que no se encuentre registrado o en tramite de registro en el Pais Miembro o en el extranjero (articulo 229, literal a) de la Decisi6n 486). Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio asi no se encuentre registrado en el respectivo Pais Miembro y, en consecuencia, se brinda protecciOn a los signos que alcancen el caracter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 4.5.4.
En relacion con el principio de uso real y efectivo: La protecciOn del signo notorio rompe el principio de uso real y 17 efectivo. Ello implica que no se negara el caracter de notorio de un signo por el solo hecho de que no se haya usado o no se este usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pais Miembro (articulo 229, literal b) de Ia Decision 486).
Esto quiere decir que un nombre comercial notorio en cualquiera de los paises miembros debe protegerse en los dernas, aunque no se encuentre en uso. La finalidad de dicha disposicion es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructUen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no este siendo usado en el respectivo Pais Miembro, continue siendo notorio en otros 'Daises.
Se advierte, sin embargo, que la prueba de Ia notoriedad del signo en estos casos, debera atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, y de esta forma dar cumplimiento a lo indicado en el articulo 228 de la Decision 486 de Ia Comisi6n de Ia Comunidad Andina. En relacion con los diferentes riesgos en el mercado 4.6. La Decision 486 protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusiOn, asociacion, diluciOn y de uso parasitario, de conformidad con los articulos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), de Ia DecisiOn 48613.
Esto implica que para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 13 4.6.1. En relacion con el riesgo de confusion: el publico consumidor puede incurrir en riesgo de confusi6n por la reproducciOn, imitacion, traducciOn, transliteracion o transcripciOn, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.
Para determinar este tipo de riesgo se deben aplicar las reglas para el cotejo de signos distintivos determinadas en el acapite 4 de la presente providencia. 4.6.2. En relacion con el riesgo de asociacion: el riesgo de asociacion se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relacion o vinculacion econ6mica.
Sobre el tratamiento que la Decisi6n 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo. "LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL REGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL". Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina SimOn Bolivar, Quito, Ecuador. 18 4.6.3. En relacion con el riesgo de dilucion: el riesgo de dilucion es Ia posibilidad de que el uso de otros signos identicos o similares, cause el debilitamiento de Ia altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan fling& grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido14. 4.6.4.
En relacion con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es Ia posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar Ia atenci6n del public() consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece estan, de alguna manera, relacionados con la calidad y caracteristicas de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Esta conducta se podria presentar en relacion con productos o servicios que no tengan ningim grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido15. Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que Ia acciOn de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistematico de Ia posicion empresarial. 4.7.
Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en Ia causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del articulo 136 de Ia DecisiOn 486 de Ia Comisi6n de Ia Comunidad Andina. Prueba de Ia notoriedad 4.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a traves de prueba habil ante el Juez o Ia Oficina Nacional Competente, segim sea el caso. 4.9.
El articulo 228 de Ia Decisi6n 486 establece una lista no taxativa de parametros para probar Ia notoriedad, a saber: "a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; b) la duraciOn, amplitud y extension geografica de su dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; 14 15 Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, "LA PROTECCION DE LA MARCA RENOMBRADA".
Ed. Civitas, Madrid Espana, 1995. Pag. 283. Ibidem. Pag. 247. 19 c) la duraciOn, amplitud y extension geografica de su promociOn, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentaciOn en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de yentas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el piano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la protecciOn; t) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricaci6n, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca proteccion; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero'." 4.10.
En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna. La marca notoria en paises extracomunitarios 4.11. De una lectura armOnica de los articulos 224 y 136 literal h), se desprenden las siguientes consecuencias: 4.11.1. En el regimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Paises Miembros, frente a una solicitud de registro de marca tambien en cualquiera de los Paises Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusi6n, asociaci6n, dilucion o use parasitario. 20 4.11.2.
No se protege a los signos notoriamente conocidos en paises extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad. 4.12. No obstante lo anterior, el regimen comun de propiedad industrial, bajo el principio basico de Ia buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro Ia transparencia en el mercado y Ia lealtad comercial. Por lo tanto, Ia protecciOn de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios si puede lograrse vinculandolos a las siguientes figuras relacionadas con Ia protecci6n de Ia propiedad industrial: 4.12.1 La competencia desleal de conformidad con lo previsto en el articulo 225 de la Decision 486, que establece: "Un signo distintivo notoriamente conocido sera protegido contra su use y registro no autorizado conforme a este Titulo, sin perjuicio de las demas disposiciones de esta DecisiOn que fuesen aplicables y de las normas para la proteccion contra la competencia desleal del Pais Miembro." El articulo 137 de Ia DecisiOn 486 preve la nulidad del registro de marca cuando fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
En relacion con las marcas notorias extracomunitarias, los actos de competencia desleal podrian darse, entre otras, bajo las siguientes modalidadades: (i) de competencia desleal por confusiOn; y (ii) competencia desleal por aprovechamiento injusto de Ia reputaci6n ajena. Para calificar lo anterior, se debe partir de Indicios razonables16 que hagan pensar que Ia solicitud de registro se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el acto de confusion o aprovechamiento injusto de Ia reputacion ajena. 4.12.2.
La nulidad de un registro de marca de mala fe, de conformidad con lo previsto en el segundo parrafo del articulo 17217. 16 17 Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisi6n del cual, por via de la inferencia logica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro se solicito con el animo de perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.
Articulo 172.- La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, Ia nulidad absolute de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencion con lo dispuesto en los articulos 134 primer parrafo y 135. La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relative de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravenciOn de lo dispuesto en el articulo 136 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe.
Esta accion prescribira a los cinco afios contados desde Ia fecha de concesion del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectaran las que pudieran corresponder por danos y perjuicios conforme a la legislacion interna. No podra declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad solo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca 21 4.13. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se debera determinar si las marcas mixtas HELENE CURTIS SUAVE y HELENE CURTIS SUAVE eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina al momento de Ia solicitud del signo mixto SUAVISOL, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configure alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. 4.14.
Si no eran notorias en la Comunidad Andina, se debera establecer que lo eran en paises extracomunitarios, para poder determinar si eran protegibles de conformidad con lo establecido en los puntos 4.11 y siguientes de la presente providencia. En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina deja consignada Ia presente interpretaciOn prejudicial para ser aplicada por Ia Corte Consultante al resolver el proceso interno 2010-00031, la que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en eI articulo 35 del Tratado de Creaci6n del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con eI articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretaci6n prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el Ultimo parrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa AylrOhQuinteros MAGISTRADA Hernán ero Zarnbraoo GISThADO gieuea erchan MA STRADA Hugo ro Gomez Apac MAGISTRADO fue registrada, se declarara la nulidad Onicamente para esos productos o servicios, y se eliminaran del registro de la marca. 22 De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario. 4 Hernahero Za bratio_, ESICIENTE" Gu,:stav Marcl rito SECRETARIO Notifiquese a Ia Corte Consultante y remitase copia de Ia presente Interpretacion Prejudicial a la Secretaria General de Ia Comunidad Andina para su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 683-IP-2015 23