TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2016 Proceso: 183-IP-2016 Asunto: Interpretacion Prejudicial Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la RepUblica del Per6 Expediente interno del Consultante: 84-2015 Referencia: Marcas involucradas GENERATOR REX (denominative) y PLASTICOS REX (mixta) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro G6mez Apac VISTOS El Oficio 091-2016-SDCSP-C/PJ del 6 de abril de 2016, recibido via courrier el 2 de mayo de 2016, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la RepUblica del PerCi solicita Interpretacion Prejudicial del Literal a) del Articulo 136 de la Decisi6n 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 84-2015; y, El Auto del 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admiti6 a tramite la presente Interpretacion Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: THE CARTOON NETWORK INC. 1 Demandados: Tercero interesado: Instituto Nacional de Defensa de Ia Competencia y de la Proteccion de Ia Propiedad Intelectual XIMESA S.R.L. 2. Hechos relevantes: 2.1. El 16 de junio de 2010, The Cartoon Network, Inc. (en adelante, Cartoon Network) solicito ante el Instituto Nacional de Defensa de Ia Competencia y de la Protecci6n de la Propiedad Intelectual (en adelante, el Indecopi) el registro de la marca GENERATOR REX (denominative)' para distinguir productos de la Clase 21 de la ClasificaciOn Internacional de Niza.2 2.2.

Mediante Resolucion 16590-2010/DSD-INDECOPI del 22 de octubre de 2010, Ia Dirección de Signos Distintivos del Indecopi deneg6 de oficio el registro del signo solicitado al considerarlo confundible con Ia marca PLASTICOS REX (mixta) previamente registrada a favor de XIMESA S.R.L. (en adelante, XIMESA) con Certificado 109977 que distingue productos de la Clase 21 de la ClasificaciOn Internacional de Niza3.

Expediente administrativo 424146-2010. 2 Clase 21: Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina, peines; cepillos; en particular, cepillos para el cabello, cepillos de dientes, cepillos para ropa; esponjas; articulos para prop6sitos de limpieza, escobas, recogedores, franelas para limpiar, trapos para limpiar, barieras portatiles para bebes, lavatorios, jaulas para animales de compania; !echos higienicos para animales, campanillas de viento; jarrones; regaderas; tiestos para flores; calzadores para zapatos; abrebotellas; tazones, tazas, cubiletes, tazones con tapa, vasos, vasos rectos; saleros y pimenteros, tarros, posacucharas, reposa-platos, posavasos, bandejas, servilleteros, cucharas de servir, enfriadores de bebidas, recipientes para agua y bebidas, baldes, cubos para conservar el hielo, cubiertas, sujeta botellas, contenedores y botellas aislantes, tazas de papel y plastic°, platos, tarros para galletas, ollas, tazas para beber para infantes, alcancias no metalicas; articulos decorativos y objetos de arte hechos de vidrio, porcelana o loza; letreros hechos de vidrio o porcelana; perillas, manijas, tiradores y ganchos de porcelana; guantes para uso domestico; escobillas para prendas de vestir y escobillas para zapatos; articulos de vidrio, ceramica o loza no comprendidos en otras clases, en particular cristaleria para bebidas, jarros de café, jarros, tarros, tazones, platos, posavasos, tazas de café y tazas; sets que consisten en tacitas y platillos para café; sets para azkar y cremeras; tazas para infantes; estatuillas de ceramica, vidrio y porcelana; cafeteras no electricas que no sean de metales preciosos; papeleras; baldes plasticos; repisas para articulos de tocador para la ducha; cajas y/o recipientes para te; moldes para tortas; espatulas para uso domestico y cubiertos para servir tortas; cantimploras; cubetas para espumante; posavasos de plastic°, mezcladores manuales para cOctel; recipientes calorifugos par comidas y bebidas; sacabocados (utensilios de cocina), sacacorchos; utensilios para coger choclos; botellas de plastic° vendidas vacias; botellas aislantes; decantadores; bidones; guantes de jardineria; guantes de goma de uso domestico; vajilla, en particular platos y tazas de papel, utensilios de cocina, en particular, rodillos de pasteleria, espatulas, utensilios para girar, varillas, y recipientes para la cocina, jaboneras, recipientes domesticos para comidas y cajas para piscolabis; tazas y platos de plastic°. 3 Clase 21: Articulos de plasticos en general para el hogar, comprendidas en el rubro de mensajeria para la cocina, para los bafios, para los dormitorios tales como lavatorios, tinas, bateas, bacines, tapers, baldes comerciales con o sin tapa, envases diversos, porta cubiertos, porta vajillas, coladores, hervidores, matamoscas, jarras con o sin tapa, porta huevos, vasos, platos, porta vasos, mantequilleras, azucareros, bandejas, azafates, ralladores, servilletero, condimenteros, cucharones, jaboneras, hileras, tachos, papeleras, recogedor de basura, escurridores de vasos, reposteros con o sin tapa, tazones, paneras, articulos para la industria en general como baldes, y tachos industriales. 2 2.3.

El 16 de noviembre de 2010 Cartoon Network interpuso recurso de apelacion contra Ia Resolucion 16590-2010/DSD-INDECOPI. 2.4. Por Resolucion 1602-2011fTPI-INDECOPI del 27 de julio de 2011, Ia Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi resolvio el recurso de apelacion interpuesto confirmando la decisiOn contenida en Ia ResoluciOn 16590-2010/DSD-INDECOPI. 2.5.

El 2 de noviembre de 2011, Cartoon Network presentO demanda contencioso administrativa contra las resoluciones administrativas antes mencionadas. 2.6. Mediante sentencia del 27 de agosto de 2012, el Decimo Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaro infundada la demanda. 2.7.

El 18 de setiembre de 2012, Cartoon Network interpuso recurso de apelaciOn contra la sentencia emitida por el Decimo Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima. 2.8. Mediante sentencia del 27 de enero de 2014 la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima revoco la sentencia apelada, reformandola y en consecuencia declaro: a) Nula la Resolucion 1602-2011/TPI-INDECOPI que denegO el registro de la marca GENERATOR REX (denominativa). b) Orden6 que el Indecopi conceda a favor de Cartoon Network la marca GENERATOR REX (denominativa) para distinguir productos de la Clase 21 de la Clasificacion Internacional de Niza. 2.9.

El 15 de octubre de 2014 el Indecopi interpuso recurso de casaciOn contra Ia sentencia emitida por la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima. 2.10. El 1 de octubre de 2015 la Sala de Derecho Constitucional y Social permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica declaro procedente el recurso de casacion interpuesto, y dispuso que se remitan copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a efectos de que emits un informe. 3 3.

Argumentos de Ia demanda de Cartoon Network: 3.1. El hecho que no se hayan presentado oposiciones demuestra que no existe ningun tercero que sienta afectados sus derechos. 3.2. No existe posibilidad de confusi6n entre los signos ya que el signo solicitado incluye en su conformacion la denominacion GENERATOR, Ia cual es relevante. 3.3. El hecho que ambos signos coincidan en algunos de sus elementos no determina que sean semejantes. 3.4.

Los signos presentan elementos distintivos que apreciados en su conjunto generan un impacto visual distinto. 3.5. A nivel fonetico los signos en conflicto generan un impacto auditivo distinto. 3.6. Los signos que distinguen los mismos productos pueden acceder a registro si guardan diferencias que descarten la posibilidad de riesgo de confusi6n. 3.7.

Los signos presentan diferente fisonomia ya que en el signo solicitado el termino que más destaca debido a su dimensi6n y ubicaciOn es la denominaci6n GENERATOR. 3.8. La marca PLASTICOS REX (mixta) presenta un elemento figurativo y un componente denominativo compuesto por los terminos PLASTICOS y REX. 3.9. La marca base de la denegatoria presenta una escritura caracteristica y elementos cromaticos adicionales. 4.

Argumentos de Ia contestaci6n del Indecopi: 4.1. El signo solicitado GENERATOR REX (denominativo) pretende distinguir algunos de los productos que distingue Ia marca registrada. 4.2. La denominaciOn relevante en la marca registrada es REX, toda vez que el termino PLASTICO es descriptivo de los productos a los cuales se aplica.4 4 Cabe serialar que como la controversia radica en la semejanza de los signos por la inclusi6n del termino REX, y no se discute el caracter descriptivo del termino PLASTICO, que conforma a la marca previamente registrada, no se desarrollara el tema de registrabilidad de signos compuestos por palabras descriptivas. 4 4.3.

El publico consumidor incurrira en confusion respecto al origen empresarial de los productos, ya que ambos signos comparten el termino REX. 4.4. La presencia de la denominaci6n GENERATOR en el signo solicitado no es suficiente para diferenciarlo de la marca registrada. 4.5. El termino REX tiene caracter de fantasia. 4.6. El termino REX no forma parte de otras marcas registradas en la Clase 21 de Ia Clasificacion Internacional de Niza. 5.

Argumentos del tercero interesado, XIMESA: No obra en el expediente la contestaci6n de XIMESA. B. NORMA A SER INTERPRETADA 1. La Corte consultante solicito la interpretaciOn prejudicial del Literal a) del Articulo 136 de la Decision 486 de Ia Comision de la Comunidad Andina5. Procede la interpretaciOn de dicha disposicion por ser materia de controversia.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. 2. 3. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusi6n directa, indirecta y de asociaci6n. Similitud fonetica, ortografica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Expresiones de fantasia utilizadas en la conformacion de un signo distintivo.

Comparacion entre una marca denominativa compuesta y una marca mixta. D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusiOn directa, indirecta y de asociacion. Similitud fonetica, 5 Decision 486 de la Comision de Ia Comunidad Andina."Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idOnticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusiOn o de asociaciOn;

( )" 5 ortografica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo GENERATOR REX (denominativo) y la marca PLASTICOS REX (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Articulo 136 de Ia Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusi6n o de asociaci6n;

( )" 1.2. Como se desprende de esta disposiciOn, no es registrable un signo que sea identico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusi6n (directa o indirecta) y/o riesgo de asociaciOn en el pOblico consumidor.6 a) El riesgo de confusidn, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusion directo, caracterizado por Ia posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que esta adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusiOn indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociacion, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacion o vinculaciOn econ6mica. 1.3.

Se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusi6n (directo o indirecto) o de asociaci6n en el pOblico consumidor. 6 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 691-IP-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-IP-2015 y 668-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016. 6 1.4.

Un signo es identico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen Ia marca. 1.5. Un signo es semejante cuando, considerando en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoraciOn que Ia similitud entre dos signos puede ser:7 a) Fonetica: Se refiere a Ia semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinaci6n de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en Ia silaba tonica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse tambien en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe Ia posibilidad real de confusion entre los signos confrontados. b) Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuracion; esto es, tomando en cuenta Ia secuencia de vocales, Ia longitud de la o las palabras, el nOmero de silabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusion sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideologica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor identico y/o semejante. d) Grafica (o figurative): Se refiere a Ia semejanza de los elementos graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se debera observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:8 a) La comparaci6n debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonetica, ortografica, grafica (o figurativa) y conceptual o ideologica. b) En Ia comparaciOn se debe emplear el metodo del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y despues el otro.

No es procedente realizar un analisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara en momentos diferentes. 7 Ibidem. 8 lbidem 7 c) El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusion o asociacion. d) Al realizar la comparacion es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir corn el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la poblaciOn en general. 1.7. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se debera determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusion y/o de asociaciOn. 2.

Expresiones de fantasia utilizadas en Ia conformaciOn de un signo distintivo 2.1. El Indecopi sostiene que el termino REX es de fantasia, por lo que es pertinente abordar el tema planteado. 2.2. Los signos de fantasia son producto del ingenio e imaginaciOn de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.9 2.3.

Los signos de fantasia tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposici6n en relacion con las marcas identicas o semejantes. 2.4. En ese sentido, se debera establecer si el termino REX que conforma al signo solicitado GENERATOR REX (denominativo) es de fantasia, para, posteriormente, hacer un adecuado analisis de confundibilidad en relacion con la marca registrada PLASTICOS REX (mixta). 3.

Comparacion entre una marca denominativa compuesta y una marca mixta 3.1. Como la controversia radica en Ia presunta confusiOn entre el signo solicitado GENERATOR REX (denominativo) y la marca PLASTICOS REX (mixta), es necesario que se verifique la comparaciOn entre ambos teniendo en cuenta que estan conformados por elemento denominativos, por un lado, y por elementos denominativos y graficos, por el otro.

Los denominativos estan representados por una o más palabras 9 De modo referencial, ver Proceso 91-IP-2016, de fecha 18 de agosto de 2016, p. 13. 8 pronunciables dotadas o no de un significado conceptual. Los figurativos por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, iconos, etc. 3.2.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el grafico, ya sea que, por su tamano, color, diserio u otras caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.10 3.3.

En consecuencia, al realizar la comparaci6n entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cual de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el grafico, teniendo en cuenta lo siguiente. a) Si al realizar la comparaci6n se determina que en la marca mixta predomina el elemento grafico frente al denominativo, no habria lugar a Ia confusi6n entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ambito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusion. b) Si en Ia marca mixta predomina el elemento denominativo, debera realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:11 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonetica.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una funci6n diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender como el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta Ia silaba tonica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posiciOn, es identica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumiran una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominaci6n. io Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 11 Ibidem. 9 (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en Ia mente del consumidor, pues esto mostraria coma, es captada Ia marca en el mercado. 3.4.

Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente esta integrado por dos o más palabras12, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya direccion son aplicables los siguientes parametros13: a) Ubicaci6n de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordaci6n en el pUblico consumidor. b) Impacto en Ia mente del consumidor de conformidad con Ia extension de Ia palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con Ia sonoridad de Ia palabra. Entre más fuerte sea Ia sonoridad de la palabra, esta podria tener mayor impacto en Ia mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendra un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra debil no tendria relevancia en el conjunto. e) Analizar si Ia palabra es generica, descriptiva o de uso comOn. Las palabras genericas, descriptivas o de uso comOn se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de Ia palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendra mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendra mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situacion que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 3.5.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretaciOn prejudicial, se debera realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con 12 Dentro de los signos denominativos estan los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o mas palabras. 13 Ver InterpretaciOn Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 10 el fin de establecer el riesgo de confusi6n y/o asociaciOn que pudiera existir o no entre el signo solicitado GENERATOR REX (denominativo) y la marca PLASTICOS REX (mixta).

Para su analisis, se debera tener en cuenta las palabras que poseen una funci6n diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudara a entender coma el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se debera establecer cual es la palabra que genera más poder de recordaci6n en el pOblico consumidor. En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretacion prejudicial para ser aplicada por la Code consultante al resolver el proceso interno 84-2015, la que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de CreaciOn del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretaciOn prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el Ultimo parrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayll n Quinteros MAGISTRADA Martha Ru a Merchan MA TRADA Hugo Ramiro Gomez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente InterpretaciOn Prejudicial la Presidenta (E) y el Secretario. 11 / n Quinteros Cecilia Luisa A PRESIDENTA (E) —Gtrstav 16arcia;, rito SECRETARIO Notifiquese a Ia Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretacion Prejudicial a Ia Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12