TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 182-IP-2016 Asunto: InterpretaciOn Prejudicial Consultante: Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 1037/2014 Referencia: Marcas involucradas: G (mixta) y GG (mixta) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa AyIlan Quinteros VISTOS: El Oficio 0146/2016, recibido el 2 de mayo de 2016, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicita interpretaciOn prejudicial de los articulos 135 literal b) e i) y 136 literal a) de la DecisiOn 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 1037/2014; y, El Auto de 22 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitiO a tramite la presente interpretacion prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: GUCCIO GUCCI S.P.A. 1 Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia. 2. Hechos relevantes 2.1. El 17 de septiembre de 2012 GUESS?, INC., (en adelante, GUESS), solicitO el registro del signo G (mixto)1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 del Arreglo de Niza Relativo a la ClasificaciOn Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, ClasificaciOn Internacional de Niza). 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta Oficial de Bolivia 477, el 15 de enero de 2013, GUCCIO GUCCI S.P.A., presentO oposicion fundamentada en el registro previo de su marca GG (mixto), registro 64945-C para la Clase 3 de la ClasificaciOn Internacional de Niza.3 2.3. El 28 de mayo de 2013, mediante Resolucion 271/2013, la DirecciOn de Propiedad Industrial del SENAPI resolvi6 declarar improbada la oposici6n presentada y concediO el registro de la marca de producto "G" (mixta) para proteger productos de la Clase 3 de la ClasificaciOn Internacional de Niza.

Expediente administrativo 157399. 2 Clase 3.- Jabones, perfumes, cosmeticos, lociones para el cabello. 3 Clase 3.- Perfumes, agua de colonia, jabones de tocador perfumados, preparaciones para despuOs de afeitarse, sales de ban°, aceites de bark), lociones y cremas perfumadas para el cuerpo, anti-transpirantes. 2

2.4. GUCCIO GUCCI S.P.A, dentro del termino legal present6 recurso de revocatoria contra Ia ResoluciOn 271/2013.4 2.5. El 23 de septiembre de 2013, mediante ResoluciOn DPI/OP/REV-N° 265/2013, la DirecciOn de Propiedad Industrial resolviO rechazar el recurso de revocatoria interpuesto. 2.6. El 4 de octubre de 2013, GUCCIO GUCCI S.P.A., presento recurso jerarquico en contra de la resolucion DPI/OP/REV-N° 265/2013. 2.7.

El 10 de febrero de 2014, mediante resoluciOn administrativa DGE/OPO/J-No. 047/2014, la Directora General Ejecutiva del SENAPI resolviO rechazar el recurso jerarquico interpuesto por GUCCIO GUCCI S.P.A. y en consecuencia confirmar la resoluciOn DPI/OP/REV-N° 265/2013. 2.8. El 24 de octubre de 2014, GUCCIO GUCCI S.P.A., present6 demanda Contencioso Administrativa pidiendo Ia revocatoria de la resoluciOn DGE/OPO/J-No. 047/2014. 2.9.

El 19 de febrero de 2015, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) contestO la demanda contencioso administrativa. 2.10. El 10 de diciembre de 2015, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante Resolucion 309/2015 resolvio suspender la tramitaciOn y el plazo para la resoluciOn del proceso y solicitO al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretaciOn prejudicial de los articulos 135 literales b) e i) y 136 literal a) de la DecisiOn 486 de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda formulada por GUCCIO GUCCI S.P.A.: 3.1. Que la autoridad se extralimito al tomar en cuenta unicamente lo establecido en el Articulo 224 de la Decisi6n 486 de la Comunidad Andina que se refiere a los signos notoriamente conocidos. 3.2. Que la autoridad, no tomO en consideracion lo que establece el Articulo 1 de la misma norma, en lo referente a " un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales " por lo que no se consideraron sus derechos. 3.3.

Que la norma entra en contradicci6n pues el hecho de no ser valida una declaracion de notoriedad de una marca de un pais miembro del Convenio de Paris resulta ser totalmente desfavorable y contrario a lo que establece el Articulo 1 de la Decisi6n 486 de la Comunidad Andina. 4 Revisado el expediente, no se ha podido verificar la fecha de presentaci6n del recurso. 3 3.4.

Lo que se reclama es la intenciOn de usar de la misma forma la letra "G" esto es, entrelazandola, caracteristica que hace distinguible a la marca de propiedad de GUCCIO GUCCI S.P.A. 4. Argumentos de Ia contestacion a la demanda por parte del SENAPI: 4.1. El Articulo 224 de la DecisiOn 486 de la Comunidad Andina establece que una marca sera considerada como notoriamente conocida cuando sea reconocida como tal en cualquier pais miembro. 4.2.

Por su parte, el Articulo 228 de la misma normativa, establece los factores que se deben tomar en cuenta para que una marca sea considerada como notoria, ya que de esa manera el consumidor medio Ia reconocera y le asignara dicha caracteristica. 4.3. Una vez analizada la documentaciOn aportada, en estricto apego a lo dispuesto por la normativa vigente y la jurisprudencia, para Ia valoraciOn de pruebas se advierte que la prueba documental referida no cumplio con las correspondientes Iegalizaciones de ley por lo que no es prueba idOnea, deduciendose que no se cumplieron los parametros establecidos en el Articulo 228 de Ia DecisiOn 486 de Ia Comunidad Andina, para que una marca sea reconocida como notoria. 4.4.

Respecto del argumento de la contradicciOn de normas de caracter internacional como el Convenio de Paris at cual hace referencia, es conveniente indicar lo que establece el Articulo 2 de dicho Convenio, el cual en su parte pertinente senala que los paises miembros tendran la misma protecci6n, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

Y más adelante establece que quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislaciOn de cada uno de los paises de la UniOn relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia. 4.5. En este sentido, queda claro que el regimen juridico aplicable, en el caso nacional se supedita a la normativa andina a traves de Ia DecisiOn 486 de la Comunidad Andina y correspondia la aplicaciOn del Articulo 224 de dicha norma.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la interpretaciOn prejudicial de los articulos, 135 literal b) e i) y 136 literal a) de la DecisiOn 4865 de la ComisiOn de la Comunidad Andina. 5 Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo use en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 4 2.

No obstante, procede Ia interpretaciOn prejudicial Onicamente del Articulo 136 literal a) toda vez que no se analizara lo relacionado al concepto de marca ni Ia falta de distintividad por no ser materia de la contoversia. 3. De oficio se interpretaran los articulos 136 literal h) y 224 de la DecisiOn 486 que establece lo referente a los signos notoriamente conocidos, por ser pertinente al presente caso C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. 2. 3. 4. 5.

Primacia del Ordenamiento Comunitario. La DecisiOn 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina y su relaciOn con el Convenio de Paris para la ProtecciOn de la Propiedad Industrial. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud grafica, ortografica, fonetica e ideolOgica. Reglas para realizar el cotejo de signos. ComparaciOn entre signos mixtos.

Marcas conformadas por letras. La marca notoriamente conocida y su prueba. Irregistrabilidad de signos notoriamente conocidos por parte de terceros. Protecci6n de la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario. D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. Primacia del Ordenamiento Comunitario. La Decision 486 de Ia Comision de la Comunidad Andina y su relacion con el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial 1.1 En su escrito de demanda, GUCCIO GUCCI S.P.A. manifestO que se habria desconocido el caracter notorio de su marca GG (mixta), lo cual constituiria no solo una errada interpretaciOn normativa sino ademas una vulneraciOn y un desconocimiento de otros tratados como es el Convenio de Paris, del cual Bolivia es parte.

En tal virtud, el Tribunal estima conveniente comenzar la presente interpretaciOn prejudicial desarrollando el tema propuesto. 1.2 El principio fundamental del Derecho comunitario andino, es el Principio de la "Primacia del Ordenamiento Comunitario", el mismo que encuentra su apoyo en otros principios propios del derecho de la integraciOn, cuales son los de: "Eficacia Directa del Ordenamiento Juridico Comunitario", a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el use de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociaciOn;

( y, 5 "AplicaciOn Inmediata del Ordenamiento Juridico Andino", y "Autonomia del Ordenamiento Juridico Andino". 1.3 Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia la prevalencia de la que goza el ordenamiento comunitario andino respecto de los ordenamientos juridicos de los Paises Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relacion con las materias que regula el orden comunitario.

En este marco, ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los !Daises Miembros, al igual que entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, prevalece el primero6. 1.4 La doctrina prevaleciente, por ello mismo, se inclina con toda decision por el principio de la aplicaciOn preferente del derecho comunitario, siempre que entre en conflicto con el derecho nacional o internacional.

En consecuencia, la disposiciOn normativa, interna o contenida en un tratado suscrito por el respectivo Pais Miembro, que sea contraria a la norma comunitaria, si bien no queda propiamente derogada, dejara de aplicarse en el caso concreto, bien sea anterior o posterior a Ia norma comunitaria7. 1.5 En ese sentido, el profesor Luis Ignacio Sanchez Rodriguez, al analizar la naturaleza de los tratados constitutivos y el derecho derivado en la Comunidad Europea, concluye: "El derecho comunitario, en primer termino, es aut6nomo a un mismo tiempo del derecho internacional general y del derecho interno de los Estados Miembros" 8. 1.6 En consecuencia, en el caso de los tratados internacionales suscritos por los paises miembros para la regulacion de determinadas actividades juridico-econOrnicas, como la proteccion a la propiedad industrial, puede afirmarse que, en Ia medida en que la comunidad supranacional asume la competencia ratione materiae para regular este aspecto de la vida econOmica, el derecho comunitario se vincula al tratado internacional de tal manera que este le pueda servir de fuente para desarrollar su 6 Vease, por ejemplo, as interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 23-IP2012 de 23 de agosto de 2012, p. 6; y del Proceso 30-IP-2014 de 10 de septiembre de 2014, p. 8. 7 Vease, a modo referencial, la interpretaciOn prejudicial emitida dentro del Proceso 2-IP-88 de 25 mayo de 1988, p. 5; citada y complementada en las Sentencias expedidas dentro del Proceso 34-AI-01 de 21 de agosto de 2002, p. 48, y del Proceso 1-AI-2001 de 27 de junio de 2002, p. 32. 8 SANCHEZ RODRIGUEZ, Luis Ignacio, "Los Tratados Constitutivos y el Derecho Derivado", en: Tratado de Derecho Comunitario Europeo, Tomo I, Ed. Civitas, Madrid, 1986; citado en la Sentencia dictada en el expediente N° 1-IP-96, Gaceta Oficial N° 257, de 14 de abril de 1997. 6 actividad reguladora, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aque19. 1.7 Por el contrario, toda vez que el tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento juridico aplicable en todos y cada uno de los Paises Miembros, el derecho comunitario conserva—por aplicacion de sus caracteristicas `existenciales' de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia— la aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del pais respectivo10. 1.8 Corresponde atender a los criterios expuestos en Ia presente interpretaci6n prejudicial respecto a Ia primacia del Derecho Comunitario Andino, teniendo en cuenta su aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno de origen internacional de los !Daises Miembros.

La Decision 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina y su relation con el Convenio de Paris para Ia Protection de Ia Propiedad Industrial 1.9 En virtud del Principio de Primacia del Ordenamiento Comunitario, explicado precedentemente, el ordenamiento comunitario deviene imperativo y prevalece sobre toda norma de derecho interno de origen internacional de los Paises Miembros, de manera que alli donde se trate de aplicar normas legales en actos juridicos contemplados en el derecho de integraciOn debera acudirse al ordenamiento juridico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno o internacional. 1.10 Las referidas caracteristicas se cumplen en su integridad y se materializan cuando el Articulo 411 (antes Articulo 5) del Tratado de CreaciOn del Tribunal impone a los !Daises Miembros dos obligaciones basicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento juridico comunitario contenido en el Articulo 1 del Tratado; y Ia obligaciOn de no hacer, consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicaciOn. 1.11 Adicionalmente, el Principio de Primacia del Ordenamiento Comunitario se sustenta en el Principio de Autonomia del mismo, que presupone Ia de Ia 9 Sentencias dictadas dentro de los Procesos 1-Al-2001, p. 36, y 34-Al-01, p. 46, ya citados. 10 Ibid. 11 Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina.

"Articulo 4.- Los Paises Miembros estan obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algun modo obstaculice su aplicacion." 7 Comunidad para formular su propio ordenamiento, y que deriva, a su vez, de la transferencia de atribuciones que los Paises Miembros hicieran a la Comunidad Andina, en ambitos especificos como el de la propiedad industrial.

A causa de la citada transferencia, y en los ambitos en que ella se produzca, los Paises Miembros quedan limitados motu proprio en el ejercicio de su potestad normativa y, en consecuencia, quedan impedidos de dictar providencias o contraer compromisos, aun de alcance internacional, que menoscaben o contrarien el ordenamiento comunitario12. 1.12 En este contexto, cabe recordar que el ordenamiento cornunitario no deriva del ordenamiento de los !Daises Miembros, sea este de origen interno o internacional, sino del Tratado constitutivo de Ia Comunidad Andina.

Asi, y por virtud de su autonomia, se ratifica que el ordenamiento juridic° de la Comunidad —tanto el primario como el derivado— no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Paises13. Por lo tanto, los tratados intemacionales que celebren los Paises Miembros por propia iniciativa, como el Convenio de Paris, no vinculan a Ia Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Paises Miembros y terceros {Daises u organizaciones internacionales. 1.13 En virtud de los referidos Principios de Autonomia y Primacia del Ordenamiento Comunitario, las normas que lo integran —tanto las primarias como las derivadas— deben surtir Ia plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los [Daises Miembros.

En consecuencia, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios. De alli que la Comunidad Andina, si bien no se encuentra vinculada por los tratados que celebren individualmente los Paises Miembros, como es el caso del Convenio de Paris, puede tomarlo como una referencia, ya que los cuatro Paises Miembros son parte del mismo14. 1.14 De conformidad con los criterios que se esbozan en la presente interpretaci6n prejudicial, se debe tener en cuenta que el Principio de Primacia del Derecho Comunitario andino sobre las dernas normas de los ordenamientos nacionales, de origen nacional o internacional, no obsta para tomar como referencia los tratados celebrados por los Paises 12 En ese sentido, Sentencias pronunciadas dentro de los Procesos 1-AI-2001, p. 38, y 34-AI-01, p. 48, ya citados. 13 Asi, Sentencias emitidas dentro de los Procesos 1-AI-2001, p. 38, y 34-AI-01, p. 48, ya citados. 14 Vease, a modo referencial, la interpretaci6n prejudicial expedida dentro del Proceso 23-IP-2012 de 23 de agosto de 2012, p. 6. 8 Miembros, siempre que no sean contrarios ni menoscaben el ordenamiento comunitario. 2.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud grafica, ortografica, fonetica e ideologica. Reglas para realizar el cotejo de signos 2.1. Se abordara el tema, en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusiOn o asociaciOn entre el signo G (mixto), solicitado por GUESS?, INC, y la marca GG (mixta), registrada a favor de GUCCIO GUCCI S.P.A., sobre la base de la cual se formul6 Ia oposiciOn y, posteriormente, se interpuso Ia demanda contenciosa administrativa. 2.2.

En consecuencia, es pertinente analizar el Articulo 136 de la DecisiOn 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Adieulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idOnticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusi6n o de asociaci6n; 2.3.

Como se desprende de esta disposici6n, no es registrable un signo que sea identico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusi6n (directa o indirecta) y/o riesgo de asociaci6n en el pOblico consumidor15. a) El riesgo de confusion, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusiOn directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que esta adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusiOn indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente at que realmente posee. 15 Vease, a modo referencia!, la interpretaci6n prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10. 9 b) El riesgo de asociacion, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relaciOn o vinculaciOn economica. 2.4.

Al resolver Ia controversia, se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusion (directo o indirecto) o de asociaciOn en el publico consumidor, teniendo en cuenta en esta valoracion que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonetica: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinaciOn de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tOnica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse tambien en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusiOn entre los signos confrontados16. b) Ortografica (gramatical): Se refiere a Ia semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuraciOn; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de Ia o las palabras, el nOmero de silabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusiOn sea más palpable u obvia17. c) Grafica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan18. d) Conceptual (ideologica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor identico y/o semejante19. 2.5.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:2° 16 Vease, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-IP2013, p. 5; y 519-IP-2015, p. 6. 17 Ibid. 18 Asi, la interpretacion prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12. 19 Ibid. 20 %/ease, por ejemplo, la interpretacion prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8. 10 a) La comparaciOn debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonetica, ortografica, grafica y conceptual. b) En la comparacion se debe emplear el metodo del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y despues el otro.

No es procedente realizar un analisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara en momentos diferentes. c) El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusion o asociaciOn. d) Al realizar Ia comparaciOn es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir como el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a Ia poblaciOn en general. 2.6. En relaciOn con esta Ultima regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiara en Ia imagen imperfecta que conserva en la memoria21.

Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles22. Adicionalmente, su nivel de atenci6n puede variar en funcion de la categoria de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento23. 21 Vease, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 129-IP2014, p. 12;

Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. 22 Vease, en ese sentido, la interpretaciOn prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektar TermekgyartO és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la UniOn Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26. 23 Vease, en ese sentido, la interpretacion prejudicial expedida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Union Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OH MI — Brauerei Schlosser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO — Mahou (Blue), asunto T-803/14, apartado 18. \Mese tambien la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars", asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estee Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27.

Vease asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisi6n de las Comunidades Europeas c/ Republica Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretaci6n de los Articulos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el TJCE desestimo el recurso interpuesto por la Comisi6n, apartado 11 2.7. Finalmente, cabe precisar que un signo es identico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo sera semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor24. 2.8.

Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento detemiinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir25. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.

En cambio, de existir dos signos identicos en su composiciOn pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podran ser perfectamente registrables26. 2.9. En atenci6n a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusiOn y/o de asociaci6n. 3.

Comparaci6n entre signos mixtas 3.1. El Tribunal analizara el presente tema en virtud de que, tanto el signo G (mixto), solicitado por GUESS?, INC, como la marca opositora, GG (mixta), registrada a favor de GUCCIO GUCCI S.P.A., son mixtas. 3.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento grafico, ya sea que, por su tamano, color, diseno y otras caracteristicas que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 11: "El Gobierno aleman considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentacian debido a la siguiente razon: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas". 24 Vease, en ese sentido, la interpretecion prejudicial emitida dentro del Proceso 316-IP-2015. 25 En ese sentido, la interpreted& prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015. 26 Asi, la interpretaci6n prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado. 12 3.3.

En consecuencia, una vez determinado cual es el elemento caractertstico del signo mixto, se debera tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 3.3.1. Si el elemento grafico es el preponderante en un signo yen el otro no, en principio no habria riesgo de confusion27; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 3.3.2.

Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para Ia comparacion de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:28 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en Ia mente de quien la observa. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente grafico, al efectuar el respectivo analisis de registrabilidad debera tenerse en cuenta Ia combinacion de colores y el grafico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de diferenciacion del signo solicitado a registro29.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos debera atender a Ia distincion de los elementos mencionados, pues Ia confusion bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideologica suele prevalecer. 3.4. Si de Ia comparacion resultare que el elemento caracteristico del signo mixto es el grafico, en principio, no existira riesgo de confusion con el signo denominativo y el cotejo debera enfocarse en las graficas correspond ientes. 3.5.

En este caso, entre los signos G (mixto), solicitado por GUESS?, INC, y Ia marca opositora, GG (mixta), al momento de comparar los signos se debera tener en cuenta que estan conformados por un elemento denominativo y uno grafico, debiendo establecerse cual es el predominante. 27 28 29 Vease, a modo referencia', la interpreted& prejudicial expedida dentro del Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10.

Vease, en ese sentido, la interpreted& prejudicial emitida dentro del Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11. Sobre esto se puede consultar Ia InterpretaciOn Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015. 13 3.6. En el analisis de una marca mixta se debera determinar que elemento, sea denominativo o grAfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Asi, la autoridad competente debera determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más caracteristico, o si lo es el elemento grafico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamario, color y colocacian de los elementos graficos, y tambien si estos ultimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.3° 3.7.

En el cotejo de dos signos figurativos debera atender a la distincian de los elementos mencionados, pues la confusi6n bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, asi como en la disposicion de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideolOgica suele prevalecer. 3.8.

Sobre la base de los criterios expuestos, se debera determinar el elemento caracteristico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios senalados en los puntos precedentes. 3.9. En congruencia con el desarrollo de esta InterpretaciOn Prejudicial, se debera proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusi6n y/o de asociaci6n que pudiera existir entre los signos en conflicto. 4.

Marcas conformadas por letras 4.1. En el presente caso, GUESS?, INC. solicit6 el registro de un signo mixto constituida por cuatro (4) letras "G" entrelazadas. En tal virtud, resulta conveniente analizar el tema de las marcas constituidas por letras que conforman el alfabeto del idioma espariol. 4.2. A este respecto, el Tribunal ha establecido que dos o más letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrOnimos), indicativas, genericas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto.

El mismo criterio es aplicable para combinaciones de nOmeros y letras31. 30 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016. 31 En ese sentido, la interpretaci6n prejudicial expedida dentro del Proceso 64-IP-2015 de 27 de mayo de 2015, p. 7. 14 4.3.

Como ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras o nOmeros, es posible citar, entre otros, XL para designar vestimenta, SOS para productos farmaceuticos, ABC para agendas o directorios, SDK (software development kit) para cierto tipo de software de programaci6n, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para baterias o servicios de hospedaje, TB para discos duros, M&A para servicios relacionados con fusiones y adquisiciones, GPS para localizadores o sistemas de posicionamiento global, i7 para computadoras, HD para monitores, GB para tarjetas de memoria, etc. 4.4.

En suma, el caracter distintivo de un signo compuesto por letras debera analizarse de acuerdo al producto o servicio que se pretende distinguir. En otras palabras, de ser arbitrario respecto al producto o servicio sera registrable; lo contrario ocurrira si el signo resulta descriptivo, generico o de use comun en relacion al respectivo producto o servicio. 4.5.

En ese sentido, si un signo compuesto por letras es asociado con los usos del comercio del producto o servicio que se pretende distinguir, su aptitud distintiva sera menor32. De igual manera, si dichas letras evocan, proxinna o estrechamente, alguna caracteristica del producto o servicio para el cual se solicita el registro, el caracter distintivo de este disminuira. 4.6.

Adicionalmente, Ia estilizacion tambien aumenta la aptitud distintiva de signos conformados por letras o nCimeros, o combinaciones de estos. En otras palabras, cuando la estilizacion sea tal que las letras o los nOmeros son secundarios al disetio del signo en su conjunto y, en consecuencia, a Ia percepcion general del signo, el caracter distintivo de este sera mayor33. 4.7.

Segim lo establecido en el Articulo 134 literal d) de la Decisi6n 486 pueden constituir marcas las letras y los nOmeros. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad contemplado en el Articulo 135 literal b) de Ia misma normativa. En consecuencia, se deberA evaluar Ia aptitud distintiva del signo solicitado, compuesto por letras, de conformidad con los criterios esbozados en la presente interpretaci6n prejudicial. 5.

La marca notoriamente conocida y su prueba. Irregistrabilidad de signos notoriamente conocidos por parte de terceros. Proteccion de Ia marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario 32 Vease, a titulo referencial e ilustrativo, las directrices de la Intellectual Property Office of New Zealand (IPONZ), "Practice Guidelines. Absolute grounds distinctiveness.

Section 18 of the Trade Marks Act 2002", Capitulo 8, "Letters and Numerals", disponibles en web: https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/practice-guidelines/current/absolute-groundsdistinctiveness/#jumpto-8 002e-letters-and-numerals7. 33 Ibid. 15 5.1. En virtud de que en el proceso interno se discute el caracter notorio de Ia marca GG (mixta), registrada a favor de GUCCIO GUCCI S.P.A., el Tribunal estima conveniente concluir analizando el presente tema. 5.2.

A este respecto, resulta pertinente tener en cuenta el Articulo 136 de Ia Decision 486 de la Comision de Ia Comunidad Andina, concretamente en Ia causal de irregistrabilidad prevista en su literal h), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (- -) h) constituyan una reproduccion, imitaciOn, traducciOn, transliteracion o transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusion o de asociaciOn con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucion de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." 5.3.

Como se advierte de la disposicion citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilucion de su fuerza distintiva o de su valor comercial. 5.4.

El Articulo 224 de la DecisiOn 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal por el sector pertinente en cualquier Pais Miembro, independientemente de Ia manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Articulo 228 de la misma Decision analiza algunos factores que se deberan tomar en cuenta para determinar Ia notoriedad de una marca. 5.5.

Adicionalmente, cabe senalar que la proteccion especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusion por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de Ia clase a que pertenezca el producto o servicios de que se trate y del territorio en que hays sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputacion de la marca 16 notoria, asi como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a Ia reputacion de aquella34. 5.6.

La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condicion35. Adernas, el reconocimiento de la notoriedad le corresponde a Ia autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Articulo 228 de Ia DecisiOn 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos de forma no taxativa en el articulo previamente citado36. 5.7.

Resulta esencial que Ia autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual Ia marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnacion sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere Ia norma cuando se ha registrado una marca37. 34 Vease, a modo referencial, la interpretacion prejudicial expedida dentro del Proceso 107-IP-2015, p. 15. 35 Vease, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro de los Procesos 08-IP-95, p.18, 25-IP-2011, p. 15, y 107-IP-2015, p. 15. 36 Decision 486 de Ia Comisi6n de Ia Comunidad Andina.

"Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomara en consideracion entre otros, los siguientes factores: a) b) c) d) e) g) h) i) k) 37 el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; la duraciOn, amplitud y extension geografica de su utilizaciOn, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; la duraci6n, amplitud y extension geogra fica de su promocion, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentaci6n en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de yentas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el piano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la protecciOn; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricacion, cornpras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca proteccion; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antiguedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero." Vease, a modo referencial, la interpretacion prejudicial expedida dentro del Proceso 66-IP-2015, p. 17. 17 5.8.

En relacion con la proteccian de los signos notoriamente conocidos, at resolver Ia presente controversia se debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar, de conformidad con los Articulos 136 literal h) y 226 literales a), b), y c) de Ia Decision 486:38 a) El riesgo de confusion es la posibilidad de que el consumidor at adquirir un producto piense que esta adquiriendo otro (confusion directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente at que realmente posee (confusion indirecta). b) El riesgo de asociacion es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, at adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacion o vinculacion econ6mica. c) El riesgo de dilucion es la posibilidad de que el use de otros signos identicos o similares cause el debilitamiento de Ia altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningun grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. d) El riesgo de use parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la accion se realice sobre productos o servicios que no tengan ningOn grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Proteccion de la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario. 5.9. Uno de los cambios normativos implementados por Ia Decision 486 consistio en establecer claramente el ambito de protecci6n de los signos notoriamente conocidos. Por un lado, elimino la referencia a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, defini6 claramente el concepto de signo notoriamente conocido39. 5.10.

De conformidad con lo anterior, bajo el regimen comun contenido en Ia Decision 486, un signo calificara como notoriamente conocido si es 38 39 Vease, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales emitidas dentro de los Procesos 35IP-2008, pp. 15-16, y 386-IP-2015, pp. 20-21. Vease, en ese sentido, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 87-IP-2013 de 5 de septiembre de 2013, pp. 31-32; el Proceso 30-IP-2014 de 10 de septiembre de 2014, pp. 22-23; y el Proceso 67-IP-2015 de 13 de mayo de 2015, p. 15. 18 reconocido como tal en cualquiera de los Paises Miembros.

El Articulo 224 debe leerse de forma sistematica con el 136 literal h), acarreando las siguientes consecuencias:4° a) En el regimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Paises Miembros, frente a una solicitud de registro de la marca tambien en cualquiera de los Paises Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusion, asociacion, dilucion y use parasitario. b) No se protege a los signos notoriamente conocidos en 'Daises extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad.

Sin embargo, no se negara Ia calidad de notorio de un signo por el solo hecho que no se encuentre registrado o en tramite en el Pais Miembro o en el extranjero41. 5.11 No obstante, lo anterior el regimen corn& de propiedad industrial, bajo el principio basic° de Ia buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro Ia transparencia en el mercado y la lealtad comercial.

Por lo tanto, Ia proteccion de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios es posible, de configurarse actos de competencia desleal por confusion con una marca notoriamente conocida y por aprovechamiento de Ia reputaci6n ajena (parasitismo), de conformidad con lo establecido en el Articulo 225 de Ia Decisi6n 48642; asi como cualquier otra circunstancia que permits inferir la mala fe al solicitar el registro en relacion a Ia marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario, de conformidad con los Articulo 137, 172 y 225 de la Decision 486. 5.12.

De conformidad con los criterios senalados precedentemente, se debera determinar el caracter notorio de Ia marca GG (mixta), registrada a favor de GUCCIO GUCCI S.P.A., al momento de la presentacion de la solicitud de registro de Ia marca G (mixta) por parte de GUESS?, INC. En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada Ia presente interpretaci6n prejudicial para ser aplicada por la 40 Ibid. 41 Decisi6n 486 de Ia CornisiOn de la Cornunidad Andina.

"Articulo 229.- No se negate la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) 42 no este registrado o en tramite de registro en el Pais Miembro o en el extranjero; Vease, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 67-IP-2015, pp. 16 y ss.; 30-IP-2014, pp. 24 y ss.; y el Proceso 87-IP-2013, pp. 33 y ss., ya citados. 19 Corte Consultante al resolver el proceso interno 1037 -2014, Ia que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 Offal° tercero de su Estatuto.

La presente interpretacion prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el Ultimo parrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia L sa Ayllon Quinteros MAGISTRADA Hernan mbraTid TRADO erc an etei( STDA - Hugo Ramiro Gome pac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Hernan 4:i40 " - • mbrano SIDENTE Gustav Garcia fit() SEaRETARIO Notifiquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretacion Prejudicial a Ia Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicaciOn en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20