TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 240-IP-2016 Asunto: Interpretacion Prejudicial Consultante: Secci6n Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de Ia RepOblica de Colombia Expediente interno del Consultante: 2012-00112 Referencia: Signos involucrados: 24 WALKS (denominativo) y CALZADO WAL S LTD. y WALS (mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllon Quinteros VISTOS El Oficio 2198, recibido el 23 de mayo de 2016, mediante el cual Ia Secci6n Primera de Ia Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de Ia RepUblica de Colombia solicita Interpretacion Prejudicial de los articulos 135 literal b) y 136 literales a) y b) de la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00112; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitio a tramite la presente Interpretacion Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Panes en el proceso interno 1 Demandante: CALZADO WALS LTDA. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Republica de Colombia. Tercero interesado: ORREGO GOMEZ S. SUCESORES EN C.S. 2. Hechos relevantes 2.1. El 30 de agosto de 2006, ORREGO GOMEZ S. EN C. S. SUCESORES (en adelante, ORREGO) solicito el registro del signo 24 WALKS (denominativo)1 para distinguir productos comprendidos en Ia Clase 252 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificacion Internacional de Niza). 2.2.
Publicado el extracto de Ia solicitud en la Gaceta de Ia Propiedad Industrial 569, no se presentaron oposiciones en su contra. 2.3. El 9 de marzo de 2009, mediante Resolucion 6613, la Jefe de la Division de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) concedio el registro del signo 24 WALKS. 2.4.
El 9 de marzo de 2012, CALZADO WALS LTD. (en adelante, CALZADO WALS), interpuso demanda en accion de nulidad en contra de la Resolucion 6613, fundamentada en el registro de su nombre comercial CALZADO WAL S LTDA. (mixto) bajo el Certificado 15199, para amparar actividades relacionadas con las Clases 15, 25, 40 y 42 de la ClasificaciOn Internacional de Niza3, asi como de la marca WALS (mixta)4 para identificar productos de la Clase 255.
Expediente interno 06 085814. 2 Vestidos con inclusion de botas, zapatos y zapatillas. 3 Compra, yenta, importaci6n, exportacion, transformacion y confecci6n de toda clase de mercancias comprendidas dentro del ramo o actividad del cuero o de cualquier sustituto para la fabricacion de calzado, la realizacion de operaciones de comercio exterior y principalmente la promocion y comercializacion de toda clase de calzado y afines, asi como de sus materias primas, bien sea de cuero o sustitutos, en los mercados externos. La representacion de casas comerciales o industriales, nacionales o extranjeras dedicadas a la misma actividad del cuero o sustituto, prestar servicios de asesoria, consultoria y capacitacion en la confeccion, transformacion, manufacturera del cuero o cualquier sustituto para la fabricaci6n de calzado, actividades comprendidas en las Clases 18, 24, 40 y 42 de la Clasificacion Internacional de Niza. 4 Certificado 297538 5 Vestidos, calzado, sombrereria. 2 Nombre Comercial CALZADO WALS LTDA. Marca WALS (mixta) 2.5.
El 2 de diciembre de 2015, Ia Seccion Primera de Ia Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, RepUblica de Colombia, suspendio el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal Ia Interpretacion Prejudicial de los articulos 135 literal b) y 136 literales a) y b) de la Decision 486. 3. Argumentos de Ia Accion de Nulidad planteada por CALZADO WALS 3.1.
Es titular del Nombre Comercial CALZADO WALS LTDA. (mixto) y de la marca WALS (mixta) para Ia Clase 25 de Ia Clasificacion Internacional de Niza. 3.2. El signo concedido 24 WALKS (denominativo) incurre en Ia causal de irregistrabilidad del Articulo 135 literal b) de Ia Decision 486, al carecer de distintividad, ademas de ser contrario al Articulo 136 literales a) y b) de la misma norma andina. 3.3.
La SIC no debio permitir el registro del signo 24 WALKS (denominativo) por Ia existencia previa del Nombre Comercial CALZADO WALS LTDA. (mixto) y de la marca WALS (mixta), al existir riesgo de confusion entre los signos en conflicto. 3 3.4. Si bien los signos prioritarios son mixtos, lo que resalta es Ia parte denominativa, Ia cual guarda estrecha similitud respecto del signo solicitado. 3.5.
El signo concedido 24 WALKS (denominativo) es practicamente igual a los signos prioritarios de propiedad de CALZADO WALS. 3.6. Si bien el signo 24 WALKS (denominativo) inicia por el nOmero 24, el mismo es un signo debil y no le otorga distintividad respecto de los signos de CALZADO WALS. 3.7. Los signos en conflicto amparan los mismos productos, por lo que genera confusi6n directa e indirecta en el pUblico consumidor. 4.
Argumentos de la contestacion a Ia Accion de Nulidad por parte de Ia SIC 4.1. La SIC no ha incurrido en violacion alguna de las normas contenidas en Ia Decisi6n 486. 4.2. Aplicando las reglas y criterios por la doctrina para el estudio de registrabilidad se considero que entre los signos mixtos WALS y 24 WALKS denominativo, que identifican productos de la misma clase, el signo solicitado, no es capaz de generar riesgo de confusiOn o de asociacion en el consumidor. 4.3.
El signo solicitado 24 WALKS (denominativo) frente a la marca registrada WALS (mixta) contiene silabas que le otorga distintividad en su pronunciacion, permitiendo observar que no existen semejanzas entre uno y otro que Ileven a pensar en una posible confusi6n at consumidor, por lo cual, no comparte con los argumentos de la demandante. 4.4.
En vista de que entre los signos en conflicto no existe similitud posible de crear riesgo de confusi6n en el mercado, pueden coexistir en el mercado con los signos de propiedad de Ia actora. 5. Argumentos de la contestackin por parte de ORREGO 5.1. El signo 24 WALKS (denominativo) si cumple con todos los requisitos para ser registrada como una marca, al ser capaz de identificar los productos que vende para Ia Clase 25 de Ia Clasificacion Internacional de Niza. 5.2.
Su signo concedido posee fuerza distintiva o fuerza diferenciadora para distinguirse entre los demas competidores de Ia misma clase, por lo que es apto para haber sido registrado. 4 5.3. La autoridad nacional at realizar el analisis de registrabilidad atendiendo a los criterios de la ley y la jurisprudencia andina, determine) que el signo 24 WALKS (denominativo) era viable de registro. 5.4.
El signo 24 WALKS (denominativo) esta conformado por elementos opuestos a los signos de propiedad de CALZADO WALS, sin que deje la misma impresion, por lo tanto, no existe riesgo de confusion. 5.5. En el signo solicitado prevalece Ia palabra WALKS que en idioma ingles proviene del verbo "caminar". 5.6. El producto especial que ampara esta destinado a la linea de zapatos para caballeros, y evoca a un caminante durante las 24 horas del dia, con zapatos con Ia marca 24 WALKS, por lo que no existe confusi6n conceptual respecto de los signos WALS.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretacion Prejudicial de los articulos 135 literal b) y 136 literales a) y b) de la Decision 4866 de la Comisi6n de Ia Comunidad Andina. Procede la interpretaci6n solicitada unicamente del Articulo 136 literales a) y b), al tratarse el caso interno sobre irregistrabilidad por confusi6n de un signo con una marca registrada y un nombre comercial prioritarios. 2.
No se analizara el Articulo 135 literal b), at no tratarse de la irregistrabilidad de un signo por falta de distintividad absoluta. 6 "Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que: (—) b) carezcan de distintividad; ( )" "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idanticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusi6n o de asociaci6n; b) sean idanticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rotulo o ensefia, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusi6n o de asociaci6n;
(—)" 5 3. De oficio se interpretaran los articulos 190, 191 y 193 de Ia Decision 4867, para analizar Ia figura del nombre comercial y su protecciOn. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonetica, ortografica, figurativa o grafica, conceptual o ideologica. Riesgo de confusion directa, indirecta y de asociaci6n.
Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparacion entre signos denominativos compuestos y mixtos. 3. El nombre comercial, su proteccion y su prueba de uso. 4. Palabras en idioma extranjero. D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonetica, ortografica, figurativa o grafica, conceptual o ideologica.
Riesgo de confusion directa, indirecta y de asociaci6n. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo 24 WALKS (denominativo) es confundible con el Nombre Comercial CALZADO WAL S LTDA. (mixto) y Ia marca WALS (mixta) por lo que es pertinente revisar el Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, el cual concretamente en las causales de irregistrabilidad previstas en sus literales a) y b), manifiesta que: "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para 7 "Articulo 190.- Se entendera por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad econOtnica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
Una empresa o establecimiento podra tenor más de un nombre comercial. Puede constituirnombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominaciOn social, razOn social u otra designacion inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas juridicas, pudiendo ambas coexistir".
"Articulo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en of comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa". (- •.) "Articulo 193.- Conforme a la legislaciOn interna de cada Pais Miembro, el titular de un nombre comercial podra registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.
El registro o depOsito tendra caracter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirira en los terminos previstos en el articulo 191". 6 los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusi6n o de asociacion; ( )" b) sean identicos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rotulo o ensena, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusiOn o de asociacion;
(--)" 1.2. Conforme se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusion (directa o indirecta) y/o riesgo de asociacion en el pUblico consumidor, como asi lo ha precisado el Tribunal en multiples Interpretaciones Prejudiciales8. 1.3.
En cuanto at riesgo de confusion, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que esta adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee9. 1.4. En cuanto al riesgo de asociacion, este acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, at adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacion o vinculacion economical°. 1.5.
Por lo tanto, para resolver Ia controversia se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusion (directa o indirecta) y/o de asociacion en el pOblico consumidor, teniendo en cuenta en esta valoracion que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1. 8 Fonetica: Se refiere a Ia semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
Puede darse en la estructura silabica, vocal, consonante o tonica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusion se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. Se destacan las siguientes: Interpretacion Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretacion Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretacion de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.
Proceso 397-IP-2015. 10 Ibidem. 7 1.5.2. Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuraciOn, esto es, tomando en cuenta la impresion visual de los signos en conflicto. 1.5.3. Figurativa o grafica: Se refiere a la semejanza de elementos graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4.
Conceptual o ideologica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor identico y/o semejantel 1 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivosl 2: 1.6.1. La comparacion debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonetica, ortografica, figurativa y conceptual. 1.6.2.
En la comparaci6n se debe emplear el metodo del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y despues el otro. No es procedente realizar un analisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara en momentos diferentes. 1.6.3. El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en estas es donde se puede percibir el riesgo de confusi6n o de asociaci6n. 1.6.4.
Al efectuar Ia comparacion en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir corm el producto o servicio es percibido por el public° consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursion del mismo en riesgo de confusion o de asociaci6n.
De acuerdo con las maximas 1.6.5. De Ia experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atencian puede ser de variable percepcion en relacion con la categoria de bienes o productos, lo cual debe tenerse en 11 Ibidem. 12 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en multiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretacion Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretacion Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 8 cuenta al apreciar la posible percepcion que tendria el public° consumidor de los productos que identifican los signos en conflicto. 1.7.
En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusi6n y/o de asociacion. 1.8. Sin embargo, no seria suficiente basar Ia posible confundibilidad Cinicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el analisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 2.
Comparacion entre signos denominativos compuestos y mixtos 2.1. Como Ia controversia es respecto a la presunta confusi6n entre el signo 24 WALKS (denominativo) y el Nombre Comercial CALZADO WAL S LTDA. (mixto) y la marca WALS (mixta) se abordara en este acapite este tema. 2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en Ia mente del consumidor, tambien puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento grafico, ya sea que, por su tamatio, color, diseno y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.
En consecuencia, una vez que se haya determinado cual es el elemento predominante del signo mixto, debera tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo13 entre los mismos: 13 2.3.1. Si el elemento grafico es el preponderante. En principio no habria riesgo de confusi6n. 2.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo debera realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretacion Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretacion Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014. 9 2.3.2.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonetica. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una funcion diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender como el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.2. Se debe tener en cuenta Ia silaba tonica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posicion, es identica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. 2.3.2.3.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica Ia sonoridad de Ia denominacion. 2.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera mas fuerte en Ia mente del consumidor, pues esto mostraria como es captada Ia marca en el mercado. 2.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo en ambos signos es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en Ia distintividad del conjunto marcario, en cuya direcci6n son aplicables los siguientes parametros14: 2.4.1.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordaci6n en el publico consumidor. 2.4.2. Impact° en Ia mente del consumidor de conformidad con Ia extension de Ia palabra. Las palabras más codas, por lo general, tienen mayor impacto en Ia mente del consumidor. 2.4.3.
Impacto en Ia mente del consumidor de conformidad con Ia sonoridad de Ia palabra. Entre más fuerte sea Ia sonoridad de Ia palabra podria tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4. Analizar si Ia palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea Ia proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendra un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra debil no tendria relevancia en el conjunto. 14 Se destaca la siguiente providencia: Interpretacion Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, Interpretacion Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretacion Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015. 10 2.4.5.
Analizar si la palabra es generica, descriptiva o de uso comOn. Las palabras genericas, descriptivas o de uso comOn se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1. Si Ia palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendra mayor relevancia. 2.4.6.2 Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3 Se debe analizar cualquier otra situacion que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.5.
En congruencia con el desarrollo de esta Interpretacion Prejudicial, se debera proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusion y/o de asociaciOn que pudiera existir entre los signos en conflicto. 3. El nombre comercial, su protecci6n y su prueba 3.1. Afirma Ia actora CALZADO WALS que es titular prioritario del Nombre Comercial CALZADO WAL S LTDA. (mixto), el cual es similar a Ia marca concedida 24 WALKS (denominativa).
En este sentido se analizara la protecci6n del nombre comercial. 3.2. El Articulo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el titulo X de la Decisi6n 486 de Ia Comisi6n de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el dep6sito y la proteccion del nombre comercia115. 3.3. El Articulo 190 de la DecisiOn 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: 3.3.1. 15 El objetivo del nombre comercial es diferenciar Ia actividad empresarial de un comerciante determinado.
Proceso 40-IP-2013. 11 Si bien Ia norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es Ia enseila comercial, cuyo tratamiento se da en el titulo XI de la Decisi6n 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisi6n ( ). 3.3.1.1.
Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. 3.3.1.2. El nombre comercial es independiente de la razon social de la persona juridica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razon social y un nombre comercial identico a esta, o tener una razon social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. 3.3.1.3.
El nombre comercial puede ser multiple, mientras que Ia razon o denominacion social es Unica; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razon social". 3.4. En el caso en analisis, se debera definir si en efecto el nombre comercial CALZADO WAL S LTDA. cumplen con lo antes expuesto. Momento a partir del cual se genera la proteccion del nombre comercial. 3.5.
Los articulos 191 a 193 de la Decision 486 establecen el sistema de proteccion del nombre comercial. 3.6. De conformidad con estas normas, la protecci6n del nombre comercial goza de las siguientes caracteristicas: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto, quiere decir que el deposito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo.
El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actUa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial debera probar su uso real, efectivo y constante. El uso constante teniendo en cuenta la naturaleza de los productos comercializados. El uso es real es aquel que se presenta de facto en el mercado, es decir, en la practica misma del intercambio de bienes y servicios.
Y es efectivo es aquel que corresponde con la naturaleza del producto y su modalidad de comercializacion. El Tribunal ha 12 determinado quO se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, asi como los parametros de su prueba, de la siguiente manera: "El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protecciOn del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los terminos siguientes: Por tanto, la obligaciOn de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de proteccion del nombre en algan hecho concreto, sin el cual no existiria ninguna seguridad juridica para los competidores ( ) de manera que la protecci6n otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relaciOn al establecimiento o a la actividad econOmica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificaci6n efectiva de dicho nombre con las actividades econOmicas para las cuales se pretende el registro." (Proceso 45-IP-98.
Interpretacion Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000). c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo identico o similar, podra oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusi6n y/o de asociaci6n en el pUblico consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo identico o similar, podia oponerse a dicho uso si este puede causar riesgo de confusi6n o de asociacion. 3.7.
A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, en el que el derecho surge del registro, el de proteccion del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripcion o dep6sito, sino con su primer uso. Adernas, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. 3.8.
Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaria ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabria ningOn derecho sobre el 13 primero. Lo anterior, por cuando dicho signo, aunque registrado, no tendria relaciOn con el public° consumidor. 3.9.
La funci6n de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relacion con el pUblico consumidor y, por otro, una herramienta para que Ia oficina de registro marcario haga su analisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo analisis de registrabilidad, debera tener en cuenta los nombres comerciales registrados16. 3.10.
El uso del nombre comercial podra demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoria que demuestren Ia regularidad y Ia cantidad de Ia comercializacion de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 3.11. Asimismo, constituiran uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en yenta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicacion empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 3.12.
En conclusion, el uso es el elemento esencial para Ia protecciOn de un nombre comercial, por lo que en el caso en concreto se debera analizar desde cuando Ia actora use en el mercado el nombre comercial CALZADO WAL S LTDA. y que dicho uso se era real, efectivo y constante en el mercado, y si no era similar o identico a otros en el mercado, para asi determiner si era protegible por el ordenamiento juridic° comunitario andino. 4.
Palabras en idioma extranjero 4.1. En atenci6n a que el signo solicitado para registro se encuentra conformado por Ia expresion WALKS17, se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformaci6n de una marca. 4.2. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento comim, son considerados signos de fantasia y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 16 Revisar Proceso 99-IP-2014. 17 Traduccion de WALKS es CAMINA, fuente: https://translate.google.es/#en/es/walks 14 4.3.
No seran registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoria del publico consumidor o usuario y, si, ademas, se trata exclusivamente de vocablos genericos, descriptivos o de use comOn en relaciOn con los productos o servicios que se pretende identificar. 4.4.
Cuando la denominacion se exprese en idioma que sirva de raiz al vocablo equivalente en el idioma castellano al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad debera medirse como si se tratara de una expresion local18. 4.5. Al momento de analizar el signo solicitado, se debera analizar si en efecto la palabra WALKS es de conocimiento generalizado entre el pUblico consumidor y que se lo identifica como CAMINA lo cual podria influir en el analisis de la similitud ideologica.
En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada Ia presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2012-00112, Ia que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creaci6n del Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopci6n de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo parrafo del Articulo 90 del Estate del Tribunal. //) (A Cecilia L isa Aylionteros MAGISTRADA erc an STRADA Hernan AGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario. 18 Proceso N° 69-IP-2001.
InterpretaciOn Prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002. 15 Herngr om ambrano --PRESIDENTE — Gu-stavd- arcia n o SECRETARIO Notifiquese a Ia Corte Consultante y remitase copia de Ia presente Interpretacion Prejudicial a Ia Secretaria General de Ia Comunidad Andina para su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16