4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 255-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 con sede en Quito, República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2013-2766 (antes, 9647-CSA) Referencia: Signos involucrados: KINKOS + logotipo (mixta) y KINKOS, KINKO'S y KINKOS.COM Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 4978-S-TDCA-No.1, recibido el 30 de mayo de 2016, mediante el cual la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 con sede en Quito, de la República del Ecuador, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811- 2013-2766 (antes, 9647-CSA); y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno SS 2.1. 2.2. Demandante: KINKO'S VENTURE Demandado: INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI) PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Tercero interesado: INVERUM S.A. Hechos relevantes El 11 de abril de 2001*, INVERUM S.A. (en adelante, INVERUM) solicitó el registro del signo KINKOS + LOGOTIPO (mixto)? para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35* del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
Kimkos Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Intelectual 435, el 28 de junio de 2001, KINKO'S VENTURE INC. (en adelante, KINKO'S VENTURE), presentó oposición fundamentada en la titularidad de las marcas notoriamente conocidas KINKO'S, KINKOS y KINKOS.COM, para las Clases Internacionales 9, 16, 351, 38 y 425, registradas en Colombia, y de acuerdo con el Artículo 147 de la Decisión Dato obtenido del expediente original del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, al igual que la gráfica.
Expediente interno 112776/2001. Servicios de agencia de publicidad. Servicios de fotocopiado; servicios de digitación y de procesamientos de textos; servicios de transmisión de fax, alquiler de maquinaria y equipo de oficina; fotocopiado, servicios de digitación y de procesamiento de textos, servicios de transmisión de fax, alquiler de maquinaria y equipo de oficina; reproducción y compilación de documentos para otros.
De la revisión del expediente no se ha podido encontrar la naturaleza de los signos opositores ni qué productos y servicios amparan, excepto el de la Clase 35, detallado en el pie de página 3. 2 2.3. 2.4. 2.5. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4.1. 4.2. 486, para legitimar su interés real en el mercado ecuatoriano, el 26 de junio de 2008, solicitó el registro de las marcas antes detalladas en el Ecuador.
El 20 de mayo de 2002, mediante Resolución 980205, el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar la oposición y conceder el registro del signo KINKO“S + LOGOTIPO (mixto). El 30 de septiembre de 2002, KINKO'S VENTURE presentó demanda contencioso administrativo en contra de la Resolución 980205. El 31 de mayo de 2013, la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo emitió auto en el que, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial artículos 134, 136 literal a) y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual fue ratificado por auto de 5 de mayo de 2016.
Argumentos de la demanda planteada por KINKO"S VENTURE. El signo KINKOS + LOGOTIPO (mixto) no es suficientemente distintivo por la existencia de las marcas prioritarias de su propiedad. El elemento que más resalta en el signo solicitado es la palabra KINKOS, la que es idéntica a la marca de propiedad de mi representada. Las marcas KINKOS, KINKO'S y KINKOS.COM son famosas y notoriamente conocidas en muchos países del mundo.
Dada la identidad fonética, visual, ortográfica e ideológica entre el signo solicitado y las marcas prioritarias, llevaria inevitablemente a que la coexistencia de las marcas ocasione grave perjuicio a la titular de las marcas registradas y la dilución y prestigio de los signos notorios. La solicitud de registro del signo KINKOS + LOGOTIPO se ve obstaculizada por el uso anterior y la notoriedad de las marcas KINKOS de propiedad de KINKO'S VENTURA.
En la resolución impugnada el Director Nacional de Propiedad Industrial olvidó pronunciarse sobre la notoriedad de las marcas opositoras. Argumentos de la contestación a la demanda por parte del Presidente del IEPI Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda. Legitimidad del acto impugnado. 4.3. 4.4. 5.1. 5.2. 6.1. 6.2. 6.3.
Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal. Se rechace la demanda. Argumentos de la contestación a la demanda por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial La marca KINKOS + LOGOTIPO está destinado a proteger “servicios de agencia de publicidad” para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la marca registrada KINKO'“S protege: “servicios de fotocopiado; servicios de digitación y de procesamientos de textos; servicios de transmisión de fax, alquiler de maquinaria y equipo de oficina; fotocopiado, servicios de digitación y de procesamiento de textos; servicios de transmisión de fax, alquiler de maquinaria y equipo de oficina; reproducción y compilación de documentos para otros” comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, servicios de la Clase 38 y productos de la Clase 16, por lo tanto se tratan de servicios de distinta naturaleza que no guardan relación con los servicios que brindaría la actora y no daría lugar a confusión en el público consumidor.
El signo solicitado cumple con el Artículo 134 de la Decisión 486 y no está incurso en la prohibición del Artículo 136 literal a) de la norma antes citada. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la Procuraduría General del Estado El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (en adelante, el lEPI) es una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, cuyo representante legal es su Presidente.
Las entidades y organismos del sector público e instituciones autónomas con personería jurídica, comparecerán por intermedio de sus representantes legales o procuradores judiciales. Corresponde al representante legal del IEPI| comparecer directamente a juicio. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial artículos 134, 136 literal a) y 147 de la Decisión 486% de la Comisión de la Comunidad “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. 4 Andina. Procede la interpretación solicitada únicamente del Artículo 136 literal a), no se analizará el Artículo 134 ya que no se revisarán los requisitos para el registro de una marca ni del 147 ya que el caso en concreto no se profundiza sobre la oposición y el legítimo interés. De oficio se interpretarán los artículos 136 literal h), 224, 228 y 229 de la Decisión 486” para analizar el tema de la notoriedad de las marcas registradas.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; 9) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(y “Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el articulo anterior, se entenderá que también tienen legitimo interés para presentar oposiciones en los demás Paises Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.
En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Paises Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.
La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Paises Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente”.
“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” 5 SS C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Pon Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud, fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. La marca notoria su protección y prueba. La oposición andina. Conexión competitiva entre productos y servicios las clases 35 y 9, 16, 35, 38 y
42. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud, fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”, (..) “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) 9) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) d) el valor de toda inversión efectuada para promoverto, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la protección; f 1 el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, ) 1) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca protección;
Dj) los aspectos del comercio internacional; o, k) K) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero", Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pais Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pais Miembro; o, c) nosea notoriamente conocido en el extranjero.
SS 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Como en el proceso interno se discute si el signo KINKOS + LOGOTIPO (mixto) es confundible con las marcas KINKO"S, KINKOS y KINKOS.COM es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )” Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales$.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee?. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica?”, Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 10 Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-1P-2006;
Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-1P-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. Proceso 397-1P-2015. Ibidem. >» 1.6. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.
Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante!!, Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos??: 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en 31 Ibidem.
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 8 4 S 1.7. 1.8. 2. 2.2. 2.3. 2.4. riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos que identifica el signo solicitado.
En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
La marca notoria, su protección y prueba Afirma la compañía actora que sus marcas KINKO“S, KINKOS y KINKOS.COMI son notorias y que dicho argumento no fue apreciado por la autoridad al momento de resolver el trámite de oposición, por lo que se analizará este aspecto. La Decisión 486 en su Artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente??, El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha 13 Proceso 35-1P-2013, 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria!4, Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo?*.
La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, asi como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquellaíS, La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status!”.
Reconocer la notoriedad corresponde a la autoridad nacional competente con fundamento en el Artículo 228 de la Decisión 486. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta?8: a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector, Asimismo, este Tribunal considera que, dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer Proceso 66-IP-2015.
Proceso 120-1P-2006. Proceso 212-1P-2015. Proceso 107-IP-2015. Ibidem. 10 2.9, 2.10. preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.!? En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgos: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad?", En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario??. 2.10.1.
El riesgo de confusión, es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 2.10.2. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 2.10.3.
El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 2.10.4.
Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 19 21 Proceso 17-IP-96, publicado en la G.0.A.C. 253 de 7 de marzo de 1997.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 178-IP-2015. Proceso 86-iP-2015. 11 2.11. En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor (i) Al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro; (ii) No tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido, (iii) Piense que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación?2, 2.12.
La marca notoria será protegida si además de comprobar la notoriedad se demuestra alguno de los riesgos antes mencionados. Se deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de las marcas KINKO“S, KINKOS y KINKOS.COM. Protección en relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca notoria 2.13.
El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia”. 2.14.En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XIl de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el Artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido?*, 2.15.
El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el Artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria?*. 2.16.
En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el Articulo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo 2 24 25 Ibidem. Proceso 67-1P-2015. Ibidem. Ibidem. 12 3.1. sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros, 2.17.
Y que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado”. 2.18.
Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el Artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos O servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro*, 2.19.
La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que, aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina??.
La oposición andina Dentro del expediente interno se puede verificar que KINKO'S VENTURE planteó oposición en contra del signo KINKOS y logotipo sobre la base del registro de sus marcas KINKO“S, KINKOS y KINKOS.COM registradas en Colombia, y para legitimar su interés, el 26 de junio de 2008 solicitó el registro de los signos antes detallados en la República del Ecuador, por lo que es pertinente referirse al tema de la oposición andina. 2 28 29 Ibidem.
Ibidem. Ibidem. Ibidem. 13 SS 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Los derechos de propiedad industrial son de naturaleza territorial, como se constata de la normativa interna de un buen número de países, en las que a su vez se prevén algunas excepciones a este principio, tal como sucede con la figura de la oposición andina. En igual sentido, los tratados multilaterales reconocen expresamente la naturaleza territorial de estos derechos; inclusive aquéllos por medio de los cuales se crean sistemas internacionales de registro.
Por lo tanto, “La propiedad intelectual es territorial; en atención a ello, patentes, marcas y derechos de autor son protegidos país por país, en ocasiones a nivel regional, pero nunca a escala global”, La segunda excepción al principio de territorialidad la constituye la “oposición andina”, regulada en el artículo 147 de la Decisión 486.
La Decisión 486, en el Artículo 147, amplia el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando con esto el principio de territorialidad en el derecho de marcas, ya que es posible, igualmente presentar oposiciones en un País Miembro con base en solicitudes o en registros marcarios concedidos en los demás Paises Miembros**. De acuerdo al Artículo 147, tendrá legítimo interés para presentar oposiciones en cualquiera de los Países Miembros, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.
En este último caso para que prospere esta oposición es necesario que el opositor demuestre su interés real y efectivo en el mercado del País Miembro donde está interponiendo la oposición. La forma de demostrar este interés es solicitando el registro de la marca al momento de interponer la oposición. Lógicamente esta oposición se presentará dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación?.
Si la oposición, se basa en una marca ya registrada en cualquiera de los Países Miembros, la oficina nacional competente podrá denegar el registro del signo solicitado. Esta facultad, constituye una discrecionalidad reglada de la oficina nacional competente, quien después de hacer el examen de registrabilidad entre el signo solicitado a registro y la marca registrada con fundamento en la cual se 31 Marco Matías Alemán, “El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial frente a dos nuevas realidades: globalización e internet”, Revista de Derecho Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, Universidad de los Andes, Revista 4, junio de 2010, pp. 1-21.
Proceso 46-1P-2007. Proceso 40-1P-2010. 14 3.7. 3.8. 4.1. 4.2. presentaron las oposiciones, y, tomando en cuenta el riesgo de confusión y/o de asociación concederá o negará el registro solicitado*. En el caso de que la oposición se base en una solicitud de registro, previamente solicitada en cualquiera de los Países Miembros, lo que conlleva la obligación de solicitar el registro en el País en el que presenta la oposición, se suspenderá el registro del signo solicitado con posterioridad por la otra parte hasta que se resuelva el registro del signo opositor.
Igual que en el caso anterior, es una facultad discrecional reglada de la oficina nacional competente, conceder o negar el registro de los signos, basándose en un examen de registrabilidad**. El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (Artículo 147), En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar un interés real en el mercado del Pais Miembro donde haya formulado la oposición, Conexión competitiva entre los productos y servicios de las clases 35 y 9, 16, 35, 38 y 42 En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado KINKOS + LOGOTIPO (mixto), para amparar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, es confundible con las marcas KINKO'S, KINKOS Y KINKOS.COM para la Clase 37, por lo que es preciso analizar este tema.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.3 Ibídem. Ibidem. Proceso 153-1P-2004, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de tos productos o servicios indicados expresamente.” 15 4.3. Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos y servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos o servicios a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos y servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.3” Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Silos productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza? Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorias o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines3?%, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.
Es posible Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 4.4. indicios o criterios (Subrayado agregado) 37 10 de junio de 2016. 3 39 El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.
Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-1P-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13. 16 considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios.
Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican ta existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.“ En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.*! Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro“.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus caracteristicas, su 40 41 42 Esto es, tomando en cuenta las caracteristicas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. De modo referencial ver, Proceso 68-1P-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.
Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA”. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https://books.google.com.ec/books?id=Id8l68bW3eoC8pg=PA2478dq=microeconomia tefecto+sustitucion8hi=esé:sa=X8ved=0ahUKEw¡QmbylUus3MAhXIHR4KHRxZAXCQGAEIJTA Citv=onepageg.q=microeconomia%20efecto%20suslitucionáf=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 17 finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 4.5.
Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.
Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva.* En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-2766 (antes, 9647-CSA), la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. NA, YA EElÓ — Cecilia Luisa Ayllón Quinteros ercha a hue MAGISTRADA E MAGISTRADA ) JU 5 Ver Interpretaciones prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 18 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifiquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19